Descrizione negata: eccezione sperimentale per la ricerca universitaria e onere di deposito del know-how

Non sussiste il fumus per la concessione della descrizione, né delle misure cautelari, rispetto all’attività di ricerca svolta da un’università nell’ambito di un progetto sperimentale destinato tutt’al più alla realizzazione e sperimentazione di un prototipo, anche se avente a oggetto l’invenzione brevettata, perché opera l’eccezione dell’art. 68, comma 1, lett. a-bis), c.p.i. Il discrimine tra attività sperimentale lecita e illecita non risiede negli scopi commerciali dello sperimentatore, impliciti in una certa misura nella ricerca, ma nell’idoneità astratta della sperimentazione a conseguire un progresso tecnico, salvi i diritti del titolare sulle invenzioni dipendenti; la mera eventualità che i risultati della ricerca siano in futuro utilizzati dall’impresa partner per realizzare prodotti contraffattori non giustifica un giudizio di illiceità.

Una volta brevettata, l’invenzione non può ritenersi segreta o riservata, perché la disciplina brevettuale si fonda sulla rivelazione della struttura dell’invenzione: le caratteristiche oggetto di brevettazione, a prescindere dalla validità del brevetto, non possono essere tutelate come segreti commerciali né essere soggette a vincoli di riservatezza tra le parti. Possono continuare a essere protette come know-how segreto soltanto specifiche tecniche ulteriori, non desumibili dal testo brevettuale né comprese nello stato della tecnica, delle quali il ricorrente deve allegare la sussistenza, il contenuto e la rilevanza ai sensi dell’art. 98 c.p.i.

Quando venga lamentata la violazione di segreti commerciali ex artt. 98 e 99 c.p.i., è onere del ricorrente depositare in giudizio sin dalla proposizione del ricorso, eventualmente in forma secretata, le informazioni costituenti il know-how segreto di cui assume l’illecita sottrazione o utilizzazione, con una sintetica descrizione dei requisiti dell’art. 98 c.p.i. L’assolvimento di tale onere è necessario per la delibazione delle domande cautelari, per la verifica dei presupposti di accesso alla descrizione e per il suo corretto espletamento, perché consente di accertare se le informazioni tutelabili si trovino effettivamente nella disponibilità del resistente o siano state da questo utilizzate in difformità dagli accordi, anche quando la conferma della descrizione si limiti al vaglio esterno dei documenti raccolti.

La nozione contrattuale di «informazioni proprietarie» contenuta in un accordo di riservatezza (NDA), che comprenda tutte le informazioni qualificate come tali dalla parte che le divulga, indipendentemente dall’adozione di ragionevoli misure di segretezza e senza garanzie sulla loro accuratezza e completezza, non coincide con quella di segreto commerciale tutelabile ex art. 98 c.p.i., perché vi rientrano informazioni la cui divulgazione rileva soltanto come inadempimento contrattuale. La genericità dell’NDA non consente quindi di individuare il know-how segreto per la cui tutela si chiede la descrizione.

La descrizione giudiziale ex art. 129 c.p.i. è un rimedio di istruzione preventiva finalizzato all’accertamento delle violazioni dei diritti di proprietà industriale, e non di violazioni riconducibili unicamente a inadempimenti contrattuali o ad atti di concorrenza sleale non interferente. L’accesso al rimedio richiede quindi un vaglio, sia pure sommario, della titolarità in capo al ricorrente delle privative e della loro violazione, perché la descrizione pone delicati problemi di tutela della riservatezza delle informazioni del resistente massivamente acquisite e consente un accesso privilegiato alla prova dell’illecito.

La clausola arbitrale contenuta nei contratti di fornitura tra le parti non esclude la giurisdizione del giudice ordinario sul ricorso per descrizione e misure cautelari, attesa la natura cautelare del procedimento e l’allegazione di violazioni non solo contrattuali ma anche extracontrattuali.

La descrizione giudiziale rappresenta un rimedio sia di istruzione preventiva, in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al giudizio di merito cui è direttamente strumentale, sia di natura cautelare, essendo la sua concessione subordinata all’allegazione di fatti e circostanze in base ai quali poter ritenere, sulla scorta di un giudizio ex ante e non ex post, ragionevole il sospetto circa i denunciati illeciti.