Capacità distintiva del marchio di forma e associazione esclusiva o preponderante a un brand

La capacità distintiva del marchio di forma deve desumersi dalla circostanza che il modello utilizzato comporti effettivamente un’associazione esclusiva o quantomeno preponderante a un determinato brand, poiché è nozione di comune esperienza che il consumatore medio non è avvezzo a individuare la provenienza del prodotto sulla base della sola forma o confezione, in assenza di ulteriori elementi grafici o testuali.

La circostanza che i prodotti contraffattivi siano qualitativamente diversi dai prodotti imitati e siano venduti a un prezzo nettamente inferiore non esclude la contraffazione e non elimina il rischio di confusione del consumatore meno avveduto, il quale può essere indotto a ritenere che la stessa impresa produca a prezzi differenti prodotti di diversa qualità o destinati a un pubblico più giovane.

La diffusione e la notorietà del marchio di forma, e con esse la sua capacità distintiva, possono essere dimostrate mediante documentazione costituita da rassegne stampa, pubblicazioni e immagini tratte da siti internet, dalla quale risultino l’uso frequente e assiduo del marchio, l’ampia diffusione del prodotto in una vasta area geografica e la conoscenza del marchio negli ambienti della moda e dello spettacolo, che per comune esperienza influenzano la conoscenza e la scelta del prodotto da parte dei potenziali consumatori.

Sono idonei a creare confusione nel pubblico di riferimento circa la provenienza i prodotti che riprendono tutti gli elementi ornamentali caratterizzanti i modelli [di borsa] registrati come marchi tridimensionali e ne ripropongono le caratteristiche essenziali.

La contraffazione di marchi notori integra anche una condotta di concorrenza sleale, che si concretizza quantomeno nell’agganciamento alla notorietà dei marchi, approfittando della conoscenza che il prodotto ha sul mercato e del credito raggiunto dai titolari, frutto del lavoro e dell’investimento di anni.

Il periculum in mora sussiste quando la condotta contraffattiva arreca un pericolo di danno sia per la possibile volgarizzazione del marchio sia per la lesione dei diritti di sfruttamento, sviando la clientela su prodotti di uguale aspetto e di diversa qualità e provocando un danno di obiettiva difficile quantificazione; il decorso di alcuni mesi dalla prima emersione della condotta contestata prima di avviare l’iniziativa cautelare non elimina l’urgenza e non implica tolleranza della condotta.

La richiesta di pubblicazione del provvedimento cautelare va rigettata quando la misura, anche in considerazione dell’entità della condotta contraffattiva, abbia funzione prevalentemente sanzionatoria più che cautelare.