Ex licenziatario di marchio: giurisdizione italiana nonostante legge e arbitrato esteri, agganciamento al marchio storico e limiti della pubblicazione cautelare
La clausola del contratto di licenza di marchio che sottopone il rapporto alla legge di uno Stato estero e prevede la facoltà di adire un organo arbitrale straniero non sottrae al giudice italiano la cognizione della domanda cautelare proposta dal titolare del marchio, estraneo al contratto di licenza stipulato dal proprio licenziatario, per la tutela dei propri diritti di privativa contro condotte extracontrattuali successive allo scioglimento del rapporto; l’applicazione del diritto straniero al contratto non impedisce al giudice di valutare in via incidentale, ai fini cautelari, il fumus dell’intervenuta risoluzione.
Integra contraffazione e concorrenza sleale, per confusione e per agganciamento, la condotta dell’ex licenziatario che, dopo la risoluzione della licenza per mancato pagamento delle royalties, continui a usare il marchio e a vendere prodotti che lo recano, presenti i propri prodotti come eredi della linea del titolare con l’impiego sistematico dei materiali pubblicitari storici di quest’ultimo, ne apponga il nome sulle etichette e depositi e utilizzi un segno che riprende un marchio storico del titolare non più registrato, accompagnato da un marchio figurativo che ne riproduce gli elementi caratteristici e le modalità di composizione, così approfittando della conoscenza che il prodotto ha sul mercato e del credito raggiunto dal titolare con anni di investimenti.
La dichiarata cessazione delle condotte contestate non esclude l’interesse del titolare a ottenere l’inibitoria per il futuro, a prevenzione di una ripresa dell’illecito; il periculum in mora si apprezza nel pericolo di volgarizzazione del marchio, di sviamento della clientela e di difficoltà nel reperire nuovi licenziatari, con danno di obiettiva difficile quantificazione. La pubblicazione del provvedimento cautelare su quotidiani e riviste ha carattere prevalentemente sanzionatorio più che cautelare e va negata, potendosi disporre la pubblicazione, a cura e spese dei resistenti, sui loro siti web e canali social.
