La sistematica diserzione, da parte dei soci, delle assemblee convocate dal liquidatore per l’approvazione del bilancio e, dopo le sue dimissioni con effetto immediato, per la nomina del successore, rende impossibile la sostituzione del liquidatore in sede assembleare e integra il presupposto della nomina giudiziale ex art. 2487, comma 2, c.c., su ricorso dello stesso liquidatore dimissionario; l’inerzia assembleare, unita al mancato riscontro alle richieste di versamenti volontari a fronte della situazione debitoria, arreca grave pregiudizio al corretto espletamento della fase di liquidazione, con potenziale danno per i creditori sociali, la società e i terzi, e giustifica la dichiarazione di immediata efficacia del decreto di nomina, da iscrivere nel registro delle imprese a cura del liquidatore nominato.

Ai fini dell’accertamento giudiziale ex art. 2484, comma 3, c.c. dello scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea non sono sufficienti la mera conflittualità tra i soci paritari né il mancato raggiungimento di un accordo sulla cessione delle quote o sulla stima dell’avviamento, occorrendo la prova che l’assemblea non riesca ad assumere deliberazioni su questioni che abbiano i caratteri dell’indispensabilità e dell’essenzialità. Il ricorso va rigettato quando la documentazione prodotta dal resistente comprovi la piena operatività della società [nella specie, approvazione del bilancio successiva all’insorgere del dissidio, assunzione di dipendenti, rinnovo e ampliamento di contratti con i clienti, noleggio di nuovi mezzi, gestione corrente dell’attività] e la costante collaborazione tra i soci amministratori, risultante dalle comunicazioni intercorse tra loro: in tale contesto il funzionamento dell’assemblea non appare meramente formale ed è comprovata la capacità di entrambi i soci di indirizzare concretamente l’attività sociale.

In materia di marchi non registrati, il fatto costitutivo del diritto ai sensi dell’art. 2571 c.c. è ravvisato nella priorità d’uso o, alternativamente, nella notorietà acquisita dal segno, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico dei consumatori interessati.

La notorietà e il preuso devono essere provati con specifico riferimento al segno rivendicato: la documentazione che attesta il prestigio della denominazione sociale e dell’emblema di un ente non dimostra la notorietà o la priorità d’uso delle parole generiche in essa contenute [nella specie, “Guide”, “Caffè delle Guide”, “Bar delle Guide”], troppo generiche perché su di esse possano vantarsi diritti di esclusiva; né la proprietà di un’insegna materiale, riservata al locatore nell’atto di cessione dell’azienda tra i gestori, vale a costituire in capo a lui un marchio di fatto, quando l’azienda sia stata sempre esercitata sotto quell’insegna da terzi conduttori titolari delle licenze amministrative.

La clausola del contratto di locazione dell’immobile che impone al conduttore di mantenere l’insegna del locale, riferibile alla proprietà di un oggetto materiale e formulata in termini generici, non integra un contratto di licenza di marchio di fatto.

La fattispecie della registrazione in malafede di cui all’art. 19, comma 2, c.p.i. abbraccia le ipotesi in cui un soggetto possa vantare una legittima aspettativa di tutela di cui il registrante sia a conoscenza al momento del deposito, ed è ravvisabile, tra l’altro, quando il depositante abusi di un rapporto di collaborazione e fiducia; scopo della norma è tutelare chi, pur avendo l’intenzione di registrare un marchio, non lo abbia ancora fatto e sia pregiudicato dalla preventiva registrazione di chi, consapevole di ciò, agisca allo scopo di ostacolare tale progetto. Non ricorre la malafede quando il preteso avente diritto, operante in un settore merceologico diverso, non abbia mai manifestato l’intenzione di registrare il segno per la classe interessata, quando il rapporto tra le parti sia di mera locazione dell’immobile, non qualificabile come rapporto di collaborazione e fiducia, e quando il registrante abbia legittimamente acquistato da un terzo l’azienda esercitata sotto quel segno.

La tutela dell’art. 8, comma 3, c.p.i., volta a evitare lo sfruttamento parassitario della notorietà delle denominazioni e degli emblemi di enti e associazioni non aventi finalità economiche, riguarda la denominazione e l’emblema notori dell’ente e non le parole generiche in essa contenute, tanto più quando i settori merceologici delle parti siano distinti.

Ai fini dell’art. 12 c.p.i., l’uso precedente del marchio di fatto può togliere novità al marchio altrui solo se di notorietà ultralocale e anteriore alla data di deposito della domanda.

Il rischio di confusione può risultare assai depotenziato dal fatto che i soggetti coinvolti non si rivolgano a comuni consumatori, ma a soggetti specializzati in grado di cogliere il significato e i singoli elementi del segno.

Il nome a dominio, benché anteriormente registrato, non può essere per questo solo fatto e per la potenziale espansione a mezzo Internet, essere ritenuto di notorietà ultralocale: spetta alla parte che invoca il preuso dimostrare, con allegazioni ed elementi specifici, che la sua forza espansiva aveva raggiunto una larga diffusione sul web; la medesima regola vale, ai sensi dell’art. 12, lett. b), c.p.i., per la denominazione sociale.

La domanda per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è rigettata ove emergano plurimi aspetti controvertibili, incompatibili con i presupposti di temerarietà.

Con l’entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005) è stata riconosciuta tutela ai segni distintivi non titolati, prevedendo all’art. 2 c. 4, c.p.i., che sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato. Ai fini della configurabilità di un marchio di fatto tutelabile è necessaria la ricorrenza di due requisiti: l’uso effettivo e la notorietà. Quanto al primo requisito l’uso deve essere costante e continuativo, non avendo alcuna rilevanza un uso occasionale, sporadico e discontinuo. Per notorietà deve invece intendersi la conoscenza generalizzata del marchio non già presso la generalità dei cittadini, bensì presso gli utenti e i consumatori interessati. A seconda del bacino di utenti interessati dal marchio, l’art. 12, c. 1, c.p.i. distingue due tipi di notorietà: quella generale, idonea a privare di novità il marchio identico o simile registrato successivamente per prodotti identici o affini, costituendo quindi causa di nullità di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 25, lett. a), c.p.i.; quella locale, tale da consentire l’utilizzo del marchio solo localmente o comunque con modalità tali da non comportarne una notorietà generale che pur non invalidando il marchio successivo costituisce un diritto di preuso nei limiti della diffusione locale. Pertanto, la presenza di questi elementi di fatto, che compensano la mancata registrazione, conferisce al segno distintivo non titolato una posizione qualificata.

Deve considerarsi non raggiunta la prova richiesta per poter attribuire il diritto esclusivo di preuso della denominazione laddove il lasso di tempo intercorso tra la prima manifestazione dell’uso della denominazione da parte del presunto preutente ed il deposito della domanda di registrazione del marchio da parte del terzo registrante sia talmente esiguo da rendere inverosimile che l'uso abbia raggiunto una certa diffusione nel mercato di riferimento.

Carente la prova di una notorietà generale, neppure può ritenersi compiutamente dimostrata una anteriore notorietà locale, stante il limitato numero di prodotti che sarebbe stato diffuso prima della domanda di privativa avversaria, il lasso di tempo assai limitato, e il fatto che non risulti assodato che i prodotti commercializzati fossero contraddistinti dal marchio di cui si rivendica il preuso.

Ai fini del giudizio di contraffazione la comparazione va eseguita tra il segno legittimamente registrato e valido e il segno con domanda posteriore, questo in connessione ai prodotti “contrassegnati” dal presunto contraffattore. L’accoglimento della domanda di cui agli artt. 20, lett. a) e b), c.p.i. va limitato alle condotte successive alla domanda di registrazione del marchio e comunque non può essere esteso ai prodotti e ai servizi ritenuti dissimili e non identici/non affini.

Non possono essere liquidate quale danno emergente le attività prestate in relazione al contenzioso da soggetto che, rivestendo la qualifica di socio amministratore e legale rappresentante dell’attrice, era investito del compito di gestire la società (e l’inerente rischio d’impresa) in tutti i suoi aspetti, fra i quali l’eventuale contenzioso e i rapporti coi legali nominati, irrilevante il fatto che non sia stato previsto nei rapporti sociali interni uno specifico compenso per l’amministrazione.

Ai fini della liquidazione del danno emergente, le spese legali sub specie di fatture e note proforma dei difensori, relative al contenzioso cautelare, e alla fase di opposizione avanti l’UIBM devono ritenersi assorbite dalle relative liquidazioni, ormai irretrattabili, effettuate dall’UIBM e dal Tribunale. Queste riguardano e sono rivolte nei confronti della controparte, mentre le somme comunque pagate dal cliente al difensore riguardano i rapporti interni fra questi, cui la controparte è estranea. Riconoscere a titolo di danno emergente anche la sola differenza tra quanto liquidato e oggetto di condanna in sede di procedimento giudiziario e/o amministrativo e quanto pattuito tra cliente e difensore costituirebbe duplicazione o indebita estensione del provvedimento di liquidazione e condanna alle spese ex art. 91 e ss. c.p.c.

Ai fini del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. si è in presenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso non soltanto quando siano o saranno esperite le azioni di rivendica, di manutenzione o di reintegrazione, ma anche quando sia stata proposta o debba proporsi un’azione contrattuale che, se accolta, comporti la condanna alla restituzione del bene, come le azioni di rescissione per lesione ultra dimidium e di annullamento per vizi del consenso del contratto di cessione di partecipazioni sociali.

Per la concessione del sequestro giudiziario non si richiede, come per il sequestro conservativo, il pericolo concreto e attuale di sottrazione o alterazione del bene, essendo sufficiente, ai fini dell’opportunità richiesta dall’art. 670, n. 1, c.p.c., che lo stato di fatto in pendenza del giudizio comporti la possibilità che si determinino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso; la mera pendenza di una controversia sulla titolarità delle partecipazioni non è tuttavia sufficiente, occorrendo che il ricorrente alleghi effettive situazioni di rischio di dispersione, alterazione o alienazione del bene tali da rendere opportuna la sua custodia o gestione temporanea. Tale requisito non è integrato dal mutamento della denominazione e della sede della società ceduta successivo alla cessione, quando esso trovi giustificazione nell’esigenza di avvicinare la gestione al principale asset e di segnare una cesura con la precedente gestione, restando astratta e priva di riscontri l’ipotesi di una nuova alienazione delle quote.

Il sospetto di manovre abusive a danno dei soci di minoranza per effetto di una deliberazione assembleare può dirsi escluso quando essa risulti del tutto conforme, nei suoi esiti finali, a quanto previsto in un piano di concordato preventivo omologato [nella specie, azzeramento e ricostituzione del capitale sociale nella misura minima prevista dal piano].

Nella comparazione tra il pregiudizio del socio impugnante e quello della società, l’interesse del socio di minoranza a differire la propria uscita dalla compagine, conseguente all’azzeramento e alla ricostituzione del capitale cui non può partecipare, soccombe rispetto all’interesse della società a disporre immediatamente delle risorse da cui dipende il rispetto degli impegni concordatari; ove, anche rettificando le poste di bilancio contestate, il patrimonio netto resti negativo, l’interesse del socio alla declaratoria di nullità del bilancio non giustifica la sospensione della delibera di approvazione, che non condurrebbe a un apprezzabile risultato utile.

Le deliberazioni assembleari possono essere sospese fino a quando non abbiano prodotto, secondo una formula ricorrente in giurisprudenza, effetti “irreversibili”. Questa formula deve essere intesa, nel senso che le deliberazioni possono essere sospese, fino a quando vi siano effetti diretti delle deliberazioni stesse, di cui la sospensione può impedire il verificarsi, e cioè fino a quando vi siano effetti che non si sono ancora interamente prodotti (posto che la sospensione, per sua natura, è rivolta al futuro e non può aver riflessi su ciò che è accaduto). Gli effetti da prendere in considerazione, poi, sono gli effetti pregiudizievoli concretamente dedotti a sostegno dell’impugnazione, e non ogni possibile futura conseguenza delle deliberazioni impugnate, poiché diversamente la sospensione sarebbe sempre ammissibile, visto che qualunque evento proietta degli effetti nel futuro. Ne consegue che, una volta interamente sottoscritto e versato l’aumento di capitale deliberato previo azzeramento, l’effetto pregiudizievole dedotto è irreversibile e l’istanza di sospensione è inammissibile.

Contrastare un’operazione ostile sulle azioni di una società controllata non è di per sé illecito; la domanda di nullità della cessione di quote per motivo illecito comune ai sensi dell’art. 1345 c.c. che non deduca specifici profili di illiceità dello scopo perseguito resta indeterminata e non può fondare il fumus boni iuris del sequestro giudiziario delle quote cedute.

L’autorizzazione, anche sostanziale, del socio di controllo all’operazione conclusa dagli amministratori della controllata in conflitto di interessi esclude la rilevanza del conflitto ai sensi dell’art. 1395 c.c. e priva di ragionevole probabilità di accoglimento la domanda di annullamento del contratto ex art. 2475-ter c.c. [nella specie, gli amministratori della società cedente erano al contempo amministratori della società controllante].

Le quote della società beneficiaria costituita mediante scissione proporzionale della società le cui partecipazioni sono state cedute non sono le medesime quote con un diverso nome, ma partecipazioni in una società diversa da quella che ha beneficiato della cessione: la loro restituzione al cedente presuppone l’inefficacia della scissione nei suoi confronti, sicché, in difetto di deduzione delle relative ragioni, il sequestro giudiziario non può estendersi a esse né alle partecipazioni nelle società controllate dalla beneficiaria.

In tema di misure cautelari relative a partecipazioni sociali, il periculum in mora non può ritenersi sussistente quando le irregolarità gestionali addotte a fondamento della richiesta risultino risalenti nel tempo [nella specie, di oltre un anno anteriori al ricorso] e non emergano elementi attuali idonei a dimostrare un concreto e imminente rischio di pregiudizio.

Ai sensi dell'art. 24 c.p.i., a pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo entro cinque anni dalla registrazione; tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni. Non è necessario che l’uso avvenga in modo formale o con rivendicazioni formali, essendo sufficiente un utilizzo in qualsivoglia forma (documenti commerciali, prodotti, altro).

L’uso del marchio in forma modificata ancorché non registrata che non ne alteri il carattere distintivo è equivalente all’uso del marchio registrato.

Ai fini della convalida ex art. 28 c.p.i. occorre provare l’uso effettivo del marchio, per specifici prodotti riconducibili alle classi di registrazione, oltre alla tolleranza dell’uso da parte del titolare del marchio anteriore, protrattasi per cinque anni. Non vi è dubbio che l’onere della prova gravi interamente sul titolare del secondo marchio, che agisce in giudizio al fine di veder consolidata la propria posizione sul mercato, attraverso una statuizione che accerti la convalidazione del marchio posteriore: è, infatti, onere dell’attore/titolare del secondo marchio dimostrare, oltre all’uso prolungato del segno, la conoscenza effettiva in capo al titolare del marchio anteriore dell’esistenza e dell’uso di altro segno uguale o simile, registrato in epoca successiva, eventualmente ricorrendo ad elementi presuntivi, purché gravi precisi e concordanti, non essendo sufficiente a fondare tale consapevolezza la mera registrazione del marchio posteriore.

Il termine di cinque anni decorre dalla conoscenza dell’utilizzo effettivo del marchio successivo da parte del titolare del marchio anteriore e non dal momento della registrazione. In altri termini, l’istituto non consiste in una mera decadenza per trascorrere del tempo ma in un atto giuridico in senso stretto. La “tolleranza” di cui all’articolo 28 non è dunque un fatto giuridico ma un atto giuridico, che deve avere caratteristiche di volontarietà (nel tollerare). Se, dunque, è eccessivo parlare di vero e proprio negozio giuridico (cioè con volontà degli effetti), si è sicuramente in presenza di un atto volontario, il cui autore deve contemplare anche la presenza del marchio concorrente.

Il parametro di valutazione della contraffazione di marchio è, secondo giurisprudenza nazionale e sovranazionale, un giudizio sintetico, in cui confluiscono valutazioni sulla somiglianza visiva, concettuale e fonetica/uditiva tra i termini oggetto di comparazione.

Nella valutazione di confondibilità tra marchi, incide la qualificazione del marchio come debole o forte, atteso che la “debolezza” non esclude l’attitudine del marchio alla registrazione, ma influisce soltanto sull’intensità della tutela che ne deriva.

Marchio forte è quello dotato di un intrinseco potere distintivo, ovvero quello in cui le parole, le figure o gli altri segni che lo compongono non presentano alcuna aderenza concettuale o nesso logico con il prodotto contraddistinto, essendo di fantasia, di trasposizione metaforica o di altro originale accorgimento; al contrario, il marchio debole è concettualmente legato alla natura del prodotto che rappresenta “per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo”.

Ciò che distingue un marchio debole da uno forte è l’intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte, in ciò differenziandosi rispetto al marchio forte, per il quale sono illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, che costituisce l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante.

È nullo, ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. c), c.p.i., il brevetto il cui oggetto si estende oltre il contenuto della domanda originaria. Ciò accade quando, in sede di replica alle obiezioni dell’esaminatore, il richiedente introduce elementi inventivi nuovi (un nuovo scopo, una nuova modalità di utilizzo, una nuova funzionalità di un componente) non ricavabili in modo chiaro e inequivocabile dalla descrizione e dai disegni della domanda iniziale: tali modifiche integrano una nuova invenzione, per la quale avrebbe dovuto essere depositata una nuova domanda.

Il consenso prestato dai titolari del marchio acché la società (già licenziataria del marchio) possa continuare ad approvvigionarsi dalla nuova licenziataria, non vincola quest’ultima, in assenza di un accordo relativo al riassortimento e/o di un contratto di fornitura tra tali due società.

Sussistendo la contraffazione del marchio, i titolari di quest’ultimo hanno motivo legittimo per opporsi – in via di eccezione rispetto al cosiddetto principio di esaurimento - all’ulteriore commercializzazione, nei confronti del contraffattore, dei prodotti contraddistinti dal marchio. Non incorre, quindi, in inadempimento contrattuale la licenziataria del marchio che rifiuti di dare corso alla fornitura nei confronti del contraffattore, su impulso dei titolari del marchio.

Sebbene siano astrattamente compatibili e cumulabili la tutela dei segni distintivi prevista dal codice della proprietà industriale e quella prevista dal codice civile in tema di concorrenza sleale, la medesima condotta può integrare sia la contraffazione della privativa industriale sia la concorrenza sleale per l’uso confusorio di segni distintivi solo se la condotta contraffattoria integri anche una delle fattispecie rilevanti ai sensi dell’art. 2598 c.c.

Ne consegue che va esclusa la concorrenza sleale se il titolare della privativa industriale si sia limitato a dedurre la sua contraffazione e se le due condotte consistano nel medesimo addebito integrante la violazione del segno, poiché dall’illecito contraffattorio non discende automaticamente la concorrenza sleale, che – dunque – deve constare di un quid pluris rispetto alla pura violazione del segno, cioè di una modalità ulteriore afferente il fatto illecito.

Non è possibile dare corso alla liquidazione equitativa del danno laddove non venga fornito al giudice alcun valido criterio in base al quale procedere in tal senso.

Laddove le finalità – di prevenzione e risarcitorie – cui la misura della pubblicazione è preordinata siano già state realizzate mediante l’ordine di pubblicazione disposto con l’ordinanza cautelare pronunciata in corso di causa, la richiesta di pubblicazione della sentenza, ex art. 126 c.p.i. non può trovare accoglimento, in quanto del tutto incompatibile con il principio di proporzionalità previsto dall’art. 124 c.p.i.

I codici authcode devono essere nella disponibilità del titolare del nome di dominio e i terzi che li detengono in virtù di accordi di collaborazione devono restituirli al titolare, quando il rapporto di collaborazione cessa. La titolarità delle credenziali da amministratore spetta a chi ha acquistato il prodotto Microsoft, che ha diritto di farsele consegnare da chi ne aveva la disponibilità in virtù degli accordi di collaborazione.

L’esistenza del credito del resistente può ritenersi provata, ai limitati fini del procedimento cautelare, sulla base delle fatture prodotte e del decreto ingiuntivo (avverso il quale è stata preannunciata opposizione, senza tuttavia produrre in questo giudizio gli elementi di prova che dovrebbero giustificare l’opposizione medesima), che ne ordina al ricorrente il pagamento.

Il rapporto di corrispettività tra il credito del resistente e il diritto del ricorrente alla consegna dei codici può ritenersi provato in virtù del fatto che il credito in questione risulta da fatture, che riportano una pluralità di voci di credito inerenti ai diversi servizi che il resistente effettuava per il ricorrente; ciò è sufficiente a presumere che i diversi crediti e servizi inerissero a un unico contratto di servizi e che quindi le prestazioni delle parti trovassero giustificazione le une nelle altre.

Non può invece riconoscersi che ci sia proporzionalità tra i due inadempimenti. Pur essendo la somma pretesa dal resistente certo non trascurabile, non può dirsi e nemmeno viene allegato che la sua mancanza condizioni l’operatività del resistente stesso. Al contrario la mancanza dei codici di amministratore per Microsoft 365 pregiudica l’operatività del ricorrente, che non può utilizzare pienamente il sistema (per esempio, non può creare nuove anagrafiche per i dipendenti). Il rifiuto di consegnare i codici è quindi ingiustificato.