Sebbene siano astrattamente compatibili e cumulabili la tutela dei segni distintivi prevista dal codice della proprietà industriale e quella prevista dal codice civile in tema di concorrenza sleale (in tal senso è chiaramente l’incipit dell’art. 2598 c.c.), va condiviso il principio per cui la medesima condotta può integrare sia la contraffazione del marchio sia la concorrenza sleale per l’uso confusorio di segni distintivi solo se la condotta contraffattoria integri anche una delle fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 2598 c.c., cioè a dire che va esclusa la concorrenza sleale se il titolare della privativa industriale si sia limitato a dedurre la sua contraffazione, se – in altre parole ancora – le due condotte consistano nel medesimo addebito integrante la violazione del segno (o del brevetto).

Dall’illecito contraffattorio non discende automaticamente la concorrenza sleale, che – dunque – deve constare di un quid pluris rispetto alla pura violazione del segno (o del brevetto) cioè di una modalità ulteriore afferente il fatto illecito.

L’illecito concorrenziale confusorio ex art. 2598 n. 1 c.c. è assorbito dalla contraffazione del marchio, qualora vi sia l’identità della condotta e la mancata allegazione di una connotazione confusoria ulteriore rispetto all’uso di segno uguale o simile.

Il contraffattore del marchio risponde anche della concorrenza sleale ai sensi del n. 2 dell’art. 2598 c.c. qualora nella condotta in violazione della privativa sia evidente l’agganciamento al prodotto altrui (di cui è replicata la composizione e imitato il nome) con indebito vantaggio derivante dalla potenziale sottrazione di clientela; di tale fattispecie illecita risponde anche il soggetto produttore in outsourcing (sebbene non si ponga in diretta concorrenza con il titolare del marchio violato, non commercializzando direttamente i prodotti), a fronte del consistente apporto materiale e morale dato dalla stretta relazione di interessi comuni con l’imprenditore avvantaggiato.

Qualora sia assente la prova (anche indiziaria), di una diminuzione di guadagno dell’attrice in correlazione con l’attività illecita, non può riconoscersi alcun risarcimento a titolo di lucro cessante, neppure equitativamente in base al criterio del cd. “giusto consenso” ex art. 125, comma 2, c.p.i., che introduce una tecnica di semplificazione probatoria, riferita all'ammontare del danno, che non esonera dalla dimostrazione dell'esistenza dello stesso, pur mediante indizi e presunzioni che tuttavia nella fattispecie non sono stati forniti. Può invece farsi applicazione del criterio della retroversione degli utili ex art. 125, comma 3, c.p.i., che consiste in un rimedio diverso da quello puramente risarcitorio, improntato ad una funzione, oltre che compensativa anche dissuasiva e deterrente delle attività contraffattive, in applicazione del quale il soggetto contraffattore deve comunque restituire al titolare gli utili che ha realizzato nella propria attività di violazione senza che sia necessario dimostrare né la corrispondenza con un mancato guadagno, né l'elemento psicologico.

Qualora il rivenditore (estraneo alla catena di contraffazione, né collegato direttamente al produttore o al sub-fornitore) sia convenuto solo per finalità di costruzione artificiosa della competenza del giudice adito, avendo sede nel territorio di competenza, si realizza un uso strumentale dell’art. 33 c.p.c., integrandosi così il classico forum shopping, che è fenomeno da contrastare perché contrario al principio costituzionale del giudice naturale, con conseguenze sul piano della liquidazione delle spese di lite [nella specie, pur nell’accoglimento delle domande attoree, le spese sono state liquidate nei valori minimi tariffari].

Ai sensi dell’art. 28 c.p.i., il titolare del marchio anteriore che, essendone a conoscenza, abbia tollerato per cinque anni consecutivi l’uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile non può domandarne la nullità né opporsi al suo uso per i prodotti o servizi in relazione ai quali è stato usato, salvo che la registrazione sia stata domandata in mala fede; la conoscenza dell’uso può essere provata dalla corrispondenza con cui il titolare anteriore aveva a suo tempo segnalato al concorrente la propria registrazione, cui non sia seguita per anni alcuna contestazione.

La mala fede che impedisce la convalidazione va esclusa quando il titolare del marchio anteriore, nel segnalare la propria privativa, ne abbia indicato le classi di registrazione e il concorrente abbia poi depositato il proprio marchio per una classe diversa da quelle indicate, sicché la registrazione doveva apparirgli pienamente lecita; convalidato il marchio posteriore, restano assorbite le domande di contraffazione, inibitoria e risarcimento.

Per effetto della riformulazione delle rivendicazioni ai sensi dell’art. 79, terzo comma, c.p.i., le originarie rivendicazioni devono intendersi rinunciate e il brevetto deve essere dichiarato parzialmente nullo per le parti corrispondenti; le limitazioni introdotte nel corso del giudizio sono ammissibili se non ampliano l’ambito della tutela e non estendono l’oggetto del brevetto oltre il contenuto della domanda, e il brevetto riformulato, se valido, resta opponibile ai terzi nel testo limitato.

L’ordine al terzo di esibire la chiave crittografica necessaria per accedere al codice sorgente acquisito in sede di descrizione non è coercibile, e il rifiuto della convenuta di consentire prove tecniche sul prototipo, lecita scelta processuale, può indurre un sospetto di interferenza ma non conferisce gravità sufficiente alla prova presuntiva della contraffazione, che non può desumersi dalla generica denominazione con cui il macchinario è promosso.

Integra mendacio concorrenziale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., da inibire, la diffusione anche in un solo episodio, in una fiera di settore, di una brochure che vanti come brevettato un prodotto privo di privative e attribuisca al fondatore dell’impresa la paternità del primo prodotto della categoria, in realtà introdotto in Italia da un’altra società; non ricorre invece l’appropriazione di pregi quando il pregio della brevettazione non appartenga esclusivamente al prodotto del concorrente, né costituisce mendacio rilevante la velocità di lavoro mostrata in un video promozionale. Non vanno disposte la penale per l’inosservanza dell’inibitoria, quando la reiterazione sia del tutto astratta, né la pubblicazione della sentenza, in difetto di prova di una significativa diffusione del materiale; esclusa la contraffazione, le spese del parere tecnico di parte che la affermava non possono essere poste a carico del convenuto.

L’art. 3, secondo comma, del d.lgs. n. 168/2003 attribuisce alle sezioni specializzate in materia di impresa le cause relative ai rapporti societari inerenti alle società di capitali, senza includere quelli inerenti alle società di persone. La domanda con cui il socio di una società in nome collettivo chiede in via monitoria la restituzione dei finanziamenti erogati alla società deve dunque essere proposta davanti al tribunale ordinario, individuato secondo i fori generali e facoltativi degli artt. 19 e 20 c.p.c., cioè quello della sede della società o, in alternativa, quello del domicilio del creditore quale luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria.

Il decreto ingiuntivo emesso dalla sezione specializzata incompetente per materia va dichiarato nullo con sentenza, che definisce in rito il giudizio di opposizione e fissa il termine per la riassunzione davanti al giudice competente, restando ogni questione di merito riservata a quest’ultimo; l’insistenza del ricorrente nella competenza della sezione specializzata anche dopo l’eccezione della controparte esclude la compensazione delle spese.

Quando la conciliazione raggiunta dalle parti in corso di causa conduce alla richiesta congiunta di dichiarare cessata la materia del contendere, il giudice deve provvedere con sentenza e non con ordinanza, perché tra i possibili esiti processuali di una conciliazione, come la doppia diserzione delle udienze ai sensi dell’art. 309 c.p.c., la rinuncia agli atti, il verbale di conciliazione e la cessazione della materia del contendere, ciascuno ha la propria forma, e la cessazione della materia del contendere ha un contenuto decisorio, pur modesto, limitato all’accertamento che non vi è più lite sull’oggetto del giudizio, senza alcuna decisione di merito.

Nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare di nomina del nuovo organo amministrativo, la società deve essere rappresentata da un curatore speciale, perché gli amministratori nominati con la delibera contestata si trovano in conflitto di interessi, essendo inevitabilmente orientati alla conferma della delibera che li ha nominati.

Per evitare la decadenza per non uso ai sensi dell’art. 24 c.p.i., il marchio deve essere usato in modo effettivo e non simbolico, in conformità con la sua funzione essenziale, che è quella di garantire al consumatore l’identità di origine dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Il marchio registrato come ordinario marchio d’impresa, ma sempre e soltanto utilizzato per attestare ai consumatori la conformità a determinati standard dei prodotti provenienti da un’indistinta platea di imprese licenziatarie, è usato in funzione puramente certificativa e non distintiva della provenienza da una determinata impresa, sicché tale uso non vale a escludere la decadenza, che matura decorsi cinque anni dalla registrazione e può essere fatta valere dal convenuto anche in via di eccezione.

Il segno non può essere qualificato come marchio collettivo ai sensi dell’art. 11 c.p.i. quando sia stato registrato come marchio ordinario, il titolare non rivesta la qualità di persona giuridica di diritto pubblico o di associazione di categoria e alla domanda non sia stato allegato il regolamento d’uso; né può valere come marchio di fatto rinomato, in difetto di un uso in funzione distintiva dei prodotti di una determinata impresa e dei requisiti soggettivi richiesti per il marchio collettivo o di certificazione. Decaduto il marchio, l’uso del segno da parte del terzo non integra contraffazione né concorrenza sleale e non dà luogo a danni risarcibili, restando assorbita la questione della nullità della registrazione.

La sistematica diserzione, da parte dei soci, delle assemblee convocate dal liquidatore per l’approvazione del bilancio e, dopo le sue dimissioni con effetto immediato, per la nomina del successore, rende impossibile la sostituzione del liquidatore in sede assembleare e integra il presupposto della nomina giudiziale ex art. 2487, comma 2, c.c., su ricorso dello stesso liquidatore dimissionario; l’inerzia assembleare, unita al mancato riscontro alle richieste di versamenti volontari a fronte della situazione debitoria, arreca grave pregiudizio al corretto espletamento della fase di liquidazione, con potenziale danno per i creditori sociali, la società e i terzi, e giustifica la dichiarazione di immediata efficacia del decreto di nomina, da iscrivere nel registro delle imprese a cura del liquidatore nominato.

Ai fini dell’accertamento giudiziale ex art. 2484, comma 3, c.c. dello scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea non sono sufficienti la mera conflittualità tra i soci paritari né il mancato raggiungimento di un accordo sulla cessione delle quote o sulla stima dell’avviamento, occorrendo la prova che l’assemblea non riesca ad assumere deliberazioni su questioni che abbiano i caratteri dell’indispensabilità e dell’essenzialità. Il ricorso va rigettato quando la documentazione prodotta dal resistente comprovi la piena operatività della società [nella specie, approvazione del bilancio successiva all’insorgere del dissidio, assunzione di dipendenti, rinnovo e ampliamento di contratti con i clienti, noleggio di nuovi mezzi, gestione corrente dell’attività] e la costante collaborazione tra i soci amministratori, risultante dalle comunicazioni intercorse tra loro: in tale contesto il funzionamento dell’assemblea non appare meramente formale ed è comprovata la capacità di entrambi i soci di indirizzare concretamente l’attività sociale.

In materia di marchi non registrati, il fatto costitutivo del diritto ai sensi dell’art. 2571 c.c. è ravvisato nella priorità d’uso o, alternativamente, nella notorietà acquisita dal segno, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico dei consumatori interessati.

La notorietà e il preuso devono essere provati con specifico riferimento al segno rivendicato: la documentazione che attesta il prestigio della denominazione sociale e dell’emblema di un ente non dimostra la notorietà o la priorità d’uso delle parole generiche in essa contenute [nella specie, “Guide”, “Caffè delle Guide”, “Bar delle Guide”], troppo generiche perché su di esse possano vantarsi diritti di esclusiva; né la proprietà di un’insegna materiale, riservata al locatore nell’atto di cessione dell’azienda tra i gestori, vale a costituire in capo a lui un marchio di fatto, quando l’azienda sia stata sempre esercitata sotto quell’insegna da terzi conduttori titolari delle licenze amministrative.

La clausola del contratto di locazione dell’immobile che impone al conduttore di mantenere l’insegna del locale, riferibile alla proprietà di un oggetto materiale e formulata in termini generici, non integra un contratto di licenza di marchio di fatto.

La fattispecie della registrazione in malafede di cui all’art. 19, comma 2, c.p.i. abbraccia le ipotesi in cui un soggetto possa vantare una legittima aspettativa di tutela di cui il registrante sia a conoscenza al momento del deposito, ed è ravvisabile, tra l’altro, quando il depositante abusi di un rapporto di collaborazione e fiducia; scopo della norma è tutelare chi, pur avendo l’intenzione di registrare un marchio, non lo abbia ancora fatto e sia pregiudicato dalla preventiva registrazione di chi, consapevole di ciò, agisca allo scopo di ostacolare tale progetto. Non ricorre la malafede quando il preteso avente diritto, operante in un settore merceologico diverso, non abbia mai manifestato l’intenzione di registrare il segno per la classe interessata, quando il rapporto tra le parti sia di mera locazione dell’immobile, non qualificabile come rapporto di collaborazione e fiducia, e quando il registrante abbia legittimamente acquistato da un terzo l’azienda esercitata sotto quel segno.

La tutela dell’art. 8, comma 3, c.p.i., volta a evitare lo sfruttamento parassitario della notorietà delle denominazioni e degli emblemi di enti e associazioni non aventi finalità economiche, riguarda la denominazione e l’emblema notori dell’ente e non le parole generiche in essa contenute, tanto più quando i settori merceologici delle parti siano distinti.

Ai fini dell’art. 12 c.p.i., l’uso precedente del marchio di fatto può togliere novità al marchio altrui solo se di notorietà ultralocale e anteriore alla data di deposito della domanda.

Il rischio di confusione può risultare assai depotenziato dal fatto che i soggetti coinvolti non si rivolgano a comuni consumatori, ma a soggetti specializzati in grado di cogliere il significato e i singoli elementi del segno.

Il nome a dominio, benché anteriormente registrato, non può essere per questo solo fatto e per la potenziale espansione a mezzo Internet, essere ritenuto di notorietà ultralocale: spetta alla parte che invoca il preuso dimostrare, con allegazioni ed elementi specifici, che la sua forza espansiva aveva raggiunto una larga diffusione sul web; la medesima regola vale, ai sensi dell’art. 12, lett. b), c.p.i., per la denominazione sociale.

La domanda per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è rigettata ove emergano plurimi aspetti controvertibili, incompatibili con i presupposti di temerarietà.

Con l’entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005) è stata riconosciuta tutela ai segni distintivi non titolati, prevedendo all’art. 2 c. 4, c.p.i., che sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato. Ai fini della configurabilità di un marchio di fatto tutelabile è necessaria la ricorrenza di due requisiti: l’uso effettivo e la notorietà. Quanto al primo requisito l’uso deve essere costante e continuativo, non avendo alcuna rilevanza un uso occasionale, sporadico e discontinuo. Per notorietà deve invece intendersi la conoscenza generalizzata del marchio non già presso la generalità dei cittadini, bensì presso gli utenti e i consumatori interessati. A seconda del bacino di utenti interessati dal marchio, l’art. 12, c. 1, c.p.i. distingue due tipi di notorietà: quella generale, idonea a privare di novità il marchio identico o simile registrato successivamente per prodotti identici o affini, costituendo quindi causa di nullità di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 25, lett. a), c.p.i.; quella locale, tale da consentire l’utilizzo del marchio solo localmente o comunque con modalità tali da non comportarne una notorietà generale che pur non invalidando il marchio successivo costituisce un diritto di preuso nei limiti della diffusione locale. Pertanto, la presenza di questi elementi di fatto, che compensano la mancata registrazione, conferisce al segno distintivo non titolato una posizione qualificata.

Deve considerarsi non raggiunta la prova richiesta per poter attribuire il diritto esclusivo di preuso della denominazione laddove il lasso di tempo intercorso tra la prima manifestazione dell’uso della denominazione da parte del presunto preutente ed il deposito della domanda di registrazione del marchio da parte del terzo registrante sia talmente esiguo da rendere inverosimile che l'uso abbia raggiunto una certa diffusione nel mercato di riferimento.

Carente la prova di una notorietà generale, neppure può ritenersi compiutamente dimostrata una anteriore notorietà locale, stante il limitato numero di prodotti che sarebbe stato diffuso prima della domanda di privativa avversaria, il lasso di tempo assai limitato, e il fatto che non risulti assodato che i prodotti commercializzati fossero contraddistinti dal marchio di cui si rivendica il preuso.

Ai fini del giudizio di contraffazione la comparazione va eseguita tra il segno legittimamente registrato e valido e il segno con domanda posteriore, questo in connessione ai prodotti “contrassegnati” dal presunto contraffattore. L’accoglimento della domanda di cui agli artt. 20, lett. a) e b), c.p.i. va limitato alle condotte successive alla domanda di registrazione del marchio e comunque non può essere esteso ai prodotti e ai servizi ritenuti dissimili e non identici/non affini.

Non possono essere liquidate quale danno emergente le attività prestate in relazione al contenzioso da soggetto che, rivestendo la qualifica di socio amministratore e legale rappresentante dell’attrice, era investito del compito di gestire la società (e l’inerente rischio d’impresa) in tutti i suoi aspetti, fra i quali l’eventuale contenzioso e i rapporti coi legali nominati, irrilevante il fatto che non sia stato previsto nei rapporti sociali interni uno specifico compenso per l’amministrazione.

Ai fini della liquidazione del danno emergente, le spese legali sub specie di fatture e note proforma dei difensori, relative al contenzioso cautelare, e alla fase di opposizione avanti l’UIBM devono ritenersi assorbite dalle relative liquidazioni, ormai irretrattabili, effettuate dall’UIBM e dal Tribunale. Queste riguardano e sono rivolte nei confronti della controparte, mentre le somme comunque pagate dal cliente al difensore riguardano i rapporti interni fra questi, cui la controparte è estranea. Riconoscere a titolo di danno emergente anche la sola differenza tra quanto liquidato e oggetto di condanna in sede di procedimento giudiziario e/o amministrativo e quanto pattuito tra cliente e difensore costituirebbe duplicazione o indebita estensione del provvedimento di liquidazione e condanna alle spese ex art. 91 e ss. c.p.c.

Ai fini del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. si è in presenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso non soltanto quando siano o saranno esperite le azioni di rivendica, di manutenzione o di reintegrazione, ma anche quando sia stata proposta o debba proporsi un’azione contrattuale che, se accolta, comporti la condanna alla restituzione del bene, come le azioni di rescissione per lesione ultra dimidium e di annullamento per vizi del consenso del contratto di cessione di partecipazioni sociali.

Per la concessione del sequestro giudiziario non si richiede, come per il sequestro conservativo, il pericolo concreto e attuale di sottrazione o alterazione del bene, essendo sufficiente, ai fini dell’opportunità richiesta dall’art. 670, n. 1, c.p.c., che lo stato di fatto in pendenza del giudizio comporti la possibilità che si determinino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso; la mera pendenza di una controversia sulla titolarità delle partecipazioni non è tuttavia sufficiente, occorrendo che il ricorrente alleghi effettive situazioni di rischio di dispersione, alterazione o alienazione del bene tali da rendere opportuna la sua custodia o gestione temporanea. Tale requisito non è integrato dal mutamento della denominazione e della sede della società ceduta successivo alla cessione, quando esso trovi giustificazione nell’esigenza di avvicinare la gestione al principale asset e di segnare una cesura con la precedente gestione, restando astratta e priva di riscontri l’ipotesi di una nuova alienazione delle quote.