L’utilizzo di una parola identica ad un marchio altrui come keyword, al fine di ottenere un determinato posizionamento del proprio annuncio nei risultati di una ricerca web, senza il consenso del legittimo titolare, per prodotti o servizi identici a quelli per i quali detto marchio è stato registrato, non determina il pericolo di violazione della cd. “funzione distintiva” dello stesso se l’annuncio, oltre a non presentare alcun visibile riferimento al marchio in questione, viene presentato con la segnalazione “ann.” o “annuncio” (pubblicitario), allo scopo di distinguerlo dai risultati “naturali” della ricerca stessa.

Dal momento che gli utenti di Internet, interessati ai prodotti forniti da una data impresa titolare del marchio registrato, devono essere considerati come “mediamente informati e ragionevolmente attenti”, nel caso in cui gli stessi non ravvisino delle difficoltà a percepire i servizi offerti dalle due imprese concorrenti come distinti ed indipendenti, non potrà, inoltre, ritenersi sussistente una violazione della cd. “funzione di indicazione d’origine” del marchio.

Va, infine, escluso che la presenza nell’URL (Uniform Resource Locator), cioè nella sequenza di caratteri che identifica l’indirizzo web di un determinato contenuto, di una parola identica al marchio registrato sia idonea ad indurre l’utente a ritenere erroneamente che il sito pubblicizzato sia riferibile all’impresa, legittima titolare del medesimo. Infatti la stringa URL (prevalentemente costituita da decine di caratteri privi di significato descrittivo) non è normalmente oggetto di alcuna attenzione da parte dell’utenza, che si concentra primariamente sui risultati della propria ricerca (cioè sull’elenco di “siti” selezionati dal motore di ricerca sulla base delle parole digitate dallo stesso utente nell’apposita barra).

In tema di concorrenza sleale, l'originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano entrambi fatti costitutivi della dedotta contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa: pertanto, l'onere della prova con riguardo ad entrambi i fatti costitutivi incombe su chi agisce in contraffazione, mentre incombe sul convenuto in contraffazione l'onere di provare la mancanza di novità del prodotto o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell'altrui diritto.

In tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l’imitazione rilevante ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, in quanto il divieto dell’imitazione servile tutela soltanto l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, realizzando le condizioni perché il potenziale acquirente possa equivocare sulla fonte di produzione.

L’imitazione è servile quando risulta attuata in maniera tale da poter trarre in inganno il consumatore medesimo, di guisa che egli, volendo acquistare la merce di un determinato produttore, possa confonderla con quella di un suo concorrente.

L’identità tra due prodotti non costituisce concorrenza sleale per imitazione servile quando già di per sé i prodotti non differiscono, per forma ed elementi differenzianti, da tutti o da molti dei prodotti dello stesso genere esistenti sul mercato.

L’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente può ritenersi soddisfatto dalla presentazione del prodotto con contenitori differenti, recanti il marchio del produttore o comunque una denominazione diversa.

La partizione della tutela per “aree di mercato cui il marchio inerisce” ha la funzione di individuare un limite massimo, e certo, oltre il quale la tutela non possa spingersi, che deve essere valutato in astratto. Pertanto, anche se tra due prodotti appartenenti alla medesima classe merceologica (nel caso di specie, vino e superalcolici, entrambi appartenenti alla classe 33) sussiste “di fatto” una modesta interferenza, il danno (seppur lieve) conseguente alla contraffazione del marchio di uno di essi dovrà comunque essere risarcito in quanto la contraffazione determina, in ogni caso, la compressione delle potenzialità di sfruttamento del marchio. L’entità modesta dell’interferenza e, quindi, del danno, incideranno, tutt’al più sul profilo quantitativo del risarcimento (comprimendolo verso il basso) secondo il consueto canone controfattuale: “se l’interferenza non vi fosse stata non molto sarebbe mutato per il titolare della privativa”.

In caso di contraffazione di marchio, la modesta interferenza “di fatto” tra due prodotti appartenenti alla medesima classe merceologica è, in ogni caso, sufficiente per accedere alla tutela inibitoria, posto che non può essere consentita la protrazione di alcun danno ingiusto. Al contrario, la differenza merceologica “in fatto” tra due prodotti appartenenti alla medesima classe merceologica potrebbe condurre al rigetto dell’istanza di tutela risarcitoria esclusivamente nella misura in cui facesse scadere la prova del danno al di sotto del livello della apprezzabilità di una sua qualsiasi sussistenza.

Il risarcimento del danno da lucro cessante quantificato sulla base del parametro delle “royalty non versate” – ai sensi dell’art. 125 co. 2 c.p.i. – non costituisce una forma equitativa e forfettaria di risarcimento del danno, ma corrisponde a una perdita effettiva, in quanto la potenzialità di commercializzazione è una caratteristica economicamente apprezzabile del marchio. Pertanto, in presenza di una violazione della privativa, il danno da mancata corresponsione del “giusto prezzo del consenso” è reale e va risarcito anche se non trova corrispondenza in una riduzione del mercato dell’azienda che subisce la contraffazione.

Ai fini dell’integrazione dell’illecito di contraffazione è necessario il requisito della colpa, ad ogni fine risarcitorio previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 125 c.p.i. in ragione del rapporto di specialità con l’illecito di concorrenza sleale.

Risulta applicabile al caso della contraffazione l’art. 2600 c.c., che prevede una presunzione semplice di colpa in capo all’autore delle violazioni, superabile tramite prova contraria.

La fattispecie della retroversione degli utili di cui all’art. 125, co. 3 c.p.i. costituisce un’ipotesi intermedia tra quella dell’arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) – che obbliga l’arricchito a restituire solo ciò che ha consumato del diritto altrui (c.d. limite dell’impoverimento) –, e quella del possesso della cosa altrui (art. 1148 c.c.) – che obbliga il possessore a restituire i frutti (che non hanno consumato il bene, ma si sono allo stesso aggiunti), solo se percepiti in “mala fede” –. Il contraffattore, infatti, da una parte “sfrutta produttivamente” il diritto altrui e, dall’altra, lo compromette, in tale sfruttamento, riducendone il valore. In tale ottica, il lucro cessante non si configura come un limite assoluto all’entità della restituzione, ma come entità incompatibile che può spettare al titolare del diritto solo a titolo di risarcimento del danno (e, quindi, ai sensi dei primi due commi dell’art. 125 c.p.i.). La retroversione dell’utile di cui all’art. 125, co. 3 c.p.c. potrà avere ad oggetto, quindi, solo l’utile che eccede il valore del lucro cessante.

Il contraffattore inconsapevole (senza colpa) è tenuto alla restituzione solo dell’utile creato con lo sfruttamento dell’altrui diritto, e non anche il danno da lucro cessante prodotto.

In caso di risarcimento del danno da lucro cessante calcolato ai sensi dell’art. 125 co. 2, c.p.i. sulla base delle “royalty non versate” (royalty che costituiscono un costo e, quindi, sono sottratte in modo “automatico” dall’utile realizzato dal contraffattore), viene meno la possibilità di chiedere in via alternativa o autonoma la redibizione dell’utile prevista dall’art. 125, co. 3 (come sarebbe possibile, invece, in caso di liquidazione del lucro cessante mediante corresponsione di una somma globalmente calcolata).

La rinomanza di un marchio (e, quindi, la conoscenza dello stesso da una parte significativa del pubblico di riferimento) va valutata a livello di operatori intermedi solo ove gli stessi costituiscano un “mercato a sé”, non troppo influenzabile a valle dalle scelte dei consumatori. Al contrario, in un settore come quello dei superalcolici (nel caso di specie, di gin) in cui i nomi dei produttori sono ordinariamente esposti direttamente al consumatore, la conoscenza del marchio tra gli operatori intermedi poco rileva.

La qualità di controllante o holding di una società che svolge in concreto attività d’impresa sul mercato, non esclude la possibilità di imputare alla controllante o holding atti anticoncorrenziali; sussiste, pertanto, la legittimazione passiva di quest'ultima con riferimento a contestazioni in materia di concorrenza sleale.

Non integra concorrenza sleale per storno di dipendenti il passaggio a un’impresa concorrente di un numero di dipendenti irrisorio rispetto al numero complessivo di dipendenti dell’impresa di provenienza, se non è provato che tali dipendenti svolgessero ruoli apicali o risultassero titolari di competenze difficilmente rintracciabili sul mercato del lavoro, tali da determinare un pregiudizio per l’organizzazione e la struttura produttiva dell’impresa di provenienza.

Non costituisce concorrenza sleale parassitaria l’adozione di modelli contrattuali, anche qualora replichino clausole utilizzate da un concorrente, che rientrano nel patrimonio comune di conoscenze e di esperienze degli operatori del settore.

Non costituisce concorrenza sleale parassitaria l’adozione di modelli aziendali che rientrano nel patrimonio comune di conoscenze e di esperienze degli operatori del settore.

Non costituisce concorrenza sleale parassitaria la replica del modello societario, organizzativo e statutario di un’impresa, laddove tale replica sia avvenuta a distanza di tempo dall’adozione originaria di tale modello da parte del concorrente.

Non costituisce indizio di una condotta di concorrenza sleale parassitaria la manifesta intenzione di una società di quotarsi in borsa, al pari di quanto fatto da una società concorrente, posto che trattasi di operazione notoriamente diffusa presso il ceto imprenditoriale che intenda giovarsi di flussi finanziari provenienti da terzi investitori.

Non è sufficiente a integrare atto di concorrenza sleale per interposta persona l'accesso abusivo ai sistemi informatici aziendali da parte di un ex dipendente transitato in una società concorrente, se non è provato quali siano i dati aziendali riservati della cui conoscenza si sarebbe giovata tale società concorrente e in mancanza di allegazione del danno subito.

In assenza di espressa eccezione riconvenzionale volta alla declaratoria della nullità del brevetto attoreo, detta nullità non può essere dichiarata d’ufficio, in quanto è noto che in materia di titoli di proprietà industriale, la nullità del titolo non può essere pronunciata d'ufficio, essendo ravvisabile un diverso meccanismo di protezione dell'interesse pubblico, rappresentato dalla legittimazione all'esercizio dell'azione di nullità in capo al p.m. ex art. 122, comma 1, c.p.i.

Ai sensi dell’art. 669-octies c.p.c., le spese del procedimento di descrizione devono essere liquidate nel giudizio di merito, attesa la natura non anticipatoria del procedimento di descrizione. Invece, le spese relative all’accoglimento o al rigetto di provvedimenti cautelari anticipatori devono essere liquidate nel procedimento cautelare.

La perizia di parte stragiudiziale, in quanto svolta in assenza di contraddittorio, è inidonea a costituire prova in giudizio ed è considerata una mera allegazione difensiva liberamente apprezzata dal giudice.

In assenza di un accertamento tecnico preventivo attuabile attraverso gli strumenti tipici contemplati dal codice di rito e dal codice della proprietà industriale, le indagini effettuate dalla parte devono essere svolte nel rispetto di quelle precise sequenze procedimentali, documentate, che per prassi caratterizzano anche i campionamenti effettuati da privati (prelievo del campione documentato, custodia in contenitore sigillato e tracciamento sino alla consegna in laboratorio).

[Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di non poter riconoscere attendibilità alla perizia di parte dell'attrice Sun World International volta a dimostrare l'identità genetica tra l'uva venduta dalla convenuta Conad e quella coperta dal brevetto dell'attrice a causa del difetto di condizioni di trasparenza sul confezionamento del campione analizzato e sulla sua tracciabilità.]

La registrazione presso il registro di cui all’art. 103 l.d.a. tenuto dalla Siae non è costitutiva del diritto d’autore sui programmi per elaboratore, posto che, ai sensi dell’art. 6 l.d.a., il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore, “è costituito dalla creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale”. Il contenuto originale e creativo e quindi la tutelabilità dei programmi per elaboratore, ai sensi dell’art. 2 n. 8 Lda (a norma del quale sono compresi nella protezione “i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore”) si può presumere sulla base dell’ampia diffusione e rinomanza dei programmi fra gli operatori di settore. Tale diffusione conferma l’utilità ed il pregio degli stessi ed è idonea a fondare il convincimento della loro assoluta originalità e creatività.

Riguardo al marchio complesso, la confondibilità deve essere valutata apprezzando l’insieme degli elementi di cui è composto in quanto non si può riconoscere prevalenza alla parte denominativa rispetto ad altre parti figurative, non esistendo un’astratta gerarchia tra gli elementi distintivi che compaiono in un marchio.

La valutazione della somiglianza tra due marchi non può infatti limitarsi a prendere in considerazione solo una componente e a paragonarla con un altro marchio, occorrendo procedere all’esame dei segni in conflitto considerati ciascuno nel suo insieme. Cionondimeno ciò non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere influenzata da una o più delle sue componenti e, in tali casi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza possa essere affidata al solo esame di tali componenti.

[Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso la violazione dei diritti di marchio dell'attrice per il solo fatto che la convenuta abbia utilizzato la parola “Legend” (inclusa nel marchio complesso dell'attrice) per identificare una propria linea di prodotti, in ragione della carenza di novità e di originalità di tale elemento denominativo nel settore merceologico degli alimenti per animali, con conseguente esclusione del rischio di associazione.]

Ai sensi dell’art. 161 l.d.a., la descrizione può essere adottata a tutela del diritto d’autore.

La legge tutela il software non per quanto riguarda le idee astratte che stanno alla sua base o le funzioni concrete che vengono attribuite alla macchina, ma per ciò che concerne l’espressione testuale del programma. Tale tutela non è limitata alle sole espressioni testuali contenute nel codice sorgente.

In un giudizio di contraffazione di brevetto, la revoca di un provvedimento cautelare, ai sensi dell’art. 669-decies c.p.c., “processualmente definitivo” può avvenire soltanto qualora emerga un “fatto nuovo”, diverso dal decorso del tempo, e rilevante, sotto il profilo del periculum in mora o del fumus boni iuris, ai fini della rinnovazione dello stesso giudizio cautelare. In tal caso l’esito di una prova, in quanto mero fatto processuale e non fatto storico, potrebbe apportare un nuovo elemento di giudizio, ma alla sola condizione che il dato rilevato risulti in sé pacifico e si sottragga, perciò, alla necessità di una valutazione da parte del giudice.

Deve dichiararsi la carenza di legittimazione dell’attore ad impugnare la delibera assembleare qualora lo stesso abbia esercitato il recesso comunicandolo alla società in data anteriore alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio. La dichiarazione di recesso è infatti un negozio giuridico unilaterale e ricettizio, quindi soggetto alle regole generali proprie degli atti unilaterali. Non è necessaria l’accettazione della società, essendo sufficiente, per la sua efficacia e validità, la sola notifica.

La controversia avente ad oggetto il diritto alla liquidazione della quota del socio receduto, a seguito della trasformazione della società, non essendo ancorata al rapporto societario o alle partecipazioni sociali, ma ad un mero diritto di credito, non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché il recesso è un atto unilaterale recettizio che, una volta comunicato, determina la perdita dello status socii e del diritto agli utili, a prescindere dalla liquidazione della quota che non ne costituisce una condizione sospensiva, ma una conseguenza stabilita dalla legge.