La cessazione degli effetti del brevetto italiano derivante dalla sostituzione del brevetto europeo opera nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione, dovendoci essere una coincidenza dell’ambito di tutela. Nel caso in cui il contenuto del brevetto europeo non sia del tutto sovrapponibile con quello del brevetto italiano, il cui ambito di tutela è più esteso, il brevetto italiano, in base al principio della preminenza del brevetto europeo, è inefficace per la parte contenuta in esso, ma non anche per la parte residua, non coperta dall'ambito di tutela del brevetto europeo.

In materia di brevetti di procedimento, nell’ambito di una misura di descrizione occorre limitare la verifica del risultato della descrizione soltanto a una verifica formale, ossia a un vaglio c.d. esterno della tipologia dei documenti raccolti: l’esame deve pertanto arrestarsi alla rilevanza e alla –formale- pertinenza degli elementi probatori acquisiti (c.d. res estensa, ossia riscontro di quale sia la natura e la tipologia dei documenti acquisiti) e non già, anche, al compimento di un’indagine del suo contenuto (c.d. res cogita, finalizzata a verificare in concreto se gli elementi contenuti nei documenti comportino un giudizio di interferenza).

Nel procedimento di descrizione, a differenza di quanto avviene in tutti gli altri procedimenti cautelari, aventi ad oggetto anticipazioni di tutela della posizione giuridica sostanziale, ciò che viene in rilievo è il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente.

Nel giudizio di contraffazione di marchio si adotta il criterio della valutazione globale e sintetica del segno distintivo con riguardo alla componente fonetica, visuale e concettuale. Il Giudice è chiamato a valutare se tra il marchio registrato e il segno distintivo asseritamente in contraffazione sussista una somiglianza visiva, fonetica e/o concettuale, complessivamente apprezzata e di tale intensità da determinare il rischio di confusione per il pubblico, qualora i due segni siano utilizzati per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini.

La concorrenza sleale per imitazione servile ex art. 2598, n 1 c.c. postula l’accertamento del carattere distintivo e della notorietà qualificata dei prodotti imitati (nel caso di specie, capi di abbigliamento), i quali per la loro capacità distintiva devono essere percepiti dal pubblico dei consumatori di riferimento come segno che denota la provenienza da un determinato imprenditore.

In materia di brevetti, al fine di distruggere la novità dell’invenzione deve considerarsi il contenuto complessivo della pubblicazione anteriore quale ricavabile dall’esperto del ramo, senza integrazione alcuna del suo sapere specialistico al fine di modificare o integrare il trovato, sia pure in modo ovvio, questione rilevante, invece, in relazione al diverso requisito dell’altezza inventiva. Eventuali modifiche o sviluppi dell’informazione tecnica contenuta nel documento non fanno parte di ciò che viene rivelato dal documento anteriore. Se per la valutazione del requisito di novità possono considerarsi anche eventuali caratteristiche implicite derivabili da un documento appartenente allo stato della tecnica, le stesse devono risultare leggibili dall’esperto del ramo, da quel documento direttamente e senza ambiguità. Viceversa, non possono considerarsi, ai fini della valutazione del requisito della novità dell’oggetto di una data rivendicazione, tutte quelle caratteristiche implicite, ma equivocabili, descritte in relazione ad una certa anteriorità, e neppure si considereranno quelle caratteristiche estrapolate arbitrariamente dalla descrizione di una anteriorità, senza tenere conto delle relative relazioni funzionali con le restanti caratteristiche.

Quanto all’altezza inventiva, ex art. 48 CPI, è necessario fare riferimento al noto criterio del “problem-and-solution approach”, che impone innanzitutto di determinare la “tecnica anteriore più vicina” -individuando quella anteriorità che costituisce il punto di partenza più promettente per giungere alla soluzione rivendicata della privativa in esame e che normalmente ha il maggior numero di caratteristiche in comune con la soluzione oggetto di rivendicazione, o che permette il minimo numero di modifiche per giungere alla soluzione rivendicata- selezionando poi le caratteristiche (“caratteristiche distintive”) che ne distinguono la soluzione rivendicata. Va quindi determinato il “problema tecnico oggettivo” risolto dalla o dalle caratteristiche distintive della soluzione rivendicata (ossia da quella o quelle caratteristiche che non sono descritte o suggerite dalla “tecnica anteriore più vicina”) e debbono essere individuate le competenze dell’esperto del ramo, per considerare se lo stesso, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina”, avrebbe risolto in modo ovvio il problema tecnico oggettivo, e quindi sarebbe giunto banalmente alla soluzione rivendicata in esame, eventualmente combinando tra loro gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con un’altra diversa anteriorità o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata in esame.

Riguardo alla conversione del brevetto in modello di utilità, ex art. 76, co. 3 CPI, indipendentemente dall’adesione, per distinguere il modello di utilità dall’invenzione, alla teoria quantitativa (che attribuisce ai modelli una minore efficacia creativa) o, preferibilmente, a quella qualitativa (fondata sulla diversità ontologica delle due privative), in linea generale non può trovare giustificazione la previsione di una tutela monopolistica per una conformazione che, pur essendo nuova ed utile, non realizzi un progresso apprezzabile rispetto alla situazione preesistente della tecnica: invero l’art. 82 CPI richiede che l’efficacia e comodità di impiego conferita dal trovato sia “particolare”.

Per la valutazione della validità e della contraffazione debbono essere adottati criteri univoci e omogenei, non potendosi estendere, attraverso la contraffazione per equivalenti, l’ambito di operatività del trovato, adottando interpretazioni che, già escluse in sede di valutazione della validità, hanno consentito di giungere alla salvaguardia del brevetto. Per evitare palesi incongruenze, che minino la sicurezza dei terzi, è necessario che il criterio che si adotti per interpretare il brevetto sia omogeneo sia in sede di valutazione della validità che della contraffazione.

Nel giudizio di contestazione di uso di marchio, la dedotta circostanza di parte convenuta del “preuso” del marchio all’interno del territorio, anche attraverso la sua pacifica utilizzazione, supportano il quadro del vantato diritto da parte di quest’ultima alla prosecuzione della sua utilizzazione all’interno del territorio in cui è stato diffuso e quindi la liceità del suo uso.

Il preuso è distruttivo della novità del segno quando è notorio ai consumatori come segno utilizzato per prodotti o servizi dello stesso genere. A tale fine non è necessaria una notorietà diffusa a tutto il territorio nazionale, ma è sufficiente che non sia meramente locale. Ai sensi dell’art. 28 CPI, il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, il quale abbia, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non può domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. L’onere di provare l’uso incombe sul soggetto che ha proposto l’eccezione e nella fase probatoria non e’ sufficiente la prova della registrazione, ma occorre la conoscenza dell’uso per 5 anni consecutivi e la tolleranza dell’uso. Il dies a quo per il computo del quinquennio di non uso coincide con la data di registrazione e non di deposito del marchio, deponendo in tale senso non solo la lettera dell’art. 24 CPI, ma anche la ratio dell’istituto, che è quella di favorire il titolare dell’esclusiva, che solo al momento della registrazione ha la certezza che il proprio marchio è stato accolto e, quindi, ha la facoltà di uso.

L’ art. 2598 n.3 cod. civ., che nell’ambito della responsabilità extracontrattuale sanziona quelle attività contrarie ai principi di correttezza professionale idonee a danneggiare l’altrui impresa, non può in sé rendere illecita una condotta contrattualmente consentita, ove già sia stata la volontà delle parti a disciplinare il relativo rapporto (Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che, in assenza di clausola di esclusiva, non inserita nel contratto di fornitura commerciale tra produttore e distributore, la vendita diretta del produttore in concorrenza con il distributore non costituisse concorrenza sleale).

Affinché l’attività di acquisizione dipendenti (cui vanno parificati i collaboratori stabilmente inseriti nell’organizzazione imprenditoriale della “stornata”) integri l’ipotesi della concorrenza sleale è necessario che sia stata attuata con la finalità di danneggiare l’altrui azienda, in misura che ecceda il normale pregiudizio che può derivare dalla perdita di prestatori di lavoro che scelgano di lavorare presso altra impresa. L’illiceità della condotta ex art. 2598 n. 3 c.c. dovrebbe quindi essere desunta dall’obbiettivo essenziale che l’imprenditore concorrente si proponga, attraverso questo passaggio di dipendenti, di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista. Non basta infatti che l’atto in questione sia diretto a conquistare lo spazio di mercato del concorrente, anche attraverso l’acquisizione dei migliori collaboratori, ma è necessario che sia diretto a privarlo del frutto del “suo” investimento. Per individuare siffatta scorrettezza concorrenziale occorre innanzitutto considerare i mezzi utilizzati, valutando non solo le modalità di reclutamento dei dipendenti stornati, ma anche e soprattutto gli effetti potenzialmente “destrutturanti” sull’altrui organizzazione aziendale e la conseguente parassitaria sottrazione di avviamento (il che consente di ancorare ad elementi indiziari oggettivi il requisito del c.d. “animus nocendi”).

Emergenze di disagio imprenditoriale rappresentano una “voce di danno” non facilmente dimostrabile (e tantomeno quantificabile matematicamente, neppure con l’aiuto di un CTU) per la quale appare giustificato il ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.

Nell’ambito di un giudizio cautelare all’interno del quale venga proposta questione di legittimità costituzionale, posto che il Giudice - qualora ritenga la questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata e rilevante - in presenza del periculum in mora ben può regolamentare l’assetto di interessi in modo da far sì che l’attesa del giudizio di costituzionalità non pregiudichi irreparabilmente il diritto del ricorrente. La misura della descrizione – avendo principalmente l’intento di acquisire e conservare una prova che nelle more potrebbe rischiare di essere annullata o alterata - appare come quella effettivamente idonea ed indispensabile al fine di regolamentare l’assetto di interessi in modo da non pregiudicare irreparabilmente il diritto del ricorrente.