La norma sulla registrazione in mala fede si applica in tutte le ipotesi in cui, per una qualsiasi ragione, un soggetto possa vantare su un segno delle legittime aspettative che tuttavia non si siano ancora “consolidate” in un diritto opponibile a terzi ed in cui un altro soggetto, essendo a conoscenza di tali aspettative, anticipi il primo nella registrazione. La mala fede è riscontrabile in chi, a conoscenza delle attività preparatorie e di investimento di un altro soggetto relativamente ad un segno distintivo, ne ostacoli il progetto imprenditoriale, provvedendo alla preventiva registrazione.

Affinché un marchio possa definirsi rinomato è sufficiente che il segno sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti.Il requisito della rinomanza del marchio deve essere valutato tenendo conto a) della quota di mercato detenuta dal marchio, b) dell’ intensità ed estensione geografica, c) della durata del suo uso, d) dell’ entità degli investimenti realizzati per promuoverlo.

Posto che il diverso livello di rinomanza incide sull’ onere della prova, la parte che intende provare la rinomanza del marchio può fare ricorso anche alle nozioni di comune esperienza.

Il principio di unitarietà dei segni distintivi, di cui all’art. 22 CPI, vieta l’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna o nome a dominio aziendale, di un segno uguale o simile all’altrui marchio qualora possa determinarsi un rischio di confusione del pubblico.

L’ambito di operatività della consulenza tecnica preventiva è circoscritto alle controversie vertenti sui diritti di credito, abbiano essi matrice contrattuale o extracontrattuale, e non si applica invece alle altre situazioni giuridiche che non sono fonte diretta di un diritto di credito. Esulano dunque dall’ambito della disciplina i diritti assoluti e le azioni volte all’accertamento, oltre che del dedotto abuso di dipendenza economica, della sussistenza o meno di un diritto proteggibile a norma della legge sul diritto d’autore, con conseguente richiesta di ordine inibitorio, accertamento del diritto alla restituzione degli archivi e condanna al pagamento del valore di detti archivi e più generale condanna al risarcimento dei danni.

Deve escludersi l'applicabilità dell'art. 696 bis c.p.c. in tutti i casi in cui sia controversa nel procedimento non solo la misura degli eventuali crediti e/o di un’asserita obbligazione risarcitoria, ma anche l'effettiva esistenza di detti crediti e di detta obbligazione, nonché i presupposti in fatto e in diritto sui quali si fonderebbero i pretesi crediti, di carattere contrattuale o extracontrattuale.

Le imprese in posizione dominante debbono considerarsi, secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria, gravate da una “speciale responsabilità” che vieta loro comportamenti che, se tenuti da imprese che non detengono un rilevante potere, sono del tutto legittimi. L’art. 102 lett. c) TFUE impone loro un obbligo di parità di trattamento,vietando quelle discriminazioni consistenti nell’applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti.

In ambito di modelli e design, è ormai pacifico che il requisito principale di protezione, cioè il carattere individuale, introdotto dalle riforme normative imposte dall’adeguamento alla direttiva CE 98/71, risulta assai meno pregnante rispetto a quella vera e propria potenzialità di far evolvere il gusto richiesta dalla normativa previgente (“speciale ornamento”), sicché l’ambito delle forme tutelabili ne risulta ampliato a tutte quelle che presentano una originalità estetica che possa da sola orientare le scelte di acquisto del consumatore finale.

Nel campo della proprietà industriale, il risarcimento del danno può andare oltre il semplice lucro cessante, ma non introduce una forma di danno punitivo, ponendosi in una prospettiva non strettamente indennitaria, bensì riparatoria, che si propone di annullare le conseguenze negative che l’illecito ha avuto sul corretto equilibrio di mercato.

Il risarcimento del danno in materia industrialistica opera anche quale aspetto del ripristino di corrette condizioni della concorrenza, della quale fanno parte le legittime esclusive (anche nella prospettiva di tutela dei consumatori da condotte decettive) definendo i comportamenti da tenere nella legittima competizione: così il danno risarcibile ex art. 125 c.p.i. si avvicina al “danno concorrenziale”, che considera le alterazioni del mercato conseguenti all’illecito e vieta ogni forma di parassitismo.

La domanda di accertamento di contraffazione rispetto a un modello di fatto proposta nella 1° memoria, 183, 6° comma c.p.c. non costituisce domanda nuova rispetto a quella formulata con la citazione introduttiva del giudizio avente ad oggetto la richiesta di tutela di un’esclusiva fondata su un disegno/modello registrato. Essa rappresenta semmai una mera modifica della domanda inizialmente proposta volta ad ottenere la tutela del diritto affermato (quello di esclusiva all’uso del modello/disegno industriale), in prima battuta in quanto rinveniente da una “registrazione”, e successivamente – stante la contestazione di validità di detto titolo – in quanto rinveniente da un “fatto” quale la divulgazione di articoli riproducenti un disegno nuovo e dotato di efficacia individualizzante, suscettibile – ex art. 34 c.p.i. e art. 7 paragrafo 2 lett. b) del Reg. Modello Comunitario (RCD) 6/2012 – di fondare, comunque, detta tutela.

La ratio degli art. 34 c.p.i. e art. 7 del Reg. CE n. 6/2002 è di impedire che siano opponibili al titolare del diritto atti di divulgazione del modello o del disegno che questi abbia effettuato nei 12 mesi dalla domanda della registrazione (o che abbiano compiuto terzi , contro l’autore del disegno, nello stesso periodo, che in quanto tali si considerano un abuso); si tratta di un termine di tolleranza garantito a coloro che intendano verificare il successo del modello sul mercato prima di provvedere alla registrazione nazionale o comunitaria, con le spese e gli oneri che ciò comporta.

La contraffazione di un bene e la sua commercializzazione determinano la perdita attuale e/o potenziale di clientela e vanificano gli sforzi compiuti da chi ne è stato vittima per ottenere la privativa (spese di ricerca e registrazione) e per lanciare il prodotto sul mercato (spese di promozione), provocando un danno patrimoniale e un danno all’immagine dell’imprenditore, che, anche attraverso la capacità distintiva di quel bene, intendeva rafforzare la sua possibilità di penetrazione del mercato.

La condotta di una parte che proponga la medesima domanda cautelare ad autorità giudiziarie diverse, insistendo, sulla base dei medesimi fatti lesivi, per l’accoglimento della domanda, persino dopo l’emissione da parte del giudice, preventivamente adito, di un provvedimento di merito che rigetti l’istanza, con il palese scopo di ottenere avanti al secondo giudice, una sostanziale riforma del detto provvedimento - avverso il quale, peraltro, sia stato anche proposto reclamo, con evidente tecnica di forum shopping - essendo volta a duplicare i processi, con la finalità di aumentare le probabilità di ottenere un provvedimento a sé favorevole, integra un abusivo esercizio dello strumento processuale ex art. 96 c.p.c..

Tra due marchi sussiste il rischio di confusione quando vi è, in concreto, la possibilità che il pubblico ritenga che i prodotti o i servizi contraddistinti da un marchio che imita quello di altra impresa provengano dalla medesima impresa o da imprese tra loro collegate (onde si parla del c.d. rischio di associazione, che ricorre quando il pubblico - pur non riconducendo al titolare del marchio imitato anche la provenienza dei prodotti contraddistinti dal marchio imitante - sia portato a ritenere che sussistano tra le diverse imprese, rapporti di natura contrattuale, quale, ad esempio, un rapporto di licenza di marchio).

L'uso indisturbato per trent'anni del marchio di fatto "confondibile" non impedisce l'accertamento della contraffazione. E' escluso che si possa dare rilievo, agli effetti della convalidazione, all'uso di un marchio posteriore non registrato e, comunque ad un uso del marchio anteriore alla sua registrazione. Tuttavia in presenza di "circostanze eccezionali" (la prolungata coesistenza per oltre 30 anni di due marchi identici riferiti a prodotti identici che, tuttavia i consumatori sono in grado di distinguere come prodotti di imprese diverse) non può essere dichiarata la nullità del marchio posteriore nella misura in cui questo, in ragione di quelle particolari circostanze, risulta non poter pregiudicare la funzione essenziale del marchio consistente nel garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi.

La coesistenza tra i due marchi, protrattasi per un tempo significativo, modifica l'originario assetto degli interessi coinvolti nel conflitto: (i) non solo alimenta l'affidamento del titolare del marchio posteriore a poterne continuare l'uso, beneficiando dell'accreditamento sul mercato che egli stesso ha realizzato, ma (ii) consente anche che nei consumatori, grazie a ripetute esperienze d'acquisto, maturi la consapevolezza delle "differenze" tra i prodotti e tra i marchi che li contraddistinguono, e, pertanto, la capacità di distinguere i due marchi e collegarli alle relative imprese produttrici; cessa, quindi, progressivamente il rischio che il marchio posteriore pregiudichi la funzione di indicazione di provenienza del marchio anteriore e l'interesse dei consumatori a poter effettuare consapevolmente le proprie scelte d'acquisto.

L'inerzia quasi trentennale del titolare del marchio anteriore non può essere invocata a titolo di decadenza onde ottenere la dichiarazione di convalidazione del marchio posteriore se quest'ultimo manca del presupposto della registrazione; ciò nondimeno essa ben può rilevare nella misura in cui risulti aver prodotto una situazione di coesistenza di due marchi simili nella quale è, tuttavia, venuto in concreto a mancare il rischio di confusione.

Il principio dell’esaurimento consente al titolare dei diritti di proprietà industriale l’esercizio dell’esclusiva con la prima immissione in commercio del prodotto, impedendola, invece, con riguardo ai successivi atti di circolazione del medesimo, perché altrimenti la limitazione della concorrenza sarebbe eccessiva.

Il principio dell’esaurimento implica il contemperamento di interessi contrapposti: da un lato l’interesse dei titolari dei diritti di proprietà industriale ad ottenere un’esclusiva e dall’altro l’interesse della collettività a non subire limitazioni alla libera iniziativa economica e alla concorrenza.

Qualora trovi applicazione il principio dell’esaurimento del marchio, il titolare del diritto non può impedire le importazioni parallele: egli, cioè non può vietare la circolazione nello Stato dei prodotti messi in commercio da lui o con il suo consenso in altro Stato membro.

Il titolare del diritto non può impedire al terzo che commercializza un bene legittimamente immesso sul commercio dal titolare, o con il suo consenso, l’ulteriore circolazione del bene, da un lato, in forza del principio dell’esaurimento del diritto esclusivo e, dall’altro, in forza dell’inopponibilità a terzi dei contratti stipulati dal titolare del diritto con altri contraenti.

Anche estendendo la deroga all’applicazione del principio dell’esaurimento del marchio fino a ricomprendervi tutti gli atti che comportino un rilevante pregiudizio alla reputazione del marchio, non è sufficiente allegare l’esistenza di una particolare modalità imposta per una migliore distribuzione dei prodotti, ma occorre provare che le modalità poste in essere da terzi estranei alla rete siano tali da arrecare effettivamente il grave pregiudizio alla distribuzione.

Il principio dell’esaurimento del marchio non trova applicazione qualora sussistano “motivi legittimi”, i quali legittimano il titolare dei diritti di proprietà industriale ad impedire la ulteriore circolazione dei beni. Costituiscono “motivi legittimi” idonei a far sì che non trovi applicazione il principio dell’esaurimento del marchio: a) la modifica o l’alterazione dello stato dei prodotti, dopo la loro immissione in commercio e b) tutti quei casi che importano un serio e grave pregiudizio: questo ultimo deve essere accertato in concreto.

Il titolare del marchio non può vietare l’uso del segno distintivo a fini pubblicitari, tranne che venga dimostrato, alla luce di specifiche e concrete circostanze, che tale uso nuoce gravemente al prestigio del segno e che viene effettuato con modalità tali da creare un collegamento commerciale tra l’impresa terza e il titolare del marchio.

L’onere della prova circa l’accertamento dell’esistenza di motivi legittimi che escludono l’esaurimento del marchio, una volta accertata la prima immissione in commercio da parte del titolare o con il suo consenso nello Stato (o nella Comunità), incombe a colui che deduce tali motivi.

Un sistema di distribuzione selettiva, anche se limita la concorrenza sul mercato, può costituire una modalità di commercializzazione legittima ai sensi dell’art. 101 paragrafo 3 TFUE, quando ricorrono determinate condizioni relative alla natura del prodotto, ai criteri di scelta, di natura oggettiva e qualitativa, dei rivenditori e alla misura dei limiti alla concorrenza, e cioè quando a) riguarda particolari tipologie di beni, di elevato livello tecnico per i quali l’acquirente necessiti di specifica assistenza o beni di lusso e di prestigio, per tutelare gli investimenti effettuati dal titolare e b) i limiti imposti dalla concorrenza sono stabiliti in modo oggettivo, tenendo conto delle qualità professionali dei rivenditori.

L'istanza di anonimizzazione di un provvedimento giudiziale, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs 196/2003 (Codice della privacy), può essere presentata dalla parte che ne ha interesse prima che sia definito il relativo grado di giudizio. In caso di procedimento cautelare (altro…)

Il cosiddetto storno di dipendenti rappresenta una normale espressione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. e della libera circolazione del lavoro ex art. 4 Cost.. Affinchè l’ attività di acquisizione di collaboratori e dipendenti integri l’ ipotesi della concorrenza sleale è necessario che sia stata attuata con la finalità di danneggiare l’altrui azienda, in misura che ecceda il normale pregiudizio che può derivare dalla perdita di prestatori di lavoro che scelgano di lavorare presso altra impresa.

Non basta infatti che l’ atto in questione sia diretto a conquistare lo spazio di mercato del concorrente, anche attraverso l’ acquisizione dei migliori collaboratori, ma è necessario che sia diretto a privarlo del frutto del “suo” investimento. Per individuare siffatta scorrettezza concorrenziale occorre innanzitutto considerare i mezzi utilizzati, valutando le modalità di reclutamento dei dipendenti stornati e gli effetti potenzialmente “destrutturanti” sull’altrui organizzazione aziendale, in uno con la parassitaria sottrazione di avviamento (il che consente di ancorare ad elementi indiziari oggettivi il requisito del c.d. “animus nocendi”).

Non corrisponde ai principi di lealtà l’assunzione di dipendenti altrui finalizzata pure all’utilizzo di specifiche conoscenze commerciali e comunque alla sottrazione di clienti con cui i dipendenti si trovavano in relazione privilegiata. I vantaggi in termini di avviamento e clientela derivati dall’attività promozionale dei dipendenti del settore commerciale sono patrimonio acquisito dell’impresa da cui dipendono ed il necessario rispetto delle regole di correttezza ex art. 2598 n. 3 c.c. non consente al nuovo datore di lavoro di utilizzare gli ex collaboratori del concorrente per un sistematico contatto con i clienti già trattati al fine di acquisirli a proprio favore. In questa prospettiva meno rileva, se non ad aggravare una condotta già di per sé potenzialmente illecita, che il contatto avvenga utilizzando liste clienti e prezzari con le caratteristiche di cui all’art. 98 CPI, ovvero semplicemente ricostruite da ciascun commerciale.

E'noto, che il “capitale umano” non è privo di un valore stimabile economicamente, essenzialmente in una prospettiva organizzativa, che consente di riguardarlo quale risorsa dell’ impresa costituita dalle “conoscenze”e dalle “competenze” detenute dal personale (abilità, formazione, esperienza e valore personale), ovviamente tanto più rilevante quanto già organizzata ed abituata ad operare in team (che fonde professionalità complementari e già use a decisioni condivise) e ad avere un approccio competitivo sul mercato.

In proposito, la dottrina aziendalistica ha notoriamente sviluppato delle metodologie di valutazione basate sui costi (relativi all’ acquisizione e formazione del personale medesimo, ed usualmente parametrati tra 1/3 e 2,5 della retribuzione annua lorda) o, in alternativa sulle potenzialità economico-redittuali. Tali metodologie possono fornire solo un criterio di valutazione, sicchè il Giudice deve fare ricorso ai poteri di cui all’ art. 1226 c.c. ed alle nozioni di comune esperienza per integrare le risultanze istruttorie.