Anche se il nostro ordinamento non conosce l'istituto del "danno punitivo", nessuna lesione dell'altrui diritto di marchio può considerarsi improduttiva di danni. Una privativa va infatti considerata quale bene normalmente produttivo - sia sotto il profilo del vantaggio monopolistico attribuito al titolare che contrassegni i servizi, sia sotto quello della redditività assicurata dalla concessione di licenza a terzi - dotato di un valore capitale che viene irrimediabilmente eroso dall'attività illecita, rispetto al quale debbono trovare applicazione le disposizioni speciali di cui all'art. 125 CPI.

La norma certamente richiama le disposizioni codicistiche sia in tema di presupposti soggettivi che di nesso causale, ma impone di tenere conto di "tutti gli aspetti pertinenti" nella valutazione delle conseguenze economiche negative, esaltando i poteri equitativi del giudice, laddove, al secondo comma, autorizza la liquidazione di una "somma globale, stabilita in base agli atti della causa ed alle presunzioni che ne derivano", secondo i criteri del primo comma, peraltro con una soglia minima (royalties figurate).

Al fine della valutazione dell’esistenza di un abuso di posizione dominante, il principio dell'onere della prova deve essere calibrato rispetto alla necessità di rendere effettiva la tutela dei privati che agiscono in giudizio, tenuto conto dell'asimmetria informativa esistente tra le parti nell'accesso alla prova. In tale prospettiva, rimane fermo l'onere dell'attore di indicare in modo sufficientemente plausibile seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza e a ledere il suo diritto di godere del beneficio della competizione commerciale, ma è assegnato al giudice l’onere di valorizzare in modo opportuno gli strumenti di indagine e conoscenza che le norme processuali già prevedono, interpretando estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d'ufficio, al fine di esercitare, anche officiosamente, quei poteri d'indagine, acquisizione e valutazione di dati e informazioni utili per ricostruire la fattispecie anticoncorrenziale denunciata.

Costituisce condotta di concorrenza sleale per denigrazione la divulgazione del contenuto di un provvedimento giudiziario attraverso un comunicato che, a partire dal suo titolo fino all’articolazione di ogni sua frase, per i toni e la scelta dei termini utilizzati, veicola un messaggio scorretto e una denigrazione della condotta commerciale della controparte concorrente, che non trova fondamento nella pronuncia né nella realtà dei fatti.

La tutela di cui all'art. 2598, comma 1, c.c., attiene non alla forma del prodotto in sé, bensì a quegli elementi accidentali o capricciosi che consentano di assurgere ad elemento distintivo e individualizzante di un prodotto. In tale contesto, si integra un'ipotesi di concorrenza sleale per imitazione servile di cui all’art. 2598 n.1 c.c. quando un'imprenditore riproduce in modo sostanzialmente identico l’elemento individualizzante del prodotto di un concorrente, tanto da suscitare, ictu oculi, la medesima impressione generale nel consumatore. Eventuali differenze di mero dettaglio non incidono sull’impressione generale che ne trae il consumatore medio che, certo, non riesce a discernere quale sia il prodotto originale e quale quello imitato (tanto più se si considera che detta distinzione dovrebbe avvenire alla luce del “ricordo” del prodotto originale impresso nella mente del consumatore, non certo di un confronto diretto di due elementi contestualmente offerti alla sua attenzione).

La condotta contraria a disposizioni pubblicistiche non implica in sé automaticamente – quale comportamento necessariamente plurioffensivo - anche una condotta anticoncorrenziale, così come quest’ultima non presuppone necessariamente la lesione di disposizioni pubblicistiche, in quanto gli interessi protetti dalle disposizioni pubblicistiche e da quelle della concorrenza sleale spesso sono distinti, per cui i comportamenti lesivi delle prime non lo sono automaticamente anche delle seconde.

Trattandosi di illecito di pericolo, ciò che rileva perché una comunicazione ingannevole integri anche concorrenza sleale è solo l’idoneità del messaggio a trarre in inganno il consumatore, il quale può essere “dirottato” nella sua scelta di acquisto ed indotto ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso, con conseguente alterazione anche della corretta dinamica concorrenziale a danno dell’imprenditore leale che, nella prospettiva del consumatore, offre sul mercato un bene equipollente; le disposizioni a tutela del consumatore svolgono infatti, sotto questo profilo, anche il ruolo di proteggere la libera competizione degli imprenditori, colpendo condotte che dissuadono i consumatori dall’acquistare beni dei concorrenti leali.

Per la quantificazione del danno da illecito concorrenziale ex art. 2600 c.c., gli utili conseguiti dal concorrente vanno considerati (in applicazione solo analogica all’art. 125, comma 3, c.p.i., dettato esclusivamente per le privative industriali e di stretta interpretazione) solo quali parametro massimo per la quantificazione del pregiudizio patito dall’attore, da coniugare con un giudizio stringente sul nesso causale.

Costituiscono informazioni segrete tutelate ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. le note tecniche di dettaglio riferite a specifici prodotti del titolare, la cui particolare, precisa e specifica combinazione di conoscenze è ignota agli esperti del settore e ha valore economico, quando il titolare abbia adottato misure idonee a mantenerle segrete [quali un protocollo di gestione della rete aziendale con password e diversi livelli di accessibilità]. L’impresa sui cui computer e server aziendali sia reperita un’ingente mole di file sottratti al concorrente [codici sorgente, schemi progettuali, specifiche tecniche, documenti commerciali riservati, copiati da un dipendente proveniente dal concorrente], dei quali ha avuto la piena e indisturbata disponibilità, viola i diritti esclusivi di quest’ultimo sul software e sul know-how.

Anche ove non sia provata la titolarità di informazioni riservate o di diritti esclusivi di utilizzazione dei programmi per elaboratore, la copiatura massiva di una mole ingente di dati e informazioni riconducibili a un concorrente, tale da coincidere sostanzialmente con il suo intero patrimonio informativo aziendale, integra una forma di concorrenza sleale.

Accertata la sottrazione delle informazioni aziendali del concorrente, l’inibitoria del loro utilizzo, assistita da penale, prescinde dalla prova del danno; le domande di risarcimento e di pubblicazione della sentenza vanno invece respinte quando manchi la prova di qualunque utilizzo o tentativo di impiego del materiale illecitamente acquisito mediante copia informatica, con conseguente esclusione di ogni pregiudizio per il titolare.

Lo storno di dipendenti richiede la prova dell’animus nocendi del concorrente, desumibile da comportamenti attivi idonei a interferire con la libera scelta dei lavoratori, quali l’erogazione o la promessa di incentivi impropri, la denigrazione del precedente datore di lavoro o contatti pressanti per orientarne il convincimento. Il solo passaggio immediato al concorrente, a breve distanza di tempo, di due dipendenti dimissionari senza preavviso e non vincolati da patti di non concorrenza è insufficiente a dimostrarlo.

È nullo ai sensi degli artt. 19, co. 2, e 25, co. 1, lett. b), c.p.i. il marchio nazionale registrato sulla base di una domanda depositata in mala fede da chi, consapevole dell’esistenza di un segno del tutto simile usato da decenni da un’impresa [straniera] per i medesimi prodotti e in progressiva espansione [anche nel mercato italiano], miri ad acquisire i diritti esclusivi nel territorio nazionale su un segno distintivo espressione della storia imprenditoriale altrui. La mala fede può essere desunta in via presuntiva da elementi quali i precedenti rapporti commerciali del richiedente aventi a oggetto i prodotti contraddistinti dal segno altrui, [i legami personali con il paese in cui il segno è noto,] l’obiettiva somiglianza tra i segni e la possibilità di conoscere, attraverso la consultazione della banca dati dei marchi comunitari, i precedenti tentativi di registrazione del segno da parte del suo titolare.

Sono nulli per difetto di novità, ai sensi degli artt. 12, co. 1, lett. d), e 25, co. 1, lett. a), c.p.i., i marchi nazionali che riproducono quasi tutti gli elementi [componente denominativa, lettering, posizionamento e motivi grafici] di un marchio comunitario anteriormente registrato per la medesima classe di prodotti, con conseguente rischio di confusione per il pubblico dei consumatori.

La declaratoria di nullità dei marchi azionati dall’attore priva di fondamento le domande di accertamento della contraffazione da lui proposte sulla base dei medesimi titoli. L’uso di tali segni per la distribuzione e l’offerta in vendita dei prodotti integra, a sua volta, contraffazione dei marchi comunitari anteriori del convenuto.

Quando non si disponga di dati certi sulla dimensione dell’illecito, anche per l’inottemperanza del contraffattore all’ordine di esibizione della documentazione contabile e commerciale, il danno da contraffazione di marchio, derivante dalla perdita di quote di mercato e dalla diluizione del valore dei marchi del titolare, è liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 125 c.p.i., tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto. La pubblicazione della sentenza ex art. 126 c.p.i. può essere disposta, quale ulteriore forma di riparazione del danno all’immagine, con modalità idonee a raggiungere il pubblico di riferimento dei prodotti [su un quotidiano locale e anche in lingua spagnola].

In tema di tutela sui generis del costitutore di un database, la disciplina di cui agli artt. 102 bis e 102 ter l.a. intende fornire tutela a quel soggetto che abbia sopportato investimenti rilevanti per acquisire ed organizzare i contenuti della banca dati stessa, investimenti che possono essere di carattere finanziari come anche di mero impegno organizzativo nella raccolta e nell'inserimento dei dati nella banca dati. Integra la nozione di "investimento" in tal senso, la raccolta sistematica di informazioni e dati relativi mediante la costante e duratura utilizzazione di risorse interne al fine di mantenere aggiornato e sviluppato il contenuto della stessa.

La tutela sui generis del costitutore di una banca dati non impedisce che un diverso soggetto possa costituire una banca dati di identico contenuto rispetto ad altra preesistente, a condizione che ciò avvenga mediante l'impegno di risorse autonome ed al di fuori di estrazioni non autorizzate.

Le circostanze che le informazioni ed i dati della banca dati potrebbero essere ricavate da altre fonti accessibili e che, comunque, quand'anche estratte in maniera non autorizzata dalla banca dati pre-esistente, non sono state successivamente usate non paiono di specifico rilievo al fine di poter giustificare la sottrazione, posto che la tutela in questione si appunta sull'indebito sfruttamento delle attività organizzative e finanziarie impiegate nell'arco di lungo tempo per la costituzione della banca dati sottratta.

In relazione ai presupposti specificatamente previsti dall'art. 98 e 99 c.p.i. in tema di violazione della riservatezza di informazioni aziendali, oltre al presupposto dell'effettiva inaccessibilità a soggetti terzi di tali informazioni, è condizione necessaria che esse siano sottoposto da parte del loro legittimo titolare a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. In tale prospettiva deve valutarsi se, oltre alla astratta prefigurazione di una serie di misure tecniche e di condotta da applicarsi per garantire la segretezza di tali informazioni, il titolare delle stesse abbia altresì vigilato ed imposto in concreto l'effettiva applicazione ed osservanza delle stesse.

La mancata (o non provata) osservanza e vigilanza sulle misure di sicurezza astrattamente predisposte dalle società attrici impedisce di poter applicare al caso di specie la tutela di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i.

La statuizione contenuta in una sentenza parziale appare vincolante in sede di prosecuzione del medesimo giudizio in relazione all’accertamento dei profili di inadempimento ivi descritti, ma non quanto all’ampiezza ed alla misura del danno risarcibile, rispetto al quale il dispositivo di detta sentenza abbia rimesso la causa sul ruolo istruttorio “ai fini della determinazione del danno risarcibile”. Se dunque il Collegio, in sede di determinazione del danno risarcibile, ha piena conoscenza di tutte le conseguenze risarcitorie conseguenti agli accertamenti svolti mediante la decisione precedente che ha risolto le questioni relative alla fondatezza o meno delle domande e contestazioni svolte dalle parti, non pare contestabile che nessun limite a detta valutazione può essere posto dalle considerazioni svolte nella predetta sentenza che non costituiscono necessario presupposto e fondamento delle domande in tale sede oggetto di decisione.

In caso di un marchio anteriore "rinomato" ad invalidare un segno posteriore basta la "somiglianza" tra i due segni, a prescindere dal rischio di confusione per i consumatori, in quanto la rinomanza/notorietà del marchio sul mercato fa sì che esso sia presente nella memoria dei consumatori, rendendo più facile che questi ultimi stabiliscano un nesso con il marchio successivo.

La somiglianza tra due marchi va valutata alla luce di un esame globale, visivo, fonetico e concettuale, che, quindi non deve essere "analitico" bensì basarsi sull'impressione complessiva prodotta dai marchi a confronto in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti, per cui, ad es. differenze fonetiche o visive possono essere neutralizzate dalle somiglianze concettuali; e ciò tenuto conto della normale diligenza e avvedutezza dei consumatori che eseguiranno il "confronto" tra il marchio che vedono al momento di effettuare un acquisto e quello che "ricordano" dell'altro. Ciò anche nel caso di marchi complessi, salvo che la capacità distintiva sia, in siffatti casi, affidata ad uno solo (o a più di uno) degli elementi che lo compongono (c.d. cuore del marchio); nel qual caso "l'esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno degli elementi dotati di capacità caratterizzante".

E' principio pacifico in giurisprudenza che ai marchi dotati di un'elevata forza distintiva si deve riconoscere una tutela caratterizzata da una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi "deboli", dovendo ritenersi illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lasciano sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante.

Per valutare se sussistono i presupposti per assicurare tutela alla funzione distintiva del marchio deve essere verificato se in concreto i due segni sono idonei a generare confusione nei consumatori, anche solo in termini di un rischio di associazione tra i segni, che ricorre quando vi è, in concreto, la possibilità che il pubblico ritenga che i prodotti o i servizi contraddistinti da un marchio che imita quello di altra impresa provengano dalla medesima impresa o da imprese tra loro collegate. Invero si parla del c.d. rischio di associazione quando il pubblico sia portato a ritenere che sussistano, tra le diverse imprese, rapporti di natura contrattuale, quale, ad. esempio, un rapporto di licenza di marchio, in base al quale ad un'impresa venga consentita la produzione e la commercializzazione di uno stesso prodotto, ma, per esempio, ad un minor costo per consumatore con ridotte capacità di spesa.

Perché si abbia volgarizzazione di un marchio, sotto il profilo oggettivo occorre che il segno abbia perduto il suo significato originario, che abbia cioè smarrito nella realtà linguistica qualsiasi collegamento con l’azienda d’origine e si sia quindi “spersonalizzato”. In assenza di tale riscontro, non è sufficiente per predicare la decadenza che a quell’originario significato si sia aggiunto quello della denominazione generica del prodotto o del servizio. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto indimostrata la volgarizzazione del termine “Mocio”, usato per indicare lo spazzettone “Vileda”).

L’uso del marchio altrui in opere letterarie, scientifiche e artistiche, quale deve ritenersi un’opera cinematografica, anche ove non qualificato come “uso civile” e non commerciale in ragione del fatto che la produzione di un film costituisce indubbiamente anche una operazione economica, integra un impiego in funzione descrittiva, lecito ex art. 21 cpi, giacché in questo caso il segno non è usato per presentare un prodotto sotto il marchio altrui, o per creare un collegamento con quest’ultimo, ma solo come un segmento del linguaggio, come elemento della comunicazione. (Nel caso di specie, il giudice ha dato rilievo al fatto che alla locuzione “mocio” sono ricorsi esclusivamente i traduttori e i doppiatori del film nella sola versione in lingua italiana, con finalità meramente descrittive della scopa per pavimenti inventata dalla protagonista del film e dotata di funzioni simili ma distinte rispetto al Mocio-Vileda).