Il socio non ha legittimazione attiva all’azione di contraffazione se il marchio è stato registrato a nome di una società, quindi da un soggetto giuridico autonomo che è titolare dei diritti di sfruttamento economico del segno distintivo e del potere di agire in giudizio per ottenerne la tutela, né la legittimazione discende dal fatto che il segno registrato contenga il nome e cognome del socio, trattandosi di segno distintivo autonomo rispetto al diritto al nome; parimenti è la società titolare dell’attività d’impresa, e non il socio che vi presta la propria opera, il soggetto legittimato a far valere il danno da sviamento di clientela.

Ai sensi dell’art. 7 c.c., integra violazione del diritto al nome l’utilizzo, a fini promozionali o pubblicitari, del nome e dei segni distintivi di una persona senza il suo consenso, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, quando tale uso sia idoneo a richiamarne l’identità e la notorietà. A tal fine, è irrilevante accertare la paternità di eventuali slogan o espressioni utilizzate, rilevando invece l’abbinamento degli stessi al nome, all’immagine o a segni riconducibili al soggetto, anche se riprodotti o imitati da terzi, ove ciò sia finalizzato ad attribuire indebitamente la riferibilità dell’attività o del prodotto alla persona medesima. L’uso non consentito del nome di una persona nota per promuovere i propri servizi, protratto nonostante la diffida, lede un diritto personalissimo e genera un danno alla sfera personale e patrimoniale da liquidare in via equitativa, tenuto conto della natura della condotta, della sua durata e della sua attualità.

I criteri risarcitori di cui all’art. 125 c.p.i. si applicano solo per le condotte di contraffazione, mentre per le condotte di concorrenza sleale denigratoria si utilizzano i criteri risarcitori propri dell’illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c. e la disciplina ad esso applicabile.

In ipotesi di danno da concorrenza sleale, opera l’art. 198 c.p.c. — e non l’art. 121 c.p.i. — con la conseguenza che l’acquisizione della documentazione nel corso della consulenza tecnica contabile è subordinata al consenso delle controparti, in mancanza del quale la produzione deve ritenersi inammissibile.

Rientrano nel danno emergente i costi sostenuti per l’acquisizione del materiale probatorio da utilizzare in giudizio, quali, ad esempio, le spese per una perizia informatica. Non possono invece essere riconosciuti i costi pubblicitari, se non nella misura in cui siano finalizzati alla ricostruzione dell’immagine a seguito dei fatti di causa e risultino eziologicamente riconducibili alla condotta illecita. Restano pertanto esclusi i costi relativi alla partecipazione a fiere, al noleggio di attrezzature e materiale pubblicitario, nonché le spese di viaggio, di ospitalità e, più in generale, tutte quelle che sarebbero state sostenute anche in assenza delle condotte illecite.

Il danno non patrimoniale all’immagine conseguente alla concorrenza sleale denigratoria va liquidato in via equitativa tenendo conto della particolare gravità di condotte che abbiano diffuso notizie tendenziose abusando di un provvedimento giurisdizionale favorevole [nella specie, una descrizione presentata come accertamento di contraffazione] e siano state reiterate per anni, anche dopo il rigetto in primo grado della domanda di contraffazione; il danno da confusione derivante dalla registrazione di un nome a dominio in contraffazione e dal redirect, in presenza di un fattore causale concomitante, non è liquidabile con il criterio differenziale né con la royalty ragionevole e va determinato in via equitativa.

Il convenuto deve eccepire l’incompetenza territoriale del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, in caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell’art. 33 c.p.c., con riguardo a tutti i convenuti), indicando in modo specifico, per ciascun criterio, quale sia il giudice ritenuto competente. In mancanza, o qualora l’eccezione risulti inefficace, il giudice non può rilevare d’ufficio profili di incompetenza non dedotti, con la conseguenza che la competenza resta radicata in base al criterio non contestato o non adeguatamente argomentato. Trattandosi, inoltre, di un’eccezione di rito in senso stretto, la sua formulazione richiede un’esplicita attività argomentativa sotto entrambi i profili indicati.

Al fine di accertare la rinomanza del marchio occorre prendere in considerazione la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo e le campagne pubblicitarie svolte.

Non sussiste violazione del marchio rinomato nel caso in cui la somiglianza sia talmente vaga da impedire un reale richiamo a detto marchio o ad una condotta preordinata a trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo del segno distintivo o dalla sua rinomanza o l'esistenza di un pregiudizio agli stessi.

Il risultato di un’indagine demoscopica non è attendibile se basata su domande non a risposta aperta, ma chiusa e dunque in qualche modo idonee ad orientare il risultato.

Nel sequestro conservativo, il credito, ancorché non debba possedere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, deve essere determinato o quantomeno determinabile nel quantum in termini probabilistici, sia pure approssimativamente. Ne consegue il rigetto per difetto di fumus boni iuris del sequestro chiesto dal cedente di quote di s.r.l. a garanzia del prezzo quando questo, per contratto, debba essere determinato in base al patrimonio netto risultante da una situazione contabile riferita alla data della cessione, entro una forbice tra un importo massimo e zero, e né il cessionario abbia predisposto la situazione contabile né il cedente, già socio e amministratore unico fino alla cessione, abbia prodotto documenti contabili che consentano di ricostruire il patrimonio netto.

Ai fini della misura cautelare devono concorrere i requisiti tanto del fumus boni iuris quanto del periculum in mora, poiché la mancanza di uno solo di essi impedisce la concessione della cautela; accertato il difetto del fumus, resta assorbita la trattazione del periculum.

L’art. 110 l.d.a., che richiede la prova scritta della trasmissione dei diritti di utilizzazione dell’opera, opera unicamente per regolare il conflitto tra più aventi causa e non quando il trasferimento sia invocato dal cessionario nei confronti del terzo che, senza vantare una posizione titolata, abbia violato il diritto: in tal caso l’acquisto può essere provato, quale semplice fatto storico, anche con mezzi diversi dal documento e in via presuntiva, in ragione dell’esercizio palese, pacifico e consolidato dello sfruttamento economico dell’opera, che ai sensi dell’art. 167, lett. a), l.d.a. legittima chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti ad agire in giudizio.

I lampadari destinati a essere riprodotti in serie secondo precisi disegni progettuali rientrano tra le opere del disegno industriale di cui all’art. 2, n. 10, l.d.a., per le quali è richiesto, oltre al carattere creativo, il valore artistico. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia 12 settembre 2019, C-683/17, secondo cui la nozione di opera è autonoma nel diritto dell’Unione e la portata della tutela non dipende dal grado di libertà creativa dell’autore, il requisito del valore artistico va interpretato escludendo apprezzamenti particolarmente rigorosi fondati sulle concezioni dominanti nei circoli culturali e istituzionali; esso può essere desunto, in sede cautelare, dal prezzo di mercato non coerente con la mera funzionalità del manufatto, dalla collocazione in contesti prestigiosi e dal riconoscimento della collezione in numerose pubblicazioni.

La creatività dell’opera di design non è esclusa dall’appartenenza del manufatto a una tradizione stilistica [nella specie, quella vetraria muranese] né dalla ripresa di stilemi presenti in opere anteriori, essendo sufficiente un atto creativo, anche minimo, che si colga nell’insieme delle fattezze del manufatto e lo distacchi dalle forme dei manufatti precedenti; l’anteriorità va provata con specifica indicazione dell’epoca e delle caratteristiche dei manufatti anteriori, non bastando una dichiarazione valutativa di somiglianza.

Per la concessione della descrizione e del sequestro di cui all’art. 161 l.d.a., misure a funzione istruttoria, non è necessaria la prova, sia pure di verosimiglianza, della violazione in corso, ma è sufficiente il fondato sospetto della violazione, che può trovare conferma anche negli esiti dell’esecuzione delle misure concesse inaudita altera parte, salvo che la richiesta sia abusiva o emulativa; il periculum in mora va valutato con riguardo alla possibilità che la prova della violazione sia dispersa, tenuto conto della natura dei manufatti.

Il procedimento cautelare in corso di causa è strumento funzionale a ottenere una tutela, anticipatoria in senso stretto o di altro tipo, direttamente correlabile al contenuto delle domande di merito; è pertanto inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto in corso di causa per condotte nuove e diverse da quelle dedotte nel giudizio di merito [nella specie, l’invio ai clienti della controparte di lettere di diffida che facevano leva sul provvedimento di descrizione ottenuto ante causam, dedotto come concorrenza sleale, mentre nel merito la domanda concorrenziale riguardava l’acquisizione abusiva di informazioni riservate e non era accompagnata da richieste di inibitoria, rettifica e pubblicazione]. Il principio che ammette la tutela cautelare endocausale contro condotte nuove che si inseriscano nel medesimo disegno illecito oggetto del merito rafforza la tutela di quell’illecito, ma non consente di cautelare qualsiasi fatto sopravvenuto in pendenza della lite: diversamente, maturate le preclusioni nel giudizio di merito, resterebbe impossibile la cognizione piena sulla materia della cautela, in contrasto con la regola dell’art. 669-octies c.p.c. che riserva alle parti il diritto al giudizio di merito, dovendosi escludere una causa separata sull’oggetto del cautelare endocausale; le relative doglianze possono trovare tutela in un autonomo giudizio e nell’eventuale domanda cautelare ante o in corso di tale diversa causa.

Il licenziatario esclusivo di un marchio dell’Unione europea, munito dell’autorizzazione del titolare, è legittimato ad agire in via cautelare per la contraffazione ai sensi dell’art. 25 del reg. UE 2017/1001; la sussistenza della legittimazione è rilevabile d’ufficio anche quando, dichiarata cessata la materia del contendere, occorra regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

È prima facie nullo per descrittività, ai sensi degli artt. 7, lett. c) e d), del reg. UE 2017/1001 e 13 c.p.i., il marchio denominativo costituito dall’acronimo con cui una tecnica medica è nota da anni nel settore di riferimento e nella letteratura scientifica, poiché un imprenditore non può appropriarsi di una tecnica scientifica registrando come marchio il nome utilizzato per identificarla e l’interesse generale impone che i segni descrittivi di caratteristiche dei prodotti o servizi restino liberamente utilizzabili da tutti gli operatori; i principi affermati dalla giurisprudenza per i marchi nazionali si estendono ai marchi dell’Unione europea, stante l’identità delle disposizioni che disciplinano la materia.

Non costituisce uso distintivo del marchio, né concorrenza sleale, l’impiego dell’acronimo di una tecnica medica e del nome del suo ideatore in una brochure che ne illustra le caratteristiche, nel materiale relativo a un corso di formazione già svolto e in un articolo scientifico, trattandosi di uso funzionale a descrivere la tecnica a fini divulgativi e a menzionarne l’autore, non a contraddistinguere prodotti o servizi.

Il marchio per servizi alberghieri il cui cuore denominativo è costituito dal nome storico del palazzo in cui l’attività è esercitata [nella specie, “Giovanelli”] è un marchio forte, poiché il nome non presenta alcuna attinenza concettuale con i servizi contraddistinti, mentre hanno valenza meramente descrittiva le sole parole “hotel” e “palazzo”; né lo priva di distintività la presenza del medesimo cognome nella toponomastica cittadina, quando la sua diffusione sia limitata a pochi luoghi e non valga come indicazione di provenienza.

L’uso del nome di un palazzo storico in funzione distintiva di una struttura alberghiera di prossima apertura, in fiere di settore, su piattaforme di prenotazione e nel materiale promozionale, integra uso del segno nell’attività economica ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. b), c.p.i. Nel giudizio di confondibilità tra segni denominativi che condividono il medesimo cognome, la presenza di una consonante in più e di elementi aggiuntivi di breve estensione o descrittivi non muta il cuore espressivo del segno, tanto più per un pubblico prevalentemente straniero che si affida al ricordo evocativo del nome; l’aggiunta di un marchio rinomato di terzi [nella specie, “Orient Express”] non vale a differenziare i segni e anzi accresce il rischio di associazione tra le imprese, potendo indurre il pubblico a ritenere sussistente un collegamento tra il titolare del marchio anteriore e il nuovo progetto imprenditoriale.

La concorrenza sleale confusoria di cui all’art. 2598, n. 1, c.c. è illecito di pericolo, configurabile anche quando l’attività del concorrente non sia stata ancora avviata ma sia di prossima apertura e già promossa sul mercato, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a cagionare un pregiudizio; la concorrenza parassitaria ex art. 2598, n. 3, c.c. richiede invece un continuo e sistematico operare sulle orme del concorrente attraverso l’imitazione di rilevanti iniziative imprenditoriali. Quando l’attività del resistente non sia ancora avviata, la pubblicazione del provvedimento cautelare su quotidiani a tiratura nazionale è sproporzionata e va limitata alla pagina di apertura del sito internet del resistente.

Il marchio composto da una parola di uso comune che, nel settore di riferimento, richiama le caratteristiche stesse del servizio offerto [nella specie, “power” nel settore della fornitura di energia] è un marchio debole: il termine non sopporta di essere oggetto di uso esclusivo e non può essere considerato elemento caratterizzante del segno, sicché anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti a escludere la confondibilità. La prova del carattere distintivo accresciuto attraverso l’uso richiede elementi idonei a dimostrare l’entità della diffusione del segno presso il pubblico di riferimento e non può desumersi da campagne pubblicitarie con visualizzazioni irrisorie, da materiale promozionale relativo a un settore marginale dell’attività o dalla sponsorizzazione di una struttura in assenza di prova che il pubblico associ il segno ai servizi contraddistinti.

Nel giudizio di confondibilità tra segni che condividono un termine debole di uso comune, le differenze grafiche – diverso prefisso, presenza di un elemento figurativo, colori – e concettuali prevalgono sulla somiglianza fonetica, poiché la predominanza del termine comune nella pronuncia non può assumere autonoma valenza distintiva; anche le piccole differenze foniche, quali una lettera aggiuntiva e la pausa nella pronuncia di due parole separate, sono sufficienti a differenziare i segni. Le medesime considerazioni valgono per la denominazione sociale e per il nome a dominio ai fini dell’art. 22 c.p.i., poiché il termine di uso comune è utilizzabile da chiunque e le pur lievi differenze escludono l’interferenza.

Non integra un autonomo illecito di mendacio anticoncorrenziale la rivendicazione, da parte di una società di recente costituzione, di un’esperienza pluriennale nel settore, quando tale esperienza sia apportata dai soci e dai collaboratori, tra i quali figuri una società che opera nel settore da lungo tempo.

Il giudizio di novità del brevetto ai sensi dell’art. 46 c.p.i. è una valutazione fondata su elementi oggettivi e documentali – il contenuto dell’anteriorità e quello del brevetto in verifica – e non una circostanza di fatto passibile di confessione: l’ammissione, da parte del titolare, della fondatezza delle obiezioni di carenza di novità mosse dall’esaminatore europeo, con conseguente modifica della rivendicazione nella domanda di brevetto europeo, non svolge alcuna funzione nel giudizio di novità del parallelo brevetto italiano. La nullità per carenza di novità richiede che il trovato anteriore possieda tutte le caratteristiche della rivendicazione indipendente, e soltanto in tal caso può passarsi a verificare l’inventività delle singole rivendicazioni dipendenti.

Ai sensi dell’art. 59 c.p.i., come modificato dalla l. n. 102/2023, qualora per la stessa invenzione siano stati concessi allo stesso inventore un brevetto italiano e un brevetto europeo aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo; anche nel regime previgente i due titoli conservavano parziale autonomia per le parti in cui non erano esattamente sovrapponibili.

Ai fini della contraffazione rileva il solo testo della rivendicazione indipendente, che conferisce novità e altezza inventiva alla privativa: la contraffazione sussiste se, e solo se, tutti gli elementi della rivendicazione indipendente sono riprodotti nel prodotto in verifica, mentre è irrilevante la riproduzione di rivendicazioni dipendenti, che hanno normalmente valore complementare o di specificazione e restano accessorie al trovato. La contraffazione per equivalenti non si fonda sul confronto tra le idee inventive generali dei trovati, ma sul confronto tra uno o più aspetti specifici del trovato e le corrispondenti caratteristiche del prodotto assunto interferente, indagando lo scarto sostitutivo con il criterio dell’ovvietà della sostituzione alla luce delle competenze del tecnico del settore o della rispondenza ai criteri di identità di modo, funzione e risultato; l’identità di funzione e di risultato non soddisfa il triplo test se manca l’identità di modo, e la sostituzione non è ovvia quando l’inserimento del mezzo sostitutivo [nella specie, un attuatore idraulico attivo al posto di mezzi elastici passivi] richieda ulteriori adattamenti della struttura perché il meccanismo possa funzionare.

Non costituisce domanda nuova, ma mera emendatio libelli, la richiesta con cui l’attore, che già nell’atto di citazione aveva contestato l’assunzione da parte della convenuta di una denominazione confondibile con la propria per operare nello stesso settore merceologico in territori contigui, faccia valere nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. l’illegittimità della ditta ai sensi dell’art. 2564 c.c. e ne chieda la modifica, poiché essa riguarda la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e il richiamo alla norma si risolve in una specificazione in punto di diritto.

Il marchio costituito da una parola del linguaggio comune che richiama la destinazione del prodotto [nella specie, “abita” per mobili di arredamento] è un marchio debole, e tale resta in difetto di prova dell’acquisto di una maggiore capacità distintiva attraverso l’uso ai sensi dell’art. 13 c.p.i., da valutare in base alla quota di mercato, all’intensità, all’estensione geografica e alla durata dell’uso e agli investimenti promozionali; rispetto al marchio debole anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti a escludere la confondibilità, sicché l’aggiunta di un ulteriore termine, unita a caratteri, colori e sfondo diversi, rende non confondibile il segno del concorrente pur coincidente nel cuore denominativo, risultando il profilo fonetico subvalente rispetto a quello grafico e concettuale in relazione alla tipologia dei prodotti.

La denominazione sociale costituita da una sola parola di uso comune non attribuisce all’impresa un’esclusiva sul termine nel settore di riferimento; l’aggiunta di un’ulteriore parola da parte della società costituita successivamente, che operi in province contigue ma distinte, esclude il rischio di confusione e la violazione dell’art. 2564 c.c.

Una società può assumere la carica di amministratore di un’altra società a condizione che designi un rappresentante persona fisica che eserciti le funzioni gestorie, assoggettato agli obblighi e alle responsabilità dell’amministratore in solido con la società designante. L’amministratore di fatto si individua per la compresenza della mancanza di un’efficace investitura assembleare, di un’attività gestoria continuativa e dell’autonomia decisionale interna ed esterna, con inserimento organico in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività sociale; non integra amministrazione di fatto della società affittuaria da parte del concedente l’attività di coordinamento e supervisione svolta da un dipendente di quest’ultimo che si limiti a proporre migliorie e suggerimenti, né vi sono i vincoli contrattuali su orari, spazi comuni, divise e standard qualitativi imposti dalla necessità di coordinare l’attività affittata con quella svolta dal concedente nella medesima struttura.

L’attività di direzione e coordinamento è un’attività di fatto, giuridicamente rilevante, che si esplica come influenza dominante sulle scelte gestorie degli amministratori della società eterodiretta e si distingue dall’amministrazione di fatto, poiché l’ente dirigente non compie atti di gestione rilevanti verso i terzi né spende il nome della società diretta, ma ne determina le scelte gestorie che si traducono in atti degli amministratori di questa; la responsabilità ex art. 2497 c.c. richiede la prova dell’esercizio dell’attività, della sua antigiuridicità, del pregiudizio al valore o alla redditività della partecipazione e del nesso causale. Il contratto di affitto di ramo d’azienda che riconosca al concedente il ruolo di dominus delle scelte strategiche relative agli orari, alla gestione delle parti comuni e all’immagine coordinata della struttura non attribuisce al concedente un potere di ingerenza e direzione sulla gestione dell’affittuario, ma esprime un’esigenza di coordinamento tra attività svolte all’interno della stessa struttura.

Il controllo esterno di cui all’art. 2359, comma 1, n. 3, c.c. postula rapporti contrattuali la cui costituzione e il cui perdurare rappresentino la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità d’impresa della società controllata, carattere da desumere non dal tipo di contratto in sé ma dal concreto atteggiarsi del suo contenuto; esso non sussiste quando la società che si assume controllata possa sciogliersi dai vincoli contrattuali e instaurare identici rapporti con altre società, e non è dimostrato dalla mera stipulazione di un contratto di affitto di ramo d’azienda di durata triennale, la cui cessazione anticipata sia stata concordata bilateralmente, in difetto di prova, anche soltanto indiziaria, dell’impossibilità per l’affittuaria di proseguire la propria attività caratteristica.

Il divieto di abuso di dipendenza economica previsto dall’art. 9 della l. n. 192/1998, applicabile al di là del rapporto di subfornitura, presuppone una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti, nonché l’abuso di tale situazione, che ricorre quando la condotta arbitraria sia contraria a buona fede o volta ad appropriarsi del margine di profitto altrui; grava sull’impresa che invoca l’abuso l’onere di provare l’impossibilità di trovare altri sbocchi di mercato.