La fattispecie costitutiva del diritto di chi si assuma titolare di un marchio di fatto è integrata, in primo luogo, dall'uso del segno, e cioè da uno sfruttamento che induca il consumatore ad associare il segno stesso al prodotto o al servizio, in modo da percepirlo nella sua valenza distintiva e, in secondo luogo, dalla notorietà, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico di riferimento: conoscenza che, per avere portata invalidante rispetto al successivo marchio registrato, non deve essere “puramente locale”.

L’onere di fornire prova del pre-uso e della notorietà non puramente locale grava su colui il quale si asserisce titolare del marchio di fatto. Trattasi di una conseguenza relativa al mancato espletamento della procedura di registrazione, che impedisce al titolare del marchio di fatto di beneficiare dell’inversione dell’onere della prova generato dalla presunzione di validità ex art. 121 co. 1 c.p.i..

Per quanto concerne la prova del pre-uso, sono richiesti elementi probatori in grado di attestare che, all’epoca del preteso pre-uso, i prodotti-servizi del preutente fossero effettivamente commercializzati o che fossero stati oggetto di investimenti pubblicitari. Quanto alla prova della notorietà non locale del marchio di fatto, anche definita notorietà qualificata, occorre che la stessa sia in grado di dimostrare una diffusione sistematica, non ristretta a confinate zone territoriali, e tale da renderlo concretamente conosciuto ad una larga parte dei consumatori interessati.

La registrazione del domain name di sito Internet che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio, poiché permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio, sicché solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio.

Il titolare di un nome a dominio anteriore può impedire a terzi la registrazione di un marchio per prodotti e/o servizi identici o affini solo se, prima della data del deposito della relativa domanda, detto dominio è diventato “noto”. In questo caso sarà richiesta una notorietà “non meramente locale”, suscettibile di estendersi tendenzialmente a livello nazionale, con onere della prova di tale notorietà in capo all’assegnatario del dominio che vuole contestare la domanda di marchio altrui.

La mera titolarità di un segno distintivo diverso dal marchio, ancorché validamente utilizzato nella sua funzione tipica, non comporta l’automatico acquisto del diritto sul medesimo anche in relazione alle funzioni proprie degli altri segni.

Per principio consolidato la creatività di un’opera è costituita non dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, che non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, come tali ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.

Per consolidato orientamento la contraffazione lesiva del diritto d’autore consiste proprio nella sostanziale riproduzione dell'opera originale con differenze di mero dettaglio, che sono frutto non di un apporto creativo ma del mascheramento della contraffazione.

In tema di segreto aziendale è onere di parte attrice quello di allegare in modo specifico e conseguentemente provare non solo l’esistenza e la titolarità delle informazioni di cui lamenta la sottrazione, ma anche la presenza di tutti i presupposti per la qualificazione di tali informazioni come segreti commerciali, e quindi la sussistenza dei requisiti richiesti dall’ art. 98 cpi. Il semplice elenco dei nominativi di clienti ed i relativi indirizzi fisici e virtuali, che sia privo di ulteriori informazioni qualificanti del singolo cliente, non costituisce segreto aziendale ex artt. 98-99 c.p.i. stante la mancanza di uno specifico valore economico nell'esercizio dell'attività imprenditoriale dei dati in questione, considerata tra l'altro la facilità di una loro autonoma elaborazione.

Non può essere attratta alla competenza del Giudice specializzato la domanda che verte sulla violazione del patto di non concorrenza di un ex dipendente anche se proposte unitamente a domande concernenti ipotesi di concorrenza sleale interferente, dovendosi escludere che la vis attractiva della competenza del c.d. Tribunale delle imprese operi quando una delle cause rientri tra quelle indicate negli artt. 409 e 442 c.p.c., operando in tali ipotesi la regola generale dell'ordinamento, desumibile dal terzo comma dell'art. 40 c.p.c.

La fattispecie costitutiva del diritto di chi si assuma titolare del marchio di fatto è integrata, in primo luogo, dall'uso del segno, e cioè da uno sfruttamento che induca il consumatore ad associare il segno stesso al prodotto o al servizio, in modo da percepirlo nella sua valenza distintiva e, in secondo luogo, dalla notorietà, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico di riferimento: conoscenza che, per avere portata invalidante rispetto al successivo marchio registrato, non deve essere “puramente locale”, giusta l'art. 12, comma 1, lett. a), c.p.i.

Qualora il marchio risulti avere una diffusione locale, il preuso dello stesso opererà in “senso debole”. Di fronte ad un marchio registrato, difatti, sarà concessa al preutente la facoltà di proseguire nell’utilizzazione del marchio medesimo nello stesso ambito territoriale in cui era diffuso al momento della registrazione del marchio analogo. Al contrario, la tutela accordata all’utilizzatore di fatto di un marchio di notorietà non puramente locale risulterà più intensa ed estesa, tanto da giungere ad intaccare persino la validità – sotto il profilo della novità – del marchio registrato successivamente. In tale ultimo caso, viene negato il requisito della novità, elemento essenziale ai fini della registrazione del marchio “successivo”.

L’onere di fornire prova del pre-uso e della notorietà non puramente locale grava su colui il quale si asserisce titolare del marchio di fatto.

Per quanto concerne la prova del pre-uso, sono richiesti elementi probatori in grado di attestare che, all’epoca del preteso pre-uso, i prodotti-servizi del preutente fossero effettivamente commercializzati o che fossero stati oggetto di investimenti pubblicitari; il relativo onere non è soddisfatto, ad esempio, con la mera produzione di cataloghi.

Quanto alla prova della notorietà non locale del marchio di fatto, anche definita notorietà qualificata, occorre che la stessa sia in grado di dimostrare una diffusione sistematica, non ristretta a confinate zone territoriali, e tale da renderlo concretamente conosciuto ad una larga parte dei consumatori interessati.

L’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto dal giudice di merito — le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate — non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all'insieme degli elementi salienti — grafici, fonetici e visivi —, nonché tenendo conto che, ove si tratti di marchio “forte” (in quanto frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività, rispetto a quella dei marchi “deboli”, poiché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante.

Il marchio costituito dall’uso di un patronimico non può essere considerato debole, sempre che il nome utilizzato non abbia alcuna relazione col prodotto e non venga usato nella consuetudine di mercato per designare una categoria di prodotti, anzi risultando impossibile negarne il carattere forte di esso tanto più in relazione al grado diffusione del nome. Conseguentemente, si ritiene che l’inserimento del medesimo patronimico in altro marchio o in altra ragione sociale non possa considerarsi né legittimo né lecito, e pertanto un segno distintivo costituito da un nome anagrafico validamente registrato come marchio non può essere, di regola, adottato, in settori merceologici identici o affini, né come marchio, né come denominazione sociale, nemmeno dalla persona che legittimamente porti quel nome, atteso che il diritto al nome trova, se non una vera e propria elisione, una sicura compressione nell'ambito dell'attività economica e commerciale, ove esso sia divenuto oggetto di registrazione, prima, e di notorietà, poi, ad opera dello stesso titolare che l’abbia successivamente ceduto ad altri.

L’utilizzazione commerciale del nome patronimico deve essere conforme ai principi della correttezza professionale e, quindi, non può avvenire in funzione di marchio, cioè distintiva, ma solo descrittiva, in ciò risolvendosi la preclusione normativa per il titolare del marchio di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del loro nome.
distintiva.

A sensi degli artt. 21, comma 1, lett. a), e 22 c.p.i., un segno distintivo costituito da un nome anagrafico validamente registrato come marchio non può essere, di regola, adottato, in settori merceologici identici o affini, né come marchio, né come denominazione sociale, salvo il principio della correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, in quanto, nell'ambito dell'attività economica e commerciale, il diritto al nome subisce una compressione ove sia divenuto oggetto di registrazione ad opera di altri.

La registrazione di un domain name che riproduca o contenga il marchio altrui ne costituisce una contraffazione poiché permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio. Se l’adozione dell’altrui segno distintivo come domain name è considerata illecita dall’autorità giudiziaria, la sanzione applicabile è anzitutto quella dell’inibitoria, che viene tipicamente rivolta sia al titolare del sito internet, sia alla autorità preposta alla registrazione, sia al service provider, e può tradursi in un ordine di eliminazione del sito.

In tema di concorrenza sleale, l'originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano entrambi fatti costitutivi della dedotta contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa: pertanto, l'onere della prova con riguardo ad entrambi i fatti costitutivi incombe su chi agisce in contraffazione, mentre incombe sul convenuto in contraffazione l'onere di provare la mancanza di novità del prodotto o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell'altrui diritto.

In tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l’imitazione rilevante ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, in quanto il divieto dell’imitazione servile tutela soltanto l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, realizzando le condizioni perché il potenziale acquirente possa equivocare sulla fonte di produzione.

L’imitazione è servile quando risulta attuata in maniera tale da poter trarre in inganno il consumatore medesimo, di guisa che egli, volendo acquistare la merce di un determinato produttore, possa confonderla con quella di un suo concorrente.

L’identità tra due prodotti non costituisce concorrenza sleale per imitazione servile quando già di per sé i prodotti non differiscono, per forma ed elementi differenzianti, da tutti o da molti dei prodotti dello stesso genere esistenti sul mercato.

L’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente può ritenersi soddisfatto dalla presentazione del prodotto con contenitori differenti, recanti il marchio del produttore o comunque una denominazione diversa.

Il valore di prova privilegiata del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia, che ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza nel settore delle fideiussioni omnibus bancarie, si affievolisce con riguardo a condotte tenute in epoca sempre più distante da quella oggetto dell’accertamento; ne consegue che, nelle cause cc.dd. "stand alone", ossia relative a fideiussioni omnibus successive al provvedimento della Banca d’Italia, l'attore è onerato dell’allegazione e prova della persistenza e attualità, all’epoca della fideiussione in questione, dell’intesa anticoncorrenziale accertata nel provvedimento amministrativo del 2005.

La partizione della tutela per “aree di mercato cui il marchio inerisce” ha la funzione di individuare un limite massimo, e certo, oltre il quale la tutela non possa spingersi, che deve essere valutato in astratto. Pertanto, anche se tra due prodotti appartenenti alla medesima classe merceologica (nel caso di specie, vino e superalcolici, entrambi appartenenti alla classe 33) sussiste “di fatto” una modesta interferenza, il danno (seppur lieve) conseguente alla contraffazione del marchio di uno di essi dovrà comunque essere risarcito in quanto la contraffazione determina, in ogni caso, la compressione delle potenzialità di sfruttamento del marchio. L’entità modesta dell’interferenza e, quindi, del danno, incideranno, tutt’al più sul profilo quantitativo del risarcimento (comprimendolo verso il basso) secondo il consueto canone controfattuale: “se l’interferenza non vi fosse stata non molto sarebbe mutato per il titolare della privativa”.

In caso di contraffazione di marchio, la modesta interferenza “di fatto” tra due prodotti appartenenti alla medesima classe merceologica è, in ogni caso, sufficiente per accedere alla tutela inibitoria, posto che non può essere consentita la protrazione di alcun danno ingiusto. Al contrario, la differenza merceologica “in fatto” tra due prodotti appartenenti alla medesima classe merceologica potrebbe condurre al rigetto dell’istanza di tutela risarcitoria esclusivamente nella misura in cui facesse scadere la prova del danno al di sotto del livello della apprezzabilità di una sua qualsiasi sussistenza.

Il risarcimento del danno da lucro cessante quantificato sulla base del parametro delle “royalty non versate” – ai sensi dell’art. 125 co. 2 c.p.i. – non costituisce una forma equitativa e forfettaria di risarcimento del danno, ma corrisponde a una perdita effettiva, in quanto la potenzialità di commercializzazione è una caratteristica economicamente apprezzabile del marchio. Pertanto, in presenza di una violazione della privativa, il danno da mancata corresponsione del “giusto prezzo del consenso” è reale e va risarcito anche se non trova corrispondenza in una riduzione del mercato dell’azienda che subisce la contraffazione.

Ai fini dell’integrazione dell’illecito di contraffazione è necessario il requisito della colpa, ad ogni fine risarcitorio previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 125 c.p.i. in ragione del rapporto di specialità con l’illecito di concorrenza sleale.

Risulta applicabile al caso della contraffazione l’art. 2600 c.c., che prevede una presunzione semplice di colpa in capo all’autore delle violazioni, superabile tramite prova contraria.

La fattispecie della retroversione degli utili di cui all’art. 125, co. 3 c.p.i. costituisce un’ipotesi intermedia tra quella dell’arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) – che obbliga l’arricchito a restituire solo ciò che ha consumato del diritto altrui (c.d. limite dell’impoverimento) –, e quella del possesso della cosa altrui (art. 1148 c.c.) – che obbliga il possessore a restituire i frutti (che non hanno consumato il bene, ma si sono allo stesso aggiunti), solo se percepiti in “mala fede” –. Il contraffattore, infatti, da una parte “sfrutta produttivamente” il diritto altrui e, dall’altra, lo compromette, in tale sfruttamento, riducendone il valore. In tale ottica, il lucro cessante non si configura come un limite assoluto all’entità della restituzione, ma come entità incompatibile che può spettare al titolare del diritto solo a titolo di risarcimento del danno (e, quindi, ai sensi dei primi due commi dell’art. 125 c.p.i.). La retroversione dell’utile di cui all’art. 125, co. 3 c.p.c. potrà avere ad oggetto, quindi, solo l’utile che eccede il valore del lucro cessante.

Il contraffattore inconsapevole (senza colpa) è tenuto alla restituzione solo dell’utile creato con lo sfruttamento dell’altrui diritto, e non anche il danno da lucro cessante prodotto.

In caso di risarcimento del danno da lucro cessante calcolato ai sensi dell’art. 125 co. 2, c.p.i. sulla base delle “royalty non versate” (royalty che costituiscono un costo e, quindi, sono sottratte in modo “automatico” dall’utile realizzato dal contraffattore), viene meno la possibilità di chiedere in via alternativa o autonoma la redibizione dell’utile prevista dall’art. 125, co. 3 (come sarebbe possibile, invece, in caso di liquidazione del lucro cessante mediante corresponsione di una somma globalmente calcolata).

La rinomanza di un marchio (e, quindi, la conoscenza dello stesso da una parte significativa del pubblico di riferimento) va valutata a livello di operatori intermedi solo ove gli stessi costituiscano un “mercato a sé”, non troppo influenzabile a valle dalle scelte dei consumatori. Al contrario, in un settore come quello dei superalcolici (nel caso di specie, di gin) in cui i nomi dei produttori sono ordinariamente esposti direttamente al consumatore, la conoscenza del marchio tra gli operatori intermedi poco rileva.

La qualità di controllante o holding di una società che svolge in concreto attività d’impresa sul mercato, non esclude la possibilità di imputare alla controllante o holding atti anticoncorrenziali; sussiste, pertanto, la legittimazione passiva di quest'ultima con riferimento a contestazioni in materia di concorrenza sleale.

Non integra concorrenza sleale per storno di dipendenti il passaggio a un’impresa concorrente di un numero di dipendenti irrisorio rispetto al numero complessivo di dipendenti dell’impresa di provenienza, se non è provato che tali dipendenti svolgessero ruoli apicali o risultassero titolari di competenze difficilmente rintracciabili sul mercato del lavoro, tali da determinare un pregiudizio per l’organizzazione e la struttura produttiva dell’impresa di provenienza.

Non costituisce concorrenza sleale parassitaria l’adozione di modelli contrattuali, anche qualora replichino clausole utilizzate da un concorrente, che rientrano nel patrimonio comune di conoscenze e di esperienze degli operatori del settore.

Non costituisce concorrenza sleale parassitaria l’adozione di modelli aziendali che rientrano nel patrimonio comune di conoscenze e di esperienze degli operatori del settore.

Non costituisce concorrenza sleale parassitaria la replica del modello societario, organizzativo e statutario di un’impresa, laddove tale replica sia avvenuta a distanza di tempo dall’adozione originaria di tale modello da parte del concorrente.

Non costituisce indizio di una condotta di concorrenza sleale parassitaria la manifesta intenzione di una società di quotarsi in borsa, al pari di quanto fatto da una società concorrente, posto che trattasi di operazione notoriamente diffusa presso il ceto imprenditoriale che intenda giovarsi di flussi finanziari provenienti da terzi investitori.

Non è sufficiente a integrare atto di concorrenza sleale per interposta persona l'accesso abusivo ai sistemi informatici aziendali da parte di un ex dipendente transitato in una società concorrente, se non è provato quali siano i dati aziendali riservati della cui conoscenza si sarebbe giovata tale società concorrente e in mancanza di allegazione del danno subito.

In assenza di espressa eccezione riconvenzionale volta alla declaratoria della nullità del brevetto attoreo, detta nullità non può essere dichiarata d’ufficio, in quanto è noto che in materia di titoli di proprietà industriale, la nullità del titolo non può essere pronunciata d'ufficio, essendo ravvisabile un diverso meccanismo di protezione dell'interesse pubblico, rappresentato dalla legittimazione all'esercizio dell'azione di nullità in capo al p.m. ex art. 122, comma 1, c.p.i.

Ai sensi dell’art. 669-octies c.p.c., le spese del procedimento di descrizione devono essere liquidate nel giudizio di merito, attesa la natura non anticipatoria del procedimento di descrizione. Invece, le spese relative all’accoglimento o al rigetto di provvedimenti cautelari anticipatori devono essere liquidate nel procedimento cautelare.

Va confermata l’inibitoria sotto i profili del fumus boni iuris e del periculum in mora laddove risultano fondati, secondo un criterio di verosimiglianza che si attaglia alla natura cautelare del procedimento,  la sottrazione del data base contenente informazioni riservate e lo sviamento di clientela.

Con particolare riferimento al periculum in mora, integra condotta attuale, con rischio di aggravamento del pregiudizio arrecato, consistente nella perdita di una fetta di mercato, non ristorabile integralmente per equivalente, l’utilizzo da parte del competitor dei dati sottratti che abbia  condotto allo sviamento di clientela.