A norma dell’art. 2497 sexies c.c., si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell’art. 2359 c.c.
Il comportamento illecito di una controllata può essere imputato alla società controllante qualora, pur avendo personalità di mercato, si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, alla luce in particolare dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono le due entità giuridiche. Ciò si verifica perché, in tale situazione, la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa. A tale riguardo, nella particolare ipotesi in cui una società controllante detenga la totalità o la quasi totalità del capitale della sua controllata che ha commesso un’infrazione alle norme in materia di concorrenza, sussiste una presunzione relativa secondo cui tale società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante nei confronti della sua controllata. Siffatta presunzione implica, salvo la sua inversione, che l'esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte della società controllante sulla propria controllata sia considerato accertato e autorizza a ritenere la prima responsabile del comportamento della seconda, senza dover fornire prove supplementari.

Il giudizio sulla contraffazione di un design assume come riferimento l’utilizzatore informato, ossia un consumatore finale attento che, pur non essendo un esperto di settore e/o un designer, usi il prodotto e conosca il mercato specifico all'interno del quale si colloca il modello. A quest’ultimo, dunque, si chiede di operare un confronto tra il modello e il prodotto asseritamente contraffattivo, al fine di accertare se questo susciti o meno, all'esito di una analisi di insieme e complessiva, una impressione generale diversa rispetto alle linee rivendicate dal disegno o modello registrato. Nella conduzione di tale test il disegno o modello va considerato nel suo effetto di insieme e non va dato peso alle modifiche insignificanti apportate dal presunto contraffattore; va invece attribuito particolare rilievo all'identità degli elementi formali che conferiscono al disegno o modello un proprio carattere individuale. Pertanto, il necessario confronto con le anteriorità non andrà condotto sul piano esclusivo delle analogie o differenze esistenti nei disegni, ma sulla base dell'impressione generale di novità che il detto oggetto avrà suscitato nell'utilizzatore informato.

L'accertamento nel merito, passato in giudicato, della validità di un brevetto non costituisce un “indispensabile antecedente logico-giuridico” della concessione di misure cautelari: elemento sufficiente per la concessione di siffatte misure, infatti, è una verosimile validità del brevetto, che ben può sussistere – e, di regola, sussiste – anche in assenza di una sentenza passata in giudicato.

Sospendere l’efficacia esecutiva di un’inibitoria garantita da penale non può che comportare il provvisorio venir meno dello stesso obbligo al pagamento della penale.

In pendenza di una contestazione circa l’effettiva titolarità del diritto d’autore sulle opere, non sussiste il fumus boni iuris della domanda cautelare, per difetto di una condotta lesiva, qualora la parte resistente si sia limitata ad astenersi dal concedere al terzo, che ne abbia fatto richiesta, l’autorizzazione allo sfruttamento delle opere stesse. Né, fino a che il diritto sia sub judice, può esigersi a carico della resistente che essa dichiari al terzo la titolarità del diritto d’autore in capo alla ricorrente.

A mente dell’art. 11 del Regolamento (CE) 12/12/2001, n. 6/2002, il disegno o modello che sia connotato da novità e da carattere individuale “è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità".

Nel chiarire la portata del concetto di divulgazione al pubblico, è necessario che il modello sia stato esposto, usato in commercio o comunque reso conoscibile negli ambienti specializzati del settore, non essendo sufficiente la diffusione tra coloro che fanno parte della catena distributiva, perché la divulgazione deve avere una proiezione "esterna" rispetto alla realtà aziendale di appartenenza.

E' disegno o modello l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento, intendendosi per prodotto qualsiasi oggetto industriale o artigianale.

Nell’accordare protezione ai disegni o modelli comunitari, il Regolamento menzionato impone che essi siano muniti di novità e di carattere individuale (art. 4), con ciò rispettivamente intendendosi, in relazione alle ipotesi di mancata registrazione:
- che non vi sia stata divulgazione anteriore di nessun disegno o modello identico – cioè non divergente se non per dettagli irrilevanti – rispetto alla prima divulgazione al pubblico del disegno o modello per cui è chiesta tutela;
- che il disegno o modello susciti nell’utilizzatore informato un’impressione significativamente differente dall’impressione generale suscitata da altro disegno divulgato al pubblico in precedenza, tenendo conto del margine di libertà dell’autore.

Il fatto che il disegno o modello susciti nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da altro prodotto è ciò che conferisce al disegno o modello il carattere di individualità e ne legittima la tutela. L’accertamento del carattere di individualità impone di considerare il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello (art. 6, par. 2, Reg. n. 6/2002 cit.), mentre il disegno o modello non offre protezione alle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto che siano determinate unicamente dalla sua funzione tecnica (art. 8, Reg. cit.). In base a quanto sancito dal Considerando n. 14 del suddetto Regolamento comunitario, la valutazione circa l’individualità del modello o disegno dev’essere finalizzata a stabilire se l’impressione globale prodotta su un utilizzatore informato, che esamini il disegno o modello in questione, differisce nettamente da quella prodotta su detto utilizzatore dai disegni o modelli già esistenti, prendendo in considerazione la natura del prodotto e, più in particolare, il comparto industriale cui appartiene e il grado di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello. Anche la giurisprudenza nazionale si attesta in tal senso, valutando se il prodotto asseritamente contraffattorio susciti o meno nel c.d. utilizzatore informato un’impressione generale differente rispetto a quella determinata dal modello o disegno registrato, sulla base della combinazione delle caratteristiche estetiche e tenendo conto del settore merceologico più o meno affollato da prodotti simili. Più specificamente, la valutazione in merito all’impressione generale deve tenere conto, tra le caratteristiche estetiche del prodotto e dei modelli o disegni, degli elementi formali aventi carattere individualizzante, vale a dire quelli muniti di specifica originalità e tali da distinguere il prodotto tutelato dal titolo di privativa. Quanto al metodo di valutazione dell’impressione generale, si suole far riferimento a un giudizio sintetico, vale a dire condotto alla stregua dell’impressione globale che il modello fornisce all’utilizzatore in base all’insieme delle forme e non della mera sommatoria dei singoli particolari che lo caratterizzano, tralasciando la rilevanza degli elementi banali e comuni a tutti i modelli del settore.

Nel valutare in sede cautelare la violazione di un disegno o modello non occorre soffermarsi sui singoli elementi di dissomiglianza, ma condurre una valutazione di sintesi degli elementi formali e decorativi che realizzano il pregio estetico ed il carattere individualizzante del modello, da un lato, e un analogo giudizio di insieme dell’impressione generale che, sia pure nell’utilizzatore informato, il prodotto imitante suscita.

L’utilizzatore informato cui occorre fare riferimento è rappresentato da un soggetto che, pur non possedendo le competenze proprie di un esperto di settore, non è neppure un mero consumatore privo di specifiche conoscenze: si tratta, piuttosto, di una figura intermedia che utilizza il prodotto e ne conosce lo specifico mercato in cui opera il modello registrato, così potendo identificare i prodotti in contraffazione e distinguerne con adeguata attenzione, derivante dal suo interesse per i prodotti in questione, le forme nel loro complesso. Infine, la valutazione sulla eventuale contraffazione deve prendere in considerazione il margine di libertà di cui l’autore ha disposto nel realizzare il disegno o il modello, sotto il profilo della standardizzazione delle forme del prodotto e dell’affollamento del settore: quanto più è limitata la libertà dell’autore per uno di tali profili, tanto più variazioni anche di piccolo dettaglio, purché non irrilevanti, consentono di ritenere una differente impressione generale.

Allo stesso modo, ai fini della sussistenza di una fattispecie di concorrenza per imitazione servile ai sensi dell’art. 2598 c.c., quale pedissequa riproduzione della forma esteriore di un bene, occorre valutare la confondibilità tra prodotti nella prospettiva del cliente medio, in relazione al mercato di riferimento e in via sintetica, mediante raffronto tra le impressioni d’insieme suscitate dai prodotti stessi, tenuto conto delle caratteristiche di forma che siano distintive del prodotto di un imprenditore, connotate perciò da idonea capacità individualizzante.

Qualora si stipuli un contratto per la concessione dei diritti di sfruttamento economico di talune opere musicali, ove sia previsto che in tale concessione rientra anche "la facoltà di pubblicare le opere nei modi e nelle forme che il Concessionario potrà scegliere", costituisce allora violazione di tale contratto il comportamento del contraente che - tramite le segnalazioni inviate alle piattaforme informatiche ove vengono diffuse tali opere musicali - conduca alla sospensione di tale pubblicazione in rete.

In tema di esercizio del diritto di cronaca e di critica ex art. 21 Cost., pur in presenza dei requisiti della veridicità della notizia e dell’interesse pubblico all’informazione, la scriminante non opera qualora difetti il requisito della continenza espositiva, che non risulta rispettato quando le modalità comunicative si concretizzano attraverso una correlazione, non necessaria, tra i fatti, veri, e le DOP e i marchi di un Consorzio, al solo fine di aumentare la risonanza mediatica dei contenuti diffusi e della campagna condotta, con conseguente responsabilità per illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 c.c. Sotto il profilo del diritto di critica, che parimenti non è invocabile quale scriminante se si manifesta attraverso modalità comunicative non necessarie, ultronee ed allusive oltrepassanti la continenza, la diversa valutazione resa in sede penale, specie se pronunciata in fase di archiviazione e sulla base di un autonomo compendio istruttorio, non ha efficacia dirimente nel giudizio civile, regolato da criteri propri.

Gli artt. 20 e 30 c.p.i. sono volti alla tutela della DOP e del marchio da ipotesi di contraffazione, agganciamento, diluizione o corrosione dei segni distintivi, al fine di avvantaggiare propri prodotti o servizi e quindi sono inapplicabili alla fattispecie di video o testi di inchieste giornalistiche.

Il pregiudizio non patrimoniale derivante dallo svilimento dell’immagine della DOP, dei marchi nonché dell’onore e della reputazione del Consorzio, è risarcibile, ai sensi dell’art. 2059 c.c., a fronte di un illecito connotato da particolare gravità, reiterazione, ampia diffusione anche internazionale e specifiche modalità di realizzazione attraverso il web, con liquidazione in via equitativa in mancanza di allegazioni utili alla quantificazione.

Il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità - a partire da una parola chiave identica a detto marchio che tale concorrente, senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet - a prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, quando il predetto uso è idoneo a violare una delle funzioni del marchio.

La funzione distintiva del marchio non risulta violata in mancanza di visibili riferimenti al marchio altrui, in particolare se l'annuncio viene presentato con la segnalazione “ann.” o “annuncio” (pubblicitario) e ciò al fine di distinguerlo dai risultati “naturali” della ricerca sul web effettuata dall’utente.

E' inoltre da escludere che la presenza nell’URL (Uniform Resource Locator, e cioè la sequenza di caratteri che identifica l'indirizzo web di un determinato contenuto) del marchio sia idonea a indurre l’utente a ritenere erroneamente che il sito pubblicizzato sia riferibile al titolare del marchio. E', infatti, da osservare che la stringa URL (prevalentemente costituita da decine di caratteri privi di significato descrittivo) non è normalmente oggetto di alcuna attenzione da parte dell’utenza, che si concentra primariamente sui risultati della propria ricerca (cioè sull’elenco di “siti” selezionati dal motore di ricerca sulla base delle parole digitate dall'utente stesso nell’apposita barra).

In relazione alla funzione pubblicitaria del marchio, è da escludere che l’utilizzo – ai fini precisati – di una parola-chiave corrispondente al marchio altrui possa violare detta funzione, determinando al più un aumento dei costi pubblicitari in capo al titolare del marchio in conseguenza della condotta del concorrente.

Il rischio di confusione tra due segni deve essere oggetto di una valutazione globale che tenga conto di tutti i fattori pertinenti al caso di specie, da calibrare avendo a riferimento la percezione di un consumatore medio.

Debole è quel marchio che, pur non identificandosi con la denominazione generica, lascia tuttavia agevolmente trasparire quale prodotto contraddistingue. E' debole perché oggetto di esclusiva è solo quella parte del marchio che si differenzia dalla denominazione generica, rimanendo logicamente utilizzabile da parti di altri l'altra parte, quella che appunto richiama la denominazione generica. La "debolezza" sta nel fatto che il relativo titolare non può opporsi a che altri usino un marchio anch'esso poco distante dalla denominazione generica se questo secondo marchio, pur magari identico nella parte non distintiva, si differenzi per la parte monopolizzabile del marchio, parte che può pure essere di scarso rilievo.

In virtù del principio di unitarietà dei segni distintivi, anche la ditta, l'insegna e i domain names utilizzati anteriormente possono avere potere invalidante del marchio registrato successivamente: pertanto, il preuso come ditta o insegna di un segno, al pari di quello come marchio, costituisce deroga al diritto esclusivo del registrante. Nel caso di specie, la circostanza allegata da parte convenuta circa l'utilizzo dei segni attorei all'interno delle proprie insegne e nel proprio sito internet, per molti anni ed in un periodo antecedente alla registrazione del marchio, rappresenta una eccezione idonea a paralizzare la domanda di contraffazione e inibitoria dell'attrice.

In materia di disegni e modelli si applica il parametro dell’utilizzatore informato, ossia colui che ha una competenza intermedia tra quella del consumatore medio, applicabile in materia di marchi, e quella dell’esperto provvisto di competenze tecniche approfondite, applicabile in materia di brevetti, sicché, è a questa figura che bisogna riferirsi per valutare la sussistenza del fumus boni iuris, avuto riguardo sia al carattere della novità ed individualità della registrazione comunitaria, sia alla idoneità del prodotto concorrente di ingenerare confusione.

La contraffazione del modello registrato comporta pregiudizi irreparabili, non solo avendo riguardo al discredito dell’immagine commerciale, ma anche con riferimento allo sviamento di clientela e alle conseguenti perdite economiche che la società ricorrente potrebbe per l’effetto patire.

In presenza di una violazione attuale di un diritto di proprietà industriale, la peculiarità del fenomeno contraffattivo porta a configurare il pericolo nel ritardo (ai fini della tutela cautelare) come immanente alla violazione medesima. In ogni caso, il lasso di tempo trascorso, dalla prima pec di contestazione (novembre 2022) e deposito del ricorso cautelare (giugno 2023) è compatibile con la doverosa ponderazione di quale difesa promuovere e la raccolta delle preliminare di fonti di prova a sostegno delle ragioni.

Nel caso della contraffazione del modello e dell'imitazione servile, la medesima condotta di riproduzione delle forme del prodotto non impedisce il concorso dei due illeciti, giacché la configurazione dell'uno o dell'altro di essi dipende solo dal diverso parametro di cui ci si avvale per dar ragione del valore (rispettivamente individuale o distintivo) delle dette forme, che è nel primo caso l'utilizzatore informato e nel secondo il consumatore medio: e, ove il modello presenti, oltre che carattere individuale, un connotato distintivo riconoscibile dal consumatore medio, il titolare della privativa potrà avvalersi anche dei rimedi codicistici contemplati per l'illecito confusorio.

Ai fini della contraffazione del modello sono irrilevanti sia la presenza di differenze, quando vi sia la sostanziale riproduzione dell’opera originale per ripresa delle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, sia la circostanza che il prodotto in lamentata violazione del modello sia commercializzato come provvisto di una diversa funzione o connotazione, rilevando invece la configurazione nel suo complesso.

La valutazione del valore artistico di un’opera del design industriale è effettuata facendo riferimento a parametri oggettivi della percezione dell’opera del design negli ambienti culturali, quali la pubblicazione su riviste specializzate, l’esposizione in mostre e musei, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità.

Sono liberamente imitabili le forme di un prodotto necessarie per raggiungere un risultato tecnico (forme funzionali), mentre la riproduzione di elementi distintivi inessenziali alla funzione tecnica svolta, costituisce un atto di concorrenza sleale se idonea a creare un rischio di confusione, quanto meno per associazione, riguardo alla loro origine imprenditoriale (tenuto conto delle caratteristiche del pubblico di riferimento e della destinazione d'uso).

La cessazione delle condotte dopo la notifica del cautelare, solo affermata, non determina il venire meno delle esigenze cautelari perché il periculum in mora va valutato alla data di proposizione del ricorso, mentre la cessazione della condotta illecita prima della pronuncia del giudice non esclude che la parte possa riprendere la condotta illecita subito dopo, soprattutto se essa non è garantita da alcuna astreinte.

In materia di tutela dei segni la cessazione della condotta non è da sola sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione.

Non costituisce mera difesa la contestazione sollevata dalla parte in sola in sede di comparsa conclusionale di fatti estintivi del credito non sottoposti precedentemente alla valutazione del c.t.u. nel contraddittorio delle parti salvo che la contestazione sia fondata su documenti tempestivamente depositati nel giudizio a sostegno di una generica eccezione di pagamento.

In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.