Legittimazione del licenziatario all’azione di contraffazione ex art. 122-bis c.p.i.: consenso del titolare, messa in mora e clausole della licenza

La questione della titolarità attiva del rapporto attiene al merito e alla fondatezza della domanda, trattandosi di elemento costitutivo del diritto fatto valere che l’attore ha l’onere di allegare e provare. In attuazione dell’art. 25 della direttiva 2015/2436, l’art. 122-bis c.p.i. regola espressamente la legittimazione del licenziatario all’azione di contraffazione: fatte salve le clausole del contratto di licenza, che possono limitare o escludere il diritto ovvero ampliarlo riconoscendo in via generale la possibilità di agire in giudizio, il licenziatario può avviare l’azione soltanto con il consenso del titolare del marchio; il titolare di una licenza esclusiva può tuttavia agire se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvii l’azione entro termini appropriati, con un potere concorrente e sostitutivo per il caso di ingiustificata inerzia del titolare inutilmente sollecitato, e può intervenire con intervento adesivo autonomo nell’azione promossa dal titolare per ottenere il risarcimento del danno proprio.

È privo di legittimazione ad agire in via cautelare per la contraffazione il licenziatario esclusivo quando il contratto di licenza gli imponga soltanto di informare il licenziante dei casi di contraffazione e di fornirgli gli elementi utili per valutare la situazione e intraprendere le eventuali azioni legali, riservando queste al licenziante, e quando non risulti una formale messa in mora del titolare del marchio, non equivalendo a essa una comunicazione che non manifesti l’intenzione di agire in sostituzione del titolare inerte; la clausola compromissoria contenuta nel contratto tra il licenziante e il preteso contraffattore non vincola il licenziatario rimasto estraneo a quell’accordo.