Legittimazione del licenziatario ex art. 122-bis c.p.i., produzioni nel cautelare e abbandono dei marchi registrati a favore di quelli di fatto

In assenza di specifica previsione negoziale, la legittimazione del licenziatario ad agire per la contraffazione del marchio è regolata dall’art. 122-bis c.p.i., in base al quale il licenziatario può avviare l’azione soltanto con il consenso del titolare o se questi, previa messa in mora, non agisce entro termini appropriati; il contratto di affitto di ramo d’azienda che trasferisca i diritti esclusivi di sfruttamento e uso dei marchi non attribuisce di per sé all’affittuario la legittimazione ad agire, che può tuttavia essere sanata, anche ai sensi dell’art. 182 c.p.c., con la produzione in corso di procedimento del consenso del titolare.

Nel procedimento cautelare non operano le preclusioni istruttorie proprie del giudizio ordinario, sicché è possibile produrre documenti fino all’udienza di discussione, anche quando l’udienza sia stata rinviata per consentire alle parti di ricercare una soluzione conciliativa; data la natura telematica del fascicolo, l’unico modo per introdurre i documenti è il deposito telematico.

Quando il titolare abbia da anni abbandonato l’uso dei marchi registrati per utilizzare esclusivamente marchi di fatto, i profili di somiglianza tra il segno del concorrente e i marchi registrati non fondano la tutela cautelare, per difetto di attualità della condotta e dunque di periculum in mora, e possono essere fatti valere solo nel giudizio di merito; a fronte dell’eccezione di decadenza per non uso, il ricorrente deve quantomeno allegare un utilizzo anche sporadico dei marchi registrati. Ove il segno del concorrente non sia confondibile con i marchi di fatto attualmente in uso, viene meno anche ogni profilo di concorrenza sleale.