Licenza di marchio, risoluzione per diffida ad adempiere e tutela cautelare contro il licenziatario

In sede cautelare, il fumus della contraffazione del marchio per la prosecuzione dell’uso del segno da parte del licenziatario dopo la pretesa risoluzione del contratto di licenza presuppone la verosimile avvenuta risoluzione di diritto del contratto, sicché, quando non risulti con sufficiente verosimiglianza la gravità dell’inadempimento del licenziatario agli obblighi specificamente contestati nella diffida ad adempiere, sono infondate le contestazioni relative alla vendita dei prodotti della stagione commerciale in corso effettuata dopo la risoluzione dichiarata dal titolare del marchio [licenza di marchi notori della moda per pelletteria, borse e calzature, che il titolare assume risolta per effetto di diffida ad adempiere fondata sul mancato pagamento delle royalties, sull’omessa rendicontazione e sulla vendita di giacenze in violazione del diritto di prelazione].

Nella cognizione sommaria propria della fase cautelare non integra un inadempimento grave, idoneo a determinare la risoluzione di diritto del contratto di licenza per effetto della diffida ad adempiere, la sospensione del pagamento delle royalties da parte del licenziatario che poteva legittimamente confidare nella conclusione di trattative in corso per la rideterminazione dei termini di pagamento, già in passato rimodulati, e che, prima della scadenza del termine assegnato, abbia contestato in giudizio la legittimità della diffida chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento del licenziante e il risarcimento dei danni.

Non è grave, ai fini della risoluzione del contratto di licenza di marchio, la violazione degli obblighi di rendicontazione degli ordini, del fatturato, delle giacenze e delle campagne pubblicitarie quando la documentazione sia stata trasmessa almeno in parte, in forma diversa da quella rivendicata dal licenziante ma richiesta dal suo stesso personale, il contratto non preveda modalità specifiche di trasmissione e le contestazioni siano sorte soltanto a distanza di anni dall’inizio del rapporto.

Le giacenze di magazzino comunicate dal licenziatario alla fine di ciascun esercizio esprimono la consistenza complessiva risultante dalle giacenze precedenti, dalla produzione e dalle vendite del periodo, sicché non possono essere sommate tra loro per desumerne quantitativi di merce immessi sul mercato in violazione del contratto, e la presenza di prodotti a marchio in canali distributivi non autorizzati non è imputabile al licenziatario in difetto di elementi che la riconducano alla sua responsabilità.

La vendita da parte del licenziatario di capi non compresi nella licenza, in quantità assai limitata e coerente con la loro natura di campionario, non integra un inadempimento grave legittimante la risoluzione del contratto, tanto più se non contemplata nella diffida ad adempiere da cui si pretende derivare la risoluzione di diritto.

È ammissibile la domanda cautelare ante causam proposta dal titolare del marchio a tutela dei diritti di proprietà industriale e contro atti di concorrenza sleale del licenziatario, fondata sull’avvenuta risoluzione di diritto del contratto di licenza, pur in pendenza di un giudizio di merito promosso dal licenziatario per l’accertamento della risoluzione del medesimo contratto per inadempimento del licenziante, perché i due giudizi hanno ad oggetto domande diverse.

Il conflitto di interessi che determina l’inammissibilità dell’attività difensiva ricorre quando lo stesso difensore assista contemporaneamente soggetti portatori di interessi confliggenti, anche solo potenzialmente, e non sussiste quando le parti contrapposte siano assistite da difensori diversi e il rapporto professionale del difensore con l’ex cliente sia cessato, perché l’eventuale dovere di portare a termine i giudizi patrocinati per quest’ultimo contro terzi rileva, al più, sul piano disciplinare e non vizia il contraddittorio nel procedimento promosso contro l’ex cliente.

L’intimazione della diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. e l’inutile decorso del termine fissato non eliminano la necessità dell’accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c., da valutarsi in relazione alla situazione esistente alla scadenza del termine e al permanere dell’interesse del creditore all’esatto e tempestivo adempimento, sotto il profilo oggettivo della non scarsa importanza e sotto quello soggettivo della presunzione di responsabilità del debitore di cui all’art. 1218 c.c.

L’effetto risolutivo della diffida ad adempiere esige che il contraente diffidante non sia a sua volta inadempiente, perché in tal caso l’inadempimento dell’intimato è giustificato in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum.