Rischio di associazione tra marchio di supermercati e segno identico usato da negozi di abbigliamento

Sussiste rischio di confusione, comprensivo del rischio di associazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. b), c.p.i. tra un marchio registrato per servizi della grande distribuzione e impiegato per contraddistinguere una catena di supermercati nei quali si vende anche abbigliamento e un segno foneticamente identico, benché graficamente diverso, adottato da altro operatore della grande distribuzione per negozi di abbigliamento, quando entrambe le imprese si rivolgono, per la parte comune dei servizi offerti, a una platea di consumatori di fascia popolare, che è indotta a identificare l’un esercizio come articolazione dell’altro [marchi nazionali denominativi e figurativi costituiti da un’espressione inglese evocativa del ritiro della merce, registrati dal 1992 nelle classi 35 e 42, e segno identico depositato nel 2020 come marchio nella classe 35 da una catena di abbigliamento e concesso in uso come insegna a imprese licenziatarie].

Il carattere anglofono e la diffusione nella prassi commerciale dell’espressione che costituisce il marchio non ne escludono la capacità distintiva quando i terzi la impiegano per indicare una modalità logistica di ritiro della merce acquistata online e sempre accanto al proprio marchio principale, che ne costituisce l’elemento distintivo forte, e non da sola come marchio autonomo per contraddistinguere la vendita dei propri beni.

Gli accordi con cui il titolare del marchio consente a terzi, anche operanti in settori diversi, l’uso del segno accompagnato dalla loro ditta costituiscono indizio della confondibilità dei segni non adeguatamente distinti e dimostrano che il titolare ha difeso la capacità distintiva del marchio impedendone la volgarizzazione ai sensi dell’art. 13, comma 4, c.p.i.

Concorre a fondare il rischio di confusione la circostanza che l’impresa che utilizza il segno contestato, pur appartenendo a un gruppo titolare di un marchio noto, abbia rifiutato, anche in sede di proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., di affiancarvi tale marchio, scegliendo di valorizzare il solo segno identico a quello registrato altrui.

I licenziatari che impiegano come insegna dei propri esercizi il segno ritenuto contraffattorio sono legittimati passivi diretti, ai sensi degli artt. 20 e 22 c.p.i., rispetto all’azione del titolare del marchio, e il patto di manleva stipulato con il licenziante, quale garanzia impropria che non opera nei rapporti esterni, non ne giustifica l’estromissione dal giudizio.

Il licenziante che registra e concede in licenza un segno in violazione degli artt. 20 e 22 c.p.i. e i licenziatari che lo impiegano come segno distintivo della propria attività d’impresa rispondono in solido ai sensi dell’art. 2055 c.c. del danno da contraffazione.

Quando la documentazione contabile acquisita mediante ordine di esibizione non consente di ricostruire gli utili da retrovertere al titolare del marchio, il danno da contraffazione è liquidato secondo il criterio della giusta royalty di cui all’art. 125 c.p.i., quale lucro cessante minimo pari ai canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare per una regolare licenza, e l’eterogeneità di tale documentazione, che impedisce un calcolo meramente aritmetico, giustifica la pronuncia non definitiva sull’an e la prosecuzione del giudizio con consulenza tecnica contabile sui ricavi conseguiti tramite i punti vendita contraddistinti dal segno.

Non incorre in decadenza per non uso ai sensi degli artt. 24 e 26 c.p.i. il titolare che provi di avere utilizzato il marchio, registrato per servizi, per contraddistinguere una propria catena di supermercati nel rispetto delle classi di registrazione, a nulla rilevando che i prodotti tessili venduti non siano di sua produzione, perché il marchio non è registrato per la produzione in proprio di tali prodotti.

L’uso contraffattorio di un segno identico al marchio altrui, per il rischio di confusione che determina, integra anche la concorrenza sleale confusoria ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c. nei confronti della società che gestisce l’attività contraddistinta dal marchio.

L’apprezzamento sulla confondibilità tra marchi va compiuto accertando sia l’identità o la somiglianza dei segni sia l’identità o l’affinità dei prodotti o servizi, giudizi tra loro non indipendenti, in via globale e sintetica, con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi e mediante una valutazione d’impressione condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, raffrontando il marchio che il consumatore guarda con il mero ricordo mnemonico dell’altro.

Sono affini i prodotti o servizi idonei a soddisfare le medesime esigenze di mercato, perché ricercati e acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o strettamente correlate, sì da indurre il consumatore a ritenerli provenienti dalla medesima fonte produttiva indipendentemente dall’uniformità dei canali di commercializzazione, senza che l’identità delle esigenze possa ancorarsi a criteri eccessivamente generici, quali l’esigenza di vestirsi, sfamarsi o leggere.