Registrazione in mala fede del marchio e uso anteriore come insegna; riproduzione dei contenuti del sito concorrente e oscuramento del dominio

La nullità del marchio per registrazione in mala fede ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 25, comma 1, lett. b), c.p.i., che non riguarda i conflitti per i quali la legge già prevede l’invalidità della registrazione successiva, si riferisce alle ipotesi di appropriazione consapevole del segno altrui prive di autonoma disciplina, quali la registrazione anticipata quando i presupposti della riserva a favore del terzo siano ancora in itinere o l’approfittamento di informazioni riservate acquisite in un rapporto di collaborazione o di fiducia; essa non è invocabile a fronte di un uso anteriore altrui protrattosi per decenni come insegna, del quale non si alleghi la notorietà qualificata richiesta per la tutela del marchio di fatto ex art. 12, comma 1, lett. a), c.p.i., e da parte di chi non dimostri alcuna successione nella titolarità del segno né abbia mai reagito alla registrazione e all’uso pluriennale del marchio altrui.

La riproduzione sul proprio sito di schede prodotto, testi e fotografie estratti dal sito del concorrente, pur in difetto di deduzione dei requisiti della tutela autorale, è illecita sotto il profilo concorrenziale, essendo di per sé idonea, a prescindere dalla riproduzione del marchio, a creare confusione tra le attività e a far propri i risultati dell’attività svolta dal concorrente nel proprio interesse; non vale a escludere l’illecito l’allegata natura di pagine di prova pubblicate per testare l’editing del sito.

Ai sensi dell’art. 22 c.p.i. è confondibile con il marchio anteriore il nome a dominio che ne riproduce entrambe le parole con l’aggiunta di un termine meramente descrittivo della destinazione commerciale del sito [nella specie, “store”]; il provider che ha fornito la registrazione del dominio e lo spazio di hosting può essere destinatario dell’ordine di oscuramento del sito, con compensazione delle spese in ragione della sua buona fede e della condotta processuale.