Marchio di fatto sui prodotti commissionati a un produttore terzo: titolarità del committente, registrazione in mala fede e limiti della tutela cautelare

Il marchio di fatto sui prodotti ideati e commissionati da un imprenditore a un produttore terzo, che li realizzi su sue precise indicazioni quanto a caratteristiche, denominazione e confezione [nella specie, tre profumi], è riconducibile al committente e non al produttore: chi accetta di realizzare un progetto ideato da altri, in forza di un contratto concluso anche per facta concludentia, si pone quale mero esecutore e non può rivendicarne la paternità, ancorché abbia contribuito a delinearlo. Il preuso del segno, provato con fatture di vendita anche transnazionale e con la divulgazione tramite social network e piattaforme di e-commerce, non ha carattere puramente locale, tenuto conto anche della notorietà pregressa del committente nel proprio settore, che accelera la diffusione dei nuovi prodotti.

È verosimilmente in mala fede, ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 25, comma 1, lett. b), c.p.i., la registrazione dei marchi chiesta dal produttore all’insaputa del committente, proseguendo con questi i rapporti commerciali e svelando la registrazione soltanto quando il committente decide di affidare ad altri la produzione; la declaratoria di nullità delle registrazioni non è tuttavia ottenibile in sede cautelare, richiedendo un giudizio a cognizione piena, mentre possono essere concessi l’inibitoria, l’ordine di ritiro dal commercio e la penalità di mora ex art. 614-bis c.p.c. La condotta del produttore integra un illecito più ampio di quello concorrenziale, di cui l’art. 2598 c.c. costituisce soltanto una modalità di attuazione, e la sua qualificazione resta assorbita.

Il rivenditore che, confidando nella collaborazione con il produttore, abbia venduto per breve tempo i prodotti recanti il marchio conteso può essere destinatario dell’inibitoria e dell’ordine di ritiro, ma la sua stessa caduta in errore sulla titolarità del segno conferma il periculum in mora e giustifica la compensazione delle spese nei suoi confronti; la pubblicazione del provvedimento va negata in ragione della brevità della coesistenza dei prodotti sul mercato e della prossimità temporale delle registrazioni.