Segno con pluralità di accezioni, elementi figurativi e rischio di confusione tra marchi
Quando il segno che costituisce il marchio di fatto ha una pluralità di accezioni [«Silene», nome proprio di persona e nome di un’erba edibile], il rischio di confusione con il segno del concorrente che riprende la stessa parola può essere escluso se questa è inserita in un contesto figurativo e lessicale coerente con la diversa accezione [l’immagine stilizzata di un fiore e la dicitura «piccolo ristorante»], specie quando concorra la diversità del contesto territoriale e dei servizi offerti, e ciò anche quando il marchio di fatto abbia acquisito notorietà e si sia verificato un episodio di confusione.
Nel giudizio di confondibilità di un marchio complesso, gli elementi denominativi non vanno sempre considerati più distintivi di quelli figurativi, perché l’elemento figurativo, per forma, dimensioni, colore o collocazione, può occupare una posizione equivalente a quella dell’elemento denominativo, sicché il giudice deve esaminare le qualità intrinseche e la posizione di entrambi per identificare la componente dominante.
L’uso del medesimo segno da parte di altri operatori del settore non attenua la tutela del marchio, perché l’eventuale illecito commesso da terzi non vale a sanare quello compiuto dalla parte contro cui l’azione è rivolta.
La trasformazione di un marchio originariamente debole in un marchio forte per effetto dell’uso, con la conseguente applicazione dei più rigorosi criteri di tutela propri del marchio forte, deve essere specificamente provata, non essendo sufficiente la notorietà del segno sul mercato.
È debole il marchio concettualmente legato al prodotto o al servizio o costituito da parole di comune diffusione, ed è forte quello privo di aderenza concettuale con il prodotto o il servizio contraddistinto; per il marchio forte sono illegittime tutte le modificazioni, anche rilevanti e originali, che ne lascino sussistere il nucleo ideologico espressivo, mentre per il marchio debole anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti a escludere la confondibilità.
