Sentenze con tag: capacità distintiva del marchio

La capacità distintiva del marchio di forma deve desumersi dalla circostanza che il modello utilizzato comporti effettivamente un’associazione esclusiva o quantomeno preponderante a un determinato brand, poiché è nozione di comune esperienza che il consumatore medio non è avvezzo a individuare la provenienza del prodotto sulla base della sola forma o confezione, in assenza di ulteriori elementi grafici o testuali.

La circostanza che i prodotti contraffattivi siano qualitativamente diversi dai prodotti imitati e siano venduti a un prezzo nettamente inferiore non esclude la contraffazione e non elimina il rischio di confusione del consumatore meno avveduto, il quale può essere indotto a ritenere che la stessa impresa produca a prezzi differenti prodotti di diversa qualità o destinati a un pubblico più giovane.

La diffusione e la notorietà del marchio di forma, e con esse la sua capacità distintiva, possono essere dimostrate mediante documentazione costituita da rassegne stampa, pubblicazioni e immagini tratte da siti internet, dalla quale risultino l’uso frequente e assiduo del marchio, l’ampia diffusione del prodotto in una vasta area geografica e la conoscenza del marchio negli ambienti della moda e dello spettacolo, che per comune esperienza influenzano la conoscenza e la scelta del prodotto da parte dei potenziali consumatori.

Sono idonei a creare confusione nel pubblico di riferimento circa la provenienza i prodotti che riprendono tutti gli elementi ornamentali caratterizzanti i modelli [di borsa] registrati come marchi tridimensionali e ne ripropongono le caratteristiche essenziali.

La contraffazione di marchi notori integra anche una condotta di concorrenza sleale, che si concretizza quantomeno nell’agganciamento alla notorietà dei marchi, approfittando della conoscenza che il prodotto ha sul mercato e del credito raggiunto dai titolari, frutto del lavoro e dell’investimento di anni.

Il periculum in mora sussiste quando la condotta contraffattiva arreca un pericolo di danno sia per la possibile volgarizzazione del marchio sia per la lesione dei diritti di sfruttamento, sviando la clientela su prodotti di uguale aspetto e di diversa qualità e provocando un danno di obiettiva difficile quantificazione; il decorso di alcuni mesi dalla prima emersione della condotta contestata prima di avviare l’iniziativa cautelare non elimina l’urgenza e non implica tolleranza della condotta.

La richiesta di pubblicazione del provvedimento cautelare va rigettata quando la misura, anche in considerazione dell’entità della condotta contraffattiva, abbia funzione prevalentemente sanzionatoria più che cautelare.

Anche una parola di uso comune può costituire un valido marchio, purché non abbia una funzione intrinsecamente descrittiva della qualità del prodotto e sia ad esso collegata da un accostamento di fantasia che le attribuisca carattere originale ed efficacia individualizzante. [Nella specie, l’aggettivo «Prodigiosa», usato per telai e biciclette, non evoca alcuna qualità tipica del prodotto ma rimanda a caratteristiche straordinarie; il suo frequente accostamento alla dicitura «Progetti di Gios Aldo» ne rafforza il carattere individualizzante, svelando il gioco di parole con il cognome dell’ideatore].

Ai fini della decadenza per non uso, l’uso del marchio denominativo registrato in associazione con una dicitura che non ne priva ma semmai ne accentua la capacità distintiva equivale all’uso del marchio, ai sensi dell’art. 24, co. 2, c.p.i., che equipara l’uso in forma modificata ancorché non registrata che non ne alteri il carattere distintivo. [Nella specie, il marchio registrato «PRODIGIOSA» era utilizzato con la dicitura «progetti di Gios Aldo» o all’interno di uno scudetto].

Il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Se in un precedente giudizio tra le stesse parti è stata chiesta l’inibitoria dell’uso all’estero di un marchio in forza di un accordo tra le parti, e la sentenza definitiva ha escluso la confondibilità di quel marchio con i marchi dell’attore, la questione della confondibilità non può essere riproposta in un nuovo giudizio di contraffazione, perché il petitum è identico e la diversa causa petendi rientra tra i fatti che potevano essere dedotti nel primo giudizio. [Nella specie, l’inserimento del marchio in uno scudetto non lo rendeva comunque simile al marchio «Gios Scudetto», essendo i due scudetti del tutto diversi per forma, colori e contenuti].

Le dichiarazioni del testimone che in seguito assume la qualità di parte non sono utilizzabili al momento della decisione, anche se la testimonianza è stata legittimamente acquisita quando il teste era ancora terzo, perché le posizioni di parte e di testimone sono radicalmente inconciliabili e l’inammissibilità della testimonianza della parte è rilevabile d’ufficio. [Nella specie, la moglie dell’attore, sentita come teste sulla paternità di un’invenzione, era divenuta parte riassumendo il giudizio quale erede dopo la morte del marito; la sua deposizione era inoltre generica e poco attendibile].

La prova della paternità di un’invenzione, necessaria per far valere il diritto morale ad esserne riconosciuto autore ai sensi dell’art. 62 c.p.i., non è raggiunta quando la domanda di brevetto italiana non indica l’inventore e la designazione come inventore compare solo nelle successive domande di estensione all’estero, curate direttamente dallo stesso interessato nell’ambito del suo ruolo in azienda, perché queste indicazioni hanno al più valore indiziario e non escludono un’autodesignazione. [Nella specie, si trattava di un forcellino per biciclette brevettato circa quarant’anni prima dall’azienda di famiglia dei due fratelli in lite; il quadro probatorio non consentiva di stabilire se l’invenzione fosse frutto dell’attività di una sola persona o del contributo di più persone].

Gli obblighi assunti con un accordo di regolamentazione dell’uso di determinati marchi non vincolano il terzo che non vi ha preso parte e non si estendono a marchi diversi da quelli esistenti e indicati nell’accordo. [Nella specie, scrittura privata del 2009 con cui due fratelli, sciolta la società di famiglia, si erano ripartiti lo sfruttamento in Italia e all’estero dei marchi «Gios» e «Gios Scudetto»; il marchio «Prodigiosa» era stato registrato successivamente dal figlio di uno di essi].

Gli eredi che riassumono il giudizio dopo la morte dell’attore provano la propria legittimazione con i certificati anagrafici e la dichiarazione di successione; la società cessionaria dei marchi la prova con i certificati di trascrizione della cessione.

È inammissibile perché tardiva la domanda riconvenzionale formulata per la prima volta con la comparsa di costituzione depositata dopo la citazione in riassunzione.

Nel segno complesso la capacità distintiva non deve essere valutata in senso atomistico, mediante l’esame dei singoli elementi che lo compongono ritenuti di per sé privi di capacità distintiva, bensì attraverso una valutazione complessiva dell’attitudine individualizzante dell’intero segno.

Il marchio deve essere considerato come una fattispecie unitaria anche quando sia composto da più elementi; pertanto, la presenza all’interno di un marchio complesso di un elemento privo di capacità distintiva non ne determina la nullità ove altri elementi del segno risultino idonei a conferirgli carattere distintivo complessivo.

L’ordinamento non ammette la possibilità di dichiarare la nullità parziale di un marchio per difetto di capacità distintiva riferito a uno soltanto degli elementi che lo costituiscono, essendo la nullità parziale configurabile esclusivamente con riguardo all’estensione merceologica del segno, come espressamente previsto dall’art. 27 c.p.i., che consente la declaratoria di nullità soltanto in relazione a una parte dei prodotti o dei servizi rivendicati.

La valutazione della somiglianza tra marchi complessi non può limitarsi all'esame isolato di una singola componente, dovendo procedersi a un raffronto globale e sintetico dell'impressione d'insieme prodotta da ciascun segno, con riguardo a tutti gli elementi salienti — grafici, visivi e denominativi — e al ricordo mnemonico che ne conserva il consumatore medio di riferimento. L'elemento figurativo può occupare una posizione equivalente a quella denominativa quando, per forma, dimensioni, colore o collocazione, contribuisca in misura determinante alla capacità distintiva complessiva del segno.

L'incorporazione in un marchio complesso dell'elemento nominativo o figurativo che caratterizza un marchio anteriore integra contraffazione solo ove gli ulteriori elementi del segno posteriore non determinino un'alterazione sostanziale del significato complessivo. Tale principio non opera, tuttavia, quando il segno anteriore non sia mai stato impiegato come marchio semplice autonomo, ma sempre in combinazione con altri elementi: in tal caso la condivisione del solo elemento denominativo comune non è di per sé sufficiente a determinare confondibilità.

Il marchio “Hermès” e la sua lettera iniziale devono ritenersi avere carattere “forte”, in quanto frutto di fantasia e senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti. Conseguenza di quanto precede è che detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi "deboli", perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante, con conseguente irrilevanza delle lievi differenze tra i prodotti coinvolti.

[Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il marchio "H" in questione risulta avere spiccata capacità individualizzante (e non può essere ricondotto ad una “forma”), caratteristica che consente al consumatore finale di poter “ricondurre” il bene al suo produttore, ossia di identificare la casa di moda che ha realizzato il bene, tenuto conto della prassi invalsa nel settore delle calzature di lusso di includere marchi (evidentemente tridimensionali) a forma di tomaia, tali per cui questa viene percepita dal pubblico proprio come segno distintivo (ossia come marchio) che gli consente di identificare immediatamente il produttore, trattandosi peraltro dell’elemento della calzatura che con più immediatezza balza agli occhi di chi vede calzare il sandalo e consente all’osservatore medio di ricondurre il prodotto al suo produttore.]

Ai fini della contraffazione, deve valutarsi in primo luogo la distintività del marchio azionato: la tutela sarà infatti tanto più ampia quanto maggiore sarà la capacità distintiva del marchio contraffatto. Deve poi esaminarsi la confondibilità tra segni, tramite una valutazione complessiva dell’insieme dei segni che compongono il marchio, che non può prescindere dall’individuazione degli elementi svolgenti una funzione specificamente individualizzante e differenziatrice. Nell’individuare tali elementi occorre aver riguardo alle somiglianze grafiche, fonetiche, concettuali.

In ogni caso, occorre tener conto che il paramento di valutazione è quello del consumatore medio di riferimento, ovvero il consumatore parte del mercato dei prodotti contraddistinti dai segni a confronto, consumatore o utente che, proprio in ragione della tipologia di prodotto contrassegnato, può avere maggiore o minore attenzione nell’acquisto o nell’approccio al prodotto medesimo, anche quando i prodotti siano destinati a soddisfare identici o analoghi bisogni. Inoltre, nel giudizio di comparazione occorre tenere conto in concreto di tutti i fattori pertinenti nel caso di specie; rileva, in particolare, l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati, cosicché, un tenue grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i prodotti e viceversa.

Circa la prima valutazione, la distinzione fra marchio “debole” e marchio “forte”, propria solo del diritto interno, è frutto di una lunga elaborazione giurisprudenziale. Si considera marchio “debole” quel segno dotato di attenuata capacità distintiva, solitamente composto da parole del linguaggio comune, che aderisce semanticamente o anche concettualmente al prodotto/servizio contraddistinto; si considera, invece, marchio “forte” quel segno caratterizzato dalla non-aderenza semantica o concettuale al prodotto/servizio contraddistinto al quale è solitamente riconosciuta un’elevata capacità distintiva. La differenza tra i due tipi di marchi si riverbera sulla relativa ampiezza e intensità della tutela: al marchio forte si riconosce una tutela intensa, tanto che saranno considerate illegittime tutte le modificazioni, anche rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale.
Nel caso del marchio debole, invece, anche una piccola modifica del segno può essere considerata tale da fugare il rischio di confusione, con i limiti che saranno infra precisati. Il carattere distintivo del marchio va valutato non solo con riferimento al momento della registrazione e alle caratteristiche intrinseche dello stesso, ma anche attraverso l’uso che ne è stato fatto. Al fine di valutare l’acquisto di carattere distintivo occorre tenere conto di una serie di fattori pertinenti, quali la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità ed estensione geografica e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati per promuoverlo.

Il titolare di marchi denominativi e figurativi può ottenere in sede cautelare l'inibitoria all'utilizzo da parte di terzi di segni identici o simili per prodotti identici o affini, allorchè sussista un concreto rischio di confusione o associazione per il pubblico, accompagnato da un pericolo di danno irreparabile alla capacità distintiva del marchio, non compiutamente risarcibile in termini monetari ove l’attività illecita venisse consentita fino all’esito di una causa di merito.

La natura cautelare e la cognizione sommaria tipiche del procedimento cautelare adottato non consentono alcun accertamento pieno in ordine alla validità o alla nullità del marchio registrato, dovendo quindi verificarsi unicamente – sulla base delle allegazioni e delle produzioni documentali – se sussista il fumus boni iuris della tutela invocata ai sensi dell’art. 20 c.p.i. o se tale tutela sia impedita dalla ricorrenza di elementi tali da ritenere a livello prognostico esistente un profilo di legittimità del preuso e/o di nullità del marchio.

La tutela del preuso ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a) c.p.i. deve essere valutata tenendo conto che il preuso con notorietà puramente locale non esclude la novità del marchio, che resta suscettibile di registrazione, ma ne consente l’utilizzo, mentre l’assenza di notorietà del preuso non è idonea a legittimare la continuazione dell’utilizzazione del marchio tenuto conto del disposto dell’art. 20 c.p.i.

La tolleranza nel consentire l’utilizzo del marchio negli ultimi anni non elide il profilo del periculum in mora, alla luce dell’assenza di prova della piena consapevolezza dell’uso del marchio.

Il marchio individuale è quel marchio che viene utilizzato dal singolo imprenditore per indicare il prodotto dallo stesso commercializzato e che può ottenere la registrazione in presenza di specifici presupposti quali: novità, capacità distintiva e liceità. Si definisce invece collettivo quel marchio che svolge una funzione particolare, di garanzia di qualità del prodotto o servizio. Infatti mentre il marchio che la legge definisce “individuale” ha il compito di distinguere il singolo prodotto o servizio di un imprenditore da quello dei concorrenti, il marchio collettivo è un segno distintivo che tutela il consumatore.

Il marchio individuale “ Tartufo di Pizzo” non doveva essere registrato poiché non dotato di autonoma capacità distintiva posto che il consumatore medio del gelato Tartufo di Pizzo era perfettamente consapevole di poter acquistare il “Tartufo di Pizzo” con quelle determinate caratteristiche non solo presso presso una specifica gelateria (i.e., l'azienda a cui l'attrice ha concesso in comodato d'uso gratuito il marchio "Tartufo di Pizzo"), ma in qualunque gelateria sita nel territorio di Pizzo.

Ai fini della valutazione della capacità distintiva dei segni utilizzati dall'imprenditore per contrassegnare i propri prodotti e servizi, in modo da consentire l'immediata individuazione della loro provenienza e da differenziarli da quelli degli altri concorrenti, occorre fare riferimento alla capacità percettiva non del pubblico in genere, ma di quelle particolari categorie di soggetti ai quali i prodotti sono destinati, le cui facoltà di discernimento devono essere rapportate alla capacità critica propria di un destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del genere merceologico di appartenenza.

[nel caso di specie il collegio ritiene di poter fare ricorso al notorio in forza del quale si può affermare senza ombra di dubbio come il marchio in questione abbia acquistato nel tempo valenza distintiva sia nella percezione dei consumatori che negli operatori del settore, non come marchio individuale ma come marchio collettivo, rappresentante un gelato con determinate caratteristiche e prodotto in una specifica area geografica, il comune di “ Pizzo”, dai gelatieri di quella zona]

In tema di marchi controversi, la valutazione del giudice in caso di interferenza tra segni distintivi deve essere sintetica e globale, con riferimento all'insieme degli elementi costitutivi dei marchi (grafici, simbolici, figurativi, denominativi, fonetici); indi questi deve confrontare i segni, esaminando se essi possano provocare, nella mente del consumatore, un'impressione di somiglianza, considerandosi la normale diligenza ed avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti. In virtù di ciò, occorre preliminarmente valutare la "capacità distintiva" del marchio e, dunque, indagare se esso possa essere definito come "forte" o "debole", considerando che mentre nell’ipotesi di marchio debole bastano anche lievi modificazioni o aggiunte rispetto al contenuto di quello imitato per evitare la contraffazione, purché idonee ad essere percepite con valore differenziante dai destinatari dei prodotti contrassegnati, viceversa, nel caso di marchio forte, ciascun elemento resta tutelabile e pertanto anche l'appropriazione di un singolo elemento del marchio è suscettibile di integrare l'ipotesi della sua usurpazione, qualora ne possa derivare confusione per il consumatore.

In tema di marchi controversi, il marchio forte consiste in un segno di fantasia o in un segno con un proprio valore semantico che non ha alcuna aderenza concettuale o nesso logico con il prodotto contraddistinto, cosicché, in sintesi, risulta portatore di una notevole attitudine distintiva, giacché non presenta un immediato collegamento col prodotto che contraddistingue; al contrario, il marchio debole consiste in denominazioni generiche del prodotto o in caratteristiche descrittive dello stesso, facilmente collegabili col prodotto, e quindi, inidonee a rappresentarlo univocamente.

La confondibilità fra marchi deve apprezzarsi ponendosi dall'angolo di osservazione del consumatore medio, considerando le normali modalità del suo approccio al tipo di prodotto cui si riferiscono.

È marchio rinomato, o che gode di notorietà, il marchio conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contrassegnati, non essendo necessario che detta rinomanza sia necessariamente equivalente alla celebrità né che essa sia affermabile come conoscenza anche al di fuori dell’ambito merceologico in cui il marchio si è affermato. Al fine di accertare la rinomanza del marchio occorre prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti nella fattispecie e cioè la quota di mercato coperta dal marchio, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo, le campagne pubblicitarie svolte, pur non essendo necessario che il marchio medesimo sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico.

Secondo la giurisprudenza comunitaria, ai fini della costituzione di un valido marchio, i colori o le combinazioni di colori devono rispondere ai requisiti indicati nell’art. 4 del regolamento (CE) n. 207/2009, in particolare:

- devono costituire un valido segno;

- il segno deve poter essere oggetto di rappresentazione grafica;

- il segno deve essere idoneo a distinguere i prodotti o servizi di una determinata impresa da quelli di altre imprese.

Da ciò discende che non possa costituire un valido marchio la mera giustapposizione di due o più colori senza forma né contorno, in assenza dei criteri di precisione richiesti dal suddetto art. 4.

Infatti, una tale rappresentazione non consentirebbe al consumatore di percepire e di memorizzare una combinazione particolare che egli potrebbe utilizzare per reiterare, con certezza, un’esperienza di acquisto, così come, essa, non permetterebbe alle autorità competenti e agli operatori economici di conoscere la portata dei diritti tutelati e spettanti al titolare del marchio.

L’aderenza concettuale del nucleo del marchio alla natura dell’attività svolta dalla titolare depone per la sua debolezza laddove la parte non abbia fornito elementi di prova a sostegno dell’asserito rafforzamento della capacità distintiva del proprio marchio a seguito dell’uso che ne è stato fatto nell’ambito territoriale in cui si è svolta negli anni l’attività di impresa, nonché laddove ella si sia invero limitata a richiamare un presunto “secondary meaning” senza però produrre documenti, né articolare mezzi di prova utili a dimostrare un tale assunto.

In presenza di un marchio debole, l’inserimento di piccole varianti o di ulteriori componenti all’interno del segno in comparazione vale a scongiurare o ad attenuare significativamente il pericolo di confusione e di indebita associazione tra i segni.

Quando un segno consiste tanto in elementi figurativi quanto in elementi verbali, non ne consegue automaticamente che sia l’elemento verbale a dover essere sempre considerato come dominante.