Sentenze con tag: capacità distintiva

Ai fini della concorrenza sleale per imitazione servile ex art. 2598, n. 1, c.c., la capacità distintiva e individualizzante delle forme dei prodotti [nella specie, arredo urbano: panchine, cestini, pensiline, fioriere, dissuasori] può essere desunta dall’ampia e risalente presenza sul mercato dei prodotti stessi, documentata da cataloghi e fatture pluriennali, dalla loro riconoscibilità attestata da premi, partecipazione a fiere ed esposizioni internazionali e installazioni in luoghi noti, dall’ampia libertà di forme esistente nel settore, dalla corrispondenza di alcuni prodotti a modelli registrati, nonché dall’essenzialità, eleganza e qualità estetiche ed ergonomiche delle forme; l’imitazione massiva e sistematica dell’intera gamma da parte del concorrente, con denominazioni evocative di quelle dell’imitato, conferma di per sé il carattere distintivo delle forme copiate e integra altresì concorrenza parassitaria.

Nella liquidazione del danno da contraffazione di modelli e da imitazione servile secondo il criterio della retroversione degli utili, dagli incassi del contraffattore vanno detratti soltanto i costi documentati per la produzione o l’acquisto dei prodotti imitati, non anche costi fissi, incrementali o fiscali genericamente allegati e non provati, tanto più quando il contraffattore sia privo di rete distributiva, uffici tecnici e personale interno e si limiti a ordinare da terzi la riproduzione dei prodotti altrui; è inoltre risarcibile il danno all’immagine commerciale, liquidabile in una percentuale del mancato guadagno, conseguente alla diluizione della distintività dei prodotti imitati.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.i. non possono costituire oggetto di registrazione i segni privi di carattere distintivo, e in particolare quelli divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi del commercio e quelli costituiti esclusivamente da denominazioni generiche o da indicazioni descrittive di specie, qualità, quantità, destinazione, valore, provenienza geografica, epoca di fabbricazione o altre caratteristiche del prodotto o servizio. L’enumerazione contenuta in tale ultima lettera ha carattere meramente esemplificativo e in essa sono ricomprese tutte le parole ed espressioni adoperate per magnificare i prodotti e i servizi cui vengono riferiti attraverso la sottolineatura di livello superiore delle relative caratteristiche, della raffinatezza dell’utente cui sono destinati e del prestigio che conferiscono a chi se ne avvale

La giurisprudenza ha precisato che anche una parola comune può costituire un marchio brevettabile, purché non abbia una funzione intrinsecamente descrittiva delle qualità del prodotto, ma sia collegata ad esso con un accostamento di pura fantasia che le attribuisca carattere originale ed efficacia individualizzante. Il criterio interpretativo da seguire è però rigoroso, poiché si richiede che le parole di uso comune relative al genere di un prodotto possono costituire oggetto di valido marchio solo in quanto abbiano subito una modificazione tale da oscurare il loro originale significato linguistico, e siano divenute tali da designare, con forte individuazione, un nuovo prodotto, perché impiegate in senso arbitrario, fantastico, iperbolico, senza alcuna aderenza concettuale con l'oggetto che sono destinate a contraddistinguere.

I cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, peraltro, può essere valido, benché "debole", in base al fatto dell'esistenza di un pur limitato grado di capacità distintiva. La qualificazione del segno distintivo come marchio c.d. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva.

La definizione di marchio forte è speculare, e riguarda marchi che, non coincidendo con la denominazione generica di un prodotto/servizio e non consistendo in indicazioni descrittive dello stesso, sono dotati di maggior capacità distintiva. Una caratteristica dei marchi forti è la componente di fantasia (o creatività) evidenziata dall’utilizzo di nomi o parole (anche di uso comune) che non hanno, concettualmente, attinenza con il prodotto o il servizio interessato

La debolezza di un marchio importa che il titolare non possa opporsi a un concorrente che utilizzi a sua volta un marchio poco distintivo rispetto alla denominazione generica del prodotto, ma che si differenzi in minima parte. La tutela dei marchi forti è caratterizzata, invece, da maggior incisività, in quanto qualsiasi tipo di variazione – anche “originale”, che lasci comunque intatto il cuore del marchio (ovvero, il nucleo ideologico riassuntivo dell’“attitudine individualizzante” del segno) – sarebbe ritenuta illegittima. La tutela, nel caso di marchio forte, è infatti estesa anche a quei segni distintivi altrui che presentino delle differenze rispetto ad esso, ma che se tollerati all’interno dello stesso mercato sarebbero potenzialmente forieri di un vantaggio competitivo per l’azienda sui concorrenti e potrebbero ingenerare confusione nel consumatore proprio in ragione della somiglianza con il marchio forte.

L’istituto del secondary meaning ricorre quando un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, si trova ad acquistare, in seguito, tali capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato. In sostanza, è soprattutto per effetto della elevata diffusione commerciale, a sua volta sovente dipendente da massicci investimenti pubblicitari ed azzeccate strategie di marketing, che un marchio inizialmente privo di capacità distintiva può acquistarla: ciò, in quanto massicce attività di pubblicizzazione del marchio possono indurre ad una radicale trasformazione della sua percezione distintiva nel mercato, nel quale si sia diffusa l'identificazione del prodotto contraddistinto dal marchio, sebbene questo consti in origine di un termine generico.

È nullo per difetto di capacità distintiva il marchio denominativo costituito da termini inglesi basilari immediatamente comprensibili al pubblico di riferimento [nella specie, “Bi-Bag” per borse, ossia “doppia borsa”], poiché nel settore della moda la conoscenza dell’inglese deve presumersi e la parola descrive la tipologia stessa del prodotto; il titolare che invochi il secondary meaning ha l’onere di provare, con ogni mezzo, lo slittamento semantico della parola nella percezione del pubblico, non desumibile dalle sole fatture di vendita. L’uso da parte del concorrente della medesima espressione in caratteri standard, in funzione meramente descrittiva di una caratteristica del prodotto e in posizione subordinata rispetto al proprio marchio preminente, non integra contraffazione né agganciamento, e la dichiarata nullità travolge le domande di inibitoria, risarcimento e pubblicazione.

Non costituisce domanda nuova, ma mera emendatio libelli, la richiesta con cui l’attore, che già nell’atto di citazione aveva contestato l’assunzione da parte della convenuta di una denominazione confondibile con la propria per operare nello stesso settore merceologico in territori contigui, faccia valere nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. l’illegittimità della ditta ai sensi dell’art. 2564 c.c. e ne chieda la modifica, poiché essa riguarda la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e il richiamo alla norma si risolve in una specificazione in punto di diritto.

Il marchio costituito da una parola del linguaggio comune che richiama la destinazione del prodotto [nella specie, “abita” per mobili di arredamento] è un marchio debole, e tale resta in difetto di prova dell’acquisto di una maggiore capacità distintiva attraverso l’uso ai sensi dell’art. 13 c.p.i., da valutare in base alla quota di mercato, all’intensità, all’estensione geografica e alla durata dell’uso e agli investimenti promozionali; rispetto al marchio debole anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti a escludere la confondibilità, sicché l’aggiunta di un ulteriore termine, unita a caratteri, colori e sfondo diversi, rende non confondibile il segno del concorrente pur coincidente nel cuore denominativo, risultando il profilo fonetico subvalente rispetto a quello grafico e concettuale in relazione alla tipologia dei prodotti.

La denominazione sociale costituita da una sola parola di uso comune non attribuisce all’impresa un’esclusiva sul termine nel settore di riferimento; l’aggiunta di un’ulteriore parola da parte della società costituita successivamente, che operi in province contigue ma distinte, esclude il rischio di confusione e la violazione dell’art. 2564 c.c.

Ai fini della valida registrazione di un marchio di forma tridimensionale deve verificarsi che il segno in questione non riproduca in sé la forma tipica, naturale e standardizzata coessenziale all'esistenza di alcun prodotto merceologico, o la forma necessaria a conferire ad un qualsiasi prodotto una peculiare funzionalità tecnica ovvero un valore sostanziale.

Nei marchi di forma - ove lo stesso aspetto esteriore si confonde con il segno registrato - la capacità distintiva è più difficile da riconoscere, in quanto non è abitudine del consumatore medio presumere l'origine dei prodotti sulla base della loro forma. Nella valutazione di interferenza tra marchio tridimensionale registrato e la forma di un prodotto concorrente, occorre attribuire adeguata rilevanza alle differenze esistenti tra forme ed evitare un'interpretazione estensiva del concetto di "similitudine", altrimenti operando una significative e indebita compressione del diritto del concorrente di proporre linee d prodotti recanti caratteri estetici e funzioni attraenti, così estendendo la protezione spettante al marchio ben oltre i limiti previsti dall'ordinamento interno e comunitario.

Il titolare del marchio registrato ha il diritto di fare uso esclusivo dello stesso e, quindi, di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

L’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto dal giudice di merito — le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate — non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all’insieme degli elementi salienti — grafici, fonetici e visivi —nonché tenendo conto che, ove si tratti di marchio “forte” (in quanto frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività, rispetto a quella dei marchi “deboli”, poiché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante.

L'uso del marchio può ritenersi non conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, in particolare quando: avvenga in modo tale da far pensare che esiste un legame commerciale tra i terzi e il titolare del marchio; pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; causi discredito o denigrazione di tale marchio; il terzo presenti il suo prodotto come un’imitazione o una contraffazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è il titolare..

Un segno distintivo costituito da un nome anagrafico validamente registrato come marchio non può essere, di regola, adottato, in settori merceologici identici o affini, né come marchio, né come denominazione sociale, salvo il principio della correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, in quanto, nell'ambito dell'attività economica e commerciale, il diritto al nome subisce una compressione ove sia divenuto oggetto di registrazione ad opera di altri.

Il marchio costituito dall’uso di un patronimico non può essere considerato debole anzi risultando impossibile negarne il carattere forte di esso tanto più in relazione al grado diffusione del nome. Conseguentemente, si ritiene che l’inserimento del medesimo patronimico in altro marchio o in altra ragione sociale non possa considerarsi né legittimo né lecito.

Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla (art. 2564 co. 1 c.c.). Tale previsione si applica anche all’insegna (art. 2568 c.c.).

Anche se la disciplina del marchio e dell’insegna sono differenti e se per l’insegna è consentita, come per la ditta, l’utilizzazione di segni altrui con integrazioni o modifiche idonee a differenziarla, in forza del combinato disposto dell’articolo 2564, comma 1, c.c. e dell’articolo 2568 c.c., tale facoltà è comunque subordinata all’adozione di misure idonee, come integrazioni o modifiche, volte ad evitare l’effetto confusorio.

Non costituisce un’adeguata misura di differenziazione il mero utilizzo di un font diverso nella scritta “Ferrari” posta sull’insegna della Resistente rispetto a quello utilizzato nel marchio dalla Ricorrente, dato che un negozio viene comunemente identificato attraverso la porzione denominativa dominante dell’insegna, piuttosto che tramite elementi grafici.

La circostanza che il marchio di fatto non fosse stato menzionato nell’elenco dei beni del fallimento non consente di escludere che detto marchio, ancorché non identificato dal curatore al momento dell’inventario, facesse parte dell’attivo fallimentare, trattandosi di un bene immateriale e quindi di difficile individuazione, vieppiù tenendo conto del fatto che il segno era stato concesso in godimento ad un soggetto terzo e quindi non era immediatamente percepibile dagli organi della procedura, estranei all’organizzazione della società, in assenza di documenti contabili regolarmente tenuti.

Il titolo costitutivo dei diritti di marchio è l’uso del segno e non la creazione dello stesso.

Ai sensi dell’art 669-terdecies cpc, in sede di reclamo possono essere introdotte nuove circostanze solo se sopravvenute, e quindi verificatesi successivamente rispetto al provvedimento reclamato. La norma non legittima invece l’ampliamento, in sede di reclamo, del thema decidendum mediante allegazioni nuove e non proposte in prime cure.

L’art. 131 c.p.i. dispone che il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l’inibitoria, non solo di qualsiasi violazione imminente del suo diritto, ma anche del proseguimento o ripetizione delle violazioni in atto. Il periculum è quindi dato dall’attualità della condotta e dalla conseguente sussistenza di un pericolo imminente, dato dal protrarsi dell’utilizzo indebito del segno e dal conseguente incrementarsi dei danni, anche in termini di perdita di quote di mercato che sarebbe assolutamente difficile ristorare pienamente per equivalenti a mezzo di risarcimento all’esito del giudizio di merito.

La parte che intenda tutelare una privativa non titolata in giudizio deve dare contezza e prova di tutti i suoi presupposti, così come previsti dall’art. 98 D.Lgs. n. 30/2005, ovvero che dette informazioni siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme e nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; che abbiano valore economico in quanto segrete; siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, dovendosi intendere per misure ragionevolmente adeguate quelle che impediscano che coloro che detengono le informazioni le portino a conoscenza di terzi o che impediscano ai terzi di accedervi direttamente.

I Tribunali di uno Stato membro, compresi i Tribunali dei marchi UE, possono essere aditi per chiedere, relativamente a un marchio UE o a una domanda di marchio UE anche in difetto di registrazione, le misure cautelari previste dalla legislazione di detto Stato per un marchio nazionale, cosicché la tutela cautelare può essere riconosciuta anche sulla scorta della mera domanda di registrazione, purché ne ricorrano i presupposti secondo disciplina comunitaria, tenuto conto che il difetto di registrazione, esclude soltanto che l’affermata privativa possa considerarsi sorretta da presunzione di validità, secondo il dettato dell’art. 127 comma 1 del citato Reg. UE n. 1001/2017.

Nella valutazione del carattere distintivo che la forma del prodotto deve avere o acquisire al fine di valere in sé come marchio, è bene chiarire la necessità di non incorrere in un equivoco, posto che il carattere distintivo della forma non deve differenziare il prodotto dagli altri, in una sorta di considerazione del carattere individuale proprio dei modelli, ma deve differenziarsi dal prodotto in modo idoneo a mandare un messaggio ulteriore rispetto alle qualità del prodotto medesimo, cosicché l’eventuale successo riscontrato sul mercato dal prodotto, idoneo di per sé ad attribuire alle sue fattezze valore individuale, può essere eventualmente valutato come causa efficiente dell’assunzione del carattere distintivo della forma medesima, forma cioè atta ad assumere il significato di marchio.

In tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto.

[Nel caso di specie, il Collegio ha escluso la sussistenza dell'illecito concorrenziale per imitazione servile in quanto ha ritenuto che la forma del prodotto contestato (i.e., un dispositivo elettrico incapsulato di colore giallo) fosse definita esclusivamente dalle sue caratteristiche tecniche e che la colorazione gialla del prodotto non integrasse un elemento distintivo tale da consentire l’individuazione dell'illecito.]

Ricorre l’ipotesi della “identità del marchio” anche quando un marchio d'impresa ne riproduca un altro, apportandovi differenze che – sulla base di una valutazione complessiva dei segni e tenendo conto del fatto che nella percezione del consumatore medio il confronto tra detti segni non è (normalmente) diretto, ma solo mnemonico – siano talmente insignificanti da poter passare inosservate. [Nel caso di specie, il marchio di parte convenuta “White Club Costa Smeralda” aggiunge al segno distintivo proprio del marchio della attrice (“Costa Smeralda”) le sole parole “White Club”; ed alla luce di quanto chiaritosi, deve ritenersi che tale aggiunta non sia capace di differenziare la percezione del segno, con conseguente sostanziale identità fra i due marchi.]

Ai fini della valutazione della confondibilità tra marchi, per cui bisogna verificare se vi è stata appropriazione del nucleo centrale del messaggio individualizzante del marchio anteriore, si deve inizialmente identificare se il marchio è qualificabile come “forte” o “debole”.  Nel caso in cui il segno sia privo di aderenza concettuale o semantica con i prodotti e/o servizi designati, esso potrà essere connotato come marchio “forte”.

La valutazione del rischio di confusione tra marchi deve essere effettuata in modo globale e sintetico, considerando, in primo luogo, l’interdipendenza tra gli elementi costitutivi del marchio, quali quelli denominativi, grafici, simbolici, figurativi, fonetici. In secondo luogo, la capacità distintiva del segno incide sul rischio di confusione, il quale è tanto più elevato quanto più elevato è il carattere distintivo del segno anteriore.

Le lettere dell’alfabeto possono costituire valido marchio a prescindere dall’eventuale caratterizzazione grafica che sia stata loro conferita, purché esse siano idonee a distinguere, nella percezione del pubblico di riferimento, i prodotti o i servizi di un’impresa rispetto a quelli offerti da altre imprese. Soltanto in mancanza di capacità distintiva si configura l'impedimento assoluto alla registrazione del marchio di cui all' art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento europeo n. 1001 del 2017 e l’assenza del requisito richiesto dagli artt. 13 e 25, comma 1, lett. b) c.p.i. È evidente che in questo contesto la lettera dell’alfabeto non viene in rilievo in quanto tale – sarebbe evidentemente insuscettibile di appropriazione – ma nella sua valenza meramente figurativa e grafica, di simbolo astratto. Essa così per la totale arbitrarietà del nesso che si viene a stabilire fra il simbolo ed il prodotto si connota come marchio “forte”.

La volgarizzazione o generalizzazione del marchio quale causa di decadenza ai sensi degli artt. 13, co. 4, e 26 c.p.i., si produce a seguito di un uso del segno tale da produrre la perdita del suo carattere distintivo, divenendo così il marchio inidoneo a caratterizzare specificamente il prodotto come proveniente da un determinato imprenditore: va ribadito inoltre che la prova della volgarizzazione, nei termini idonei a produrre gli effetti ora descritti, deve essere offerta da chi la invochi. Il codice di proprietà industriale, pur non contenendo una norma ad hoc, sicuramente non impedisce che la forma – ove dotata dei requisiti di cui agli artt. 32 e ss. cpi – possa eventualmente essere registrata come disegno o modello e, successivamente, una volta affermatasi sul mercato come indicatore dell’origine del bene, ottenere la registrazione come marchio di forma ai sensi dell’art. 9 cpi. Anzi, proprio con specifico riferimento all’acquisizione di una capacità distintiva di fatto, può ravvisarsi il punto di contatto tra la protezione del marchio di forma e quella dei disegni e modelli. Il riconoscimento collettivo da parte del mondo culturale costituisce evidenziazione e prova del valore artistico dell’opera del design.