Sentenze con tag: conversione del brevetto in modello di utilità

La trasformazione in corso di causa della domanda di brevetto europeo in modello di utilità ex art. 58 c.p.i. comporta l'inammissibilità per mutatio libelli delle domande riferite al nuovo titolo, diverso per caratteristiche, funzione, durata e requisiti di validità, come affermato da Cass. n. 31995/2024. Non è infatti un'ipotesi simile a quella della successione tra domanda di brevetto e definitiva concessione dello stesso, perché si tratta, in questo diverso caso, di far valere sempre lo stesso titolo azionato in giudizio (anche se eventualmente limitato in sede di concessione). Ugualmente, la fattispecie è diversa da quella della limitazione del brevetto in corso di causa, ex art. 79 c.p.i., perché anche in questo diverso caso, si tratta del medesimo titolo fatto valere (e che deve rimanere nei limiti del contenuto della domanda originaria). Infine, la trasformazione del brevetto in modello di utilità ex art. 58 co. 3 c.p.i. è altresì diversa da quella della conversione del brevetto nullo, per differenze processuali e sostanziali, per cui non può essere applicato all’istituto della trasformazione del brevetto il regime di eccezione alla regola delle preclusioni processuali, contenuto nell’art.76 c.p.i..

La revoca definitiva del brevetto europeo da parte dell’Ufficio europeo dei brevetti, che opera retroattivamente ai sensi dell’art. 68 CBE, determina la cessazione della materia del contendere sia sulle domande di nullità e di accertamento negativo sia sulla riconvenzionale di contraffazione, e comporta la revoca dell’ordinanza cautelare emessa da altro tribunale sul medesimo titolo, quando il giudizio ne costituisca la fase di merito. Va invece respinta la domanda di risarcimento dei danni derivanti dal provvedimento cautelare quando il titolare abbia azionato un brevetto all’epoca ritenuto valido dalla divisione di opposizione e dal giudice della cautela, senza dolo o colpa, e l’istante non provi il danno, come per un dispositivo ancora sperimentale sostituito con altri modelli; il contrasto tra le decisioni dei diversi organi giustifica la compensazione delle spese.

Può esser brevettata come modello di utilità una forma nuova di un prodotto esistente che gli conferisca una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego, non una nuova soluzione, in rapporto allo stato dell’arte esistente all’epoca, offerta al problema tecnico che si intende risolvere (pur se priva di originalità). Ciò posto, per poter ritenere brevettabile, tramite il rinvio di cui all’art. 86 co. 1 c.p.i., come modello di utilità un oggetto d’uso, non è sufficiente che l’oggetto presenti un livello di innovazione che va oltre le soluzioni esistenti (tale è il requisito della novità) ma occorre altresì (ed è il requisito dell’attività inventiva) che il superamento dello stato della tecnica avvenga con uno sforzo inventivo non rinvenibile nelle comuni competenze del tecnico di settore.

La limitazione di un brevetto esprime la volontà del titolare di circoscrivere o ridefinire l’ambito di protezione della privativa registrata: l’intento pratico perseguito attraverso un’istanza di limitazione brevettuale è di contenerne entro un ambito più ristretto l’oggetto della protezione, rinunciando alla tutela più estesa che derivava dalla prima descrizione dell’oggetto brevettato. Ciò significa che per effetto della domanda di limitazione, alcune delle rivendicazioni o parti delle rivendicazioni originarie vengono definitivamente escluse dalla protezione e non possono più essere recuperate o riportate in vita. Ove sia realizzata una limitazione brevettuale, la valutazione di convertibilità del brevetto in modello di utilità deve essere condotta sul brevetto risultante dalla limitazione. Diversamente (valutando la convertibilità in modello di utilità dal brevetto originario) si revocherebbe, attraverso l’istituto della conversione, la limitazione del brevetto, facendone rivivere la forma originaria con un’indebita estensione retroattiva della sua portata e così violando l’affidamento riposto medio tempore dai terzi e con pregiudizio dell’interesse della collettività al libero utilizzo di oggetti e modelli su cui il titolare aveva ormai rinunciato ai diritti di privativa. Posto che il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità ex art. 76 co. 3 c.p.i., l’operazione di ricostruzione della volontà ipotetica dell’interessato ­­deve riferirsi alla volontà espressa dal titolare con la domanda di limitazione, giacché con tale domanda il titolare del brevetto manifesta in modo chiaro ed inequivoco la sua volontà di rinunciare preventivamente a parte della protezione brevettuale. L’effetto retroattivo della limitazione brevettuale, analogamente a quanto previsto dagli artt. 68 co.1 e 69 co. 2 CBE, vale a sanare le eventuali violazioni della privativa commesse nel periodo precedente per le rivendicazioni rinunciate od emendate, oltre che realizzare un effetto deflattivo sul contenzioso dato che le limitazioni possono riguardare proprio le rivendicazioni a rischio di nullità; ma non può essere invocato per scopi estranei alla sua funzione per estendere retroattivamente l’ambito di tutela al testo originario delle rivendicazioni, anche solo nell’ambito di un’operazione di conversione ex art. 76 co. 3 c.p.i.

Le diverse conclusioni cui il CTU sia pervenuto nella sua seconda relazione non conferiscono alla prima relazione depositata nella fase di descrizione alcuna caratteristica di pretesa “erroneità” ove la più compiuta analisi svolta successivamente sia stata resa possibile solo qualora la parte abbia integrato la propria precedente (insufficiente e lacunosa) produzione documentale, assolvendo così in maniera più compiuta al proprio onere probatorio specificamente definito dal comma 1 dell’art. 121 c.p.i. che – tra l’altro – impedisce al CTU di svolgere accertamenti e valutazioni su documenti diversi da quelli prodotti dalla parte che allega la nullità del titolo.

Ai sensi dell’art. 79 comma terzo e dell’art. 76 comma terzo c.p.i., le istanze di limitazione e di conversione di un brevetto possono essere presentate in ogni stato e grado del giudizio. Pertanto, il titolare di un brevetto può riformulare le rivendicazioni in corso di causa, senza limitazione ad una fase processuale, ad un grado di giudizio e al numero delle modifiche apportate, fatto salvo il limite generale della buona fede e, correlativamente, dell’abuso del diritto, ed impregiudicata l’osservanza di modalità di esercizio del diritto compatibili con il rispetto del principio costituzionale del giusto processo, di ragionevole durata del processo e del dovere di lealtà gravante sulle parti. Si tratta di un potere riconosciuto alla parte e collegato al diritto sostanziale della stessa quale dedotto in giudizio, da esercitarsi personalmente o mediante procuratore speciale, poichè esulante dallo ius postulandi. L’esercizio del potere di disposizione del diritto sostanziale sulla privativa industriale, comporta la rinuncia ad avvalersi del brevetto come rilasciato e, di per sé, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 e 79 CPI, la nullità (parziale) del brevetto.

Sebbene la riformulazione del brevetto possa non limitarsi a un mero accorpamento di rivendicazioni e possa consistere in aggiunte e specificazioni che attingano al contenuto del brevetto, esse non devono estendere l’ambito della privativa e della domanda originaria, giacché in tali ipotesi il brevetto è nullo ex art. 76, comma 1, lett. c) CPI. L’introduzione di limitazioni, che estrapolino dal testo della descrizione e financo dai disegni, va valutata con particolare cautela, tenuto conto che riformulazioni “ex post” nel corso dei giudizi per l’accertamento della validità possono pregiudicare la sicurezza giuridica dei traffici per il venire meno della certezza del titolo e dell’affidamento riposto dai terzi sulla validità (o, meglio, sulla non validità) di un titolo per come depositato. Inoltre, l’estrazione di singoli suggerimenti di dettaglio, magari da figure del brevetto, che forniscono informazioni complesse e coordinate in una specifica forma di esecuzione, determina il rischio di fornire informazioni non evincibili in modo oggettivo dal testo brevettuale. Per tale ragione, le inclusioni di caratteristiche nelle rivendicazioni devono rispettare le reali informazioni contenute nella descrizione originale, senza che si attinga dalla descrizione, secondo necessità e comodità, con una visione a posteriori. Pertanto nelle rivendicazioni può essere inserita solo "materia" evidente nella domanda come depositata.

Integra gli estremi dell'illecito di concorrenza sleale sotto il profilo della cosiddetta "imitazione servile", sanzionato dall'art. 2598 c.c., n. 1, il comportamento dell'imprenditore che imiti un prodotto la cui forma abbia un valore individualizzante e distintivo, indipendentemente dall'essere il prodotto stesso oggetto di brevetto, in modo tale da creare confusione con quello messo in commercio dal concorrente. Non è quindi sufficietne allegare la riproduzione pedissequa da parte del concorrente e il suo carattere confusorio, ma è necessario allegare e provare che il segno sia dotato di capacità distintiva: la tutela concorrenziale concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo tuttavia compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che nella percezione del pubblico non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa. Non può attribuirsi carattere individualizzante alla forma funzionale, cioè a quella resa necessaria dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto. Pertanto, in mancanza di tutela brevettuale, la fabbricazione di prodotti identici nella forma a quelli realizzati da impresa concorrente, costituisce atto di concorrenza sleale soltanto se la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto, ma investa caratteristiche del tutto inessenziali alla relativa funzione.

Poiché, in tema di concorrenza sleale, l'originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano i fatti costitutivi della dedotta contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa, l'onere della allegazione e della prova con riguardo ad entrambi i fatti costitutivi incombe su chi agisce chiedendo l’accertamento della illiceità della condotta del concorrente, mentre incombe sul convenuto l'onere di allegare e provare la mancanza di novità del prodotto o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell'altrui diritto.