Sentenze con tag: pubblicazione della sentenza

È nullo ai sensi degli artt. 25 e 8, comma 3, c.p.i. il marchio costituito dalla denominazione notoria di una località [toponimi noti a livello mondiale in ambito turistico e sportivo] registrato da terzi senza il consenso dell’ente pubblico territoriale nel cui ambito la località è compresa, che ne è l’avente diritto. La norma mira infatti a evitare lo sfruttamento a fini commerciali dei nomi e dei segni notori da parte di terzi estranei che intendano appropriarsene, approfittando della loro forza attrattiva e del loro valore suggestivo; la tutela si estende quindi anche alle denominazioni delle frazioni di un ente pubblico, quando esse siano inequivocabilmente e diffusamente identificative del territorio, e non è limitata all’ipotesi in cui sia ripresa l’intera denominazione dell’ente.

La temporanea rinuncia del Comune all’utilizzo della denominazione notoria [sostituita nel toponimo ufficiale della frazione da altra denominazione, poi ripristinata in corso di causa] non consente ai terzi di registrarla come marchio, perché resta da tutelare il diritto dell’ente di disporne quale avente diritto [trattandosi di denominazioni utilizzate da quasi un secolo per individuare una frazione del territorio comunale].

Il Comune non può essere escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 8, comma 3, c.p.i. sul presupposto che sia un ente con finalità economiche, perché l’art. 19, comma 3, c.p.i., nel consentire alle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni di ottenere registrazioni di marchio aventi a oggetto elementi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del territorio, riconosce all’ente pubblico il diritto prioritario di sfruttarli e vincola i proventi al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura dei disavanzi.

Il marchio costituito da un toponimo notorio è nullo anche ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), c.p.i., perché l’indicazione della provenienza geografica lo priva di capacità distintiva.

La comunicazione alla stampa della diffida con cui i titolari di un marchio appena registrato contestano l’uso del segno da parte di un terzo [l’ente territoriale] non è sufficiente a provare un intento denigratorio ai sensi dell’art. 2043 c.c., perché ne emerge piuttosto la volontà di tutelare il marchio, e a tal fine non rileva il successivo accertamento della sua nullità. Il danno all’immagine e alla reputazione è un danno conseguenza che non sussiste in re ipsa e deve essere allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento, anche mediante presunzioni fondate su elementi indiziari diversi dal fatto in sé [commenti pubblicati sui social riconducibili non alla condotta dei convenuti ma a una scelta dell’ente contestata da alcuni cittadini].

La pubblicazione della sentenza a spese dei convenuti non può essere disposta quando la domanda risarcitoria è respinta, perché ne costituirebbe di fatto una modalità, né può fondarsi sull’art. 126 c.p.i. quando l’attore non invoca la violazione di propri diritti di proprietà industriale.

È domanda nuova, inammissibile perché diretta ad ampliare il thema decidendum, quella di nullità dei marchi oggetto di ulteriori domande di registrazione depositate dai convenuti in corso di causa, formulata per la prima volta con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.

È inammissibile, perché generica ed esplorativa, l’istanza di esibizione di tutte le comunicazioni diffuse dalla controparte in relazione ai marchi oggetto di causa, volta a provare l’estensione dell’attività illecita.

Ai fini del giudizio di confondibilità tra marchi denominativi di fantasia, non può applicarsi alcuna precisa regola di pronuncia, perché il consumatore, percependoli come nomi di fantasia, può optare liberamente tra le diverse pronunce possibili; non rileva quindi la tesi secondo cui uno dei segni evocherebbe una parola straniera o andrebbe letto come acronimo, quando nessun elemento di immediata evidenza induca il consumatore a percepirlo in tal senso [nella specie, «WYCON» e «WIQO», per prodotti cosmetici e dermocosmetici].

Il diritto di esclusiva attribuito dalla registrazione del marchio copre anche i prodotti affini, quando possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico: è sufficiente che i prodotti siano ricercati e acquistati in forza di motivazioni identiche o strettamente correlate, tali che l’affinità funzionale induca il consumatore a ritenere che provengano dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dall’uniformità dei canali di commercializzazione.

La presunzione di colpa dell’art. 2600 c.c. in materia di concorrenza sleale è superata quando l’autore della condotta abbia svolto una ricerca di anteriorità prima della registrazione dei propri marchi, abbia adito per primo il giudice per l’accertamento negativo della contraffazione e abbia creato un’organizzazione di pubblicità e distribuzione del tutto autonoma e priva di riferimenti, anche indiretti, ai prodotti del titolare del marchio anteriore. In tal caso, accertata la contraffazione, il giudice può disporre il ritiro dei prodotti dal mercato entro un termine che consenta di riorganizzare la produzione con un marchio diverso e può negare la pubblicazione della sentenza, che non consegue obbligatoriamente all’accertamento della contraffazione ed è rimessa alla sua discrezionalità.

Il danno da contraffazione e da concorrenza sleale non è in re ipsa e va provato secondo i principi generali sul risarcimento da fatto illecito, sicché soltanto la dimostrazione della sua esistenza consente il ricorso al criterio equitativo per la liquidazione. Le richieste istruttorie sulla documentazione contabile e commerciale del contraffattore, pur utili a liquidare il lucro cessante, presuppongono la prova che dalla contraffazione sia derivato uno sviamento di clientela o un agganciamento parassitario; anche il danno all’immagine deve essere provato.

In tema di tutela del marchio, l’apprezzamento sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti va compiuto in via globale e sintetica, con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione d’impressione condotta con riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, raffrontando il marchio che il consumatore guarda con il mero ricordo mnemonico dell’altro.

Costituisce contraffazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. a), c.p.i. e dell’art. 9, par. 2, lett. a), reg. UE 2017/1001 l’adozione, come denominazione sociale e come segno distintivo di un’impresa turistica, di un segno che riproduce un marchio forte e notorio registrato anche per servizi alberghieri e di ristorazione, perché l’aggiunta di termini descrittivi dei servizi offerti costituisce un elemento di differenziazione marginale, che lascia immutato il nucleo ideologico del marchio e anzi accresce il rischio di confusione, e la doppia identità di segni e servizi rende superflua la prova della confondibilità; il confronto merceologico va condotto tra i servizi per i quali il marchio è registrato e quelli per i quali il segno è usato, e non tra le attività concretamente svolte dalle imprese, ed è irrilevante che queste operino in aree geografiche diverse, perché il marchio nazionale ha efficacia in tutto il territorio dello Stato e quello dell’Unione in tutti gli Stati membri [segno «Costa Smeralda» accompagnato dai termini «hotel», «club» e «residence» e usato da un villaggio turistico calabrese].

La registrazione e l’uso di un nome a dominio che riproduce o contiene il marchio altrui costituiscono contraffazione, perché consentono di ricollegare l’attività a quella del titolare del marchio sfruttandone la notorietà e traendone un indebito vantaggio; quando il titolare usi il marchio anche come ditta o insegna non trova applicazione il principio che ammette l’inserimento nella ditta o nell’insegna di una parola facente parte del marchio registrato da altro imprenditore.

La contraffazione del marchio può integrare anche concorrenza sleale per appropriazione di pregi ai sensi dell’art. 2598, n. 2, c.c., la cui tutela è cumulabile con quella del marchio perché ha natura personale e presupposti diversi, quando l’uso del segno notorio, che contraddistingue da anni prodotti e servizi di elevata qualità, sia idoneo a ingenerare nel pubblico la convinzione che l’impresa abbia i medesimi pregi del titolare; il rapporto di concorrenza sussiste quando entrambe le imprese operano nel settore del turismo e il marchio è registrato anche per i servizi alberghieri.

Il danno da contraffazione del marchio non è in re ipsa, perché il criterio del giusto prezzo del consenso previsto dall’art. 125, comma 2, c.p.i. introduce una tecnica di semplificazione probatoria riferita al solo ammontare del danno, che non esonera il titolare dalla prova, anche indiziaria o presuntiva, della sua esistenza, quale un calo del fatturato o una lesione dell’immagine o della reputazione; in difetto di qualunque allegazione sul pregiudizio subito la domanda risarcitoria va respinta.

La pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 126 c.p.i. è misura discrezionale non collegata all’accertamento del danno, con funzione preventiva e latamente riparatoria, e può essere disposta anche quando la domanda risarcitoria sia respinta, specie se la contraffazione si è protratta per anni nonostante le diffide; la penale prevista dagli artt. 131, comma 2, c.p.i. e 614-bis c.p.c. può essere commisurata alle dimensioni e al capitale sociale dell’impresa contraffattrice.

Per effetto della riformulazione delle rivendicazioni ai sensi dell’art. 79, terzo comma, c.p.i., le originarie rivendicazioni devono intendersi rinunciate e il brevetto deve essere dichiarato parzialmente nullo per le parti corrispondenti; le limitazioni introdotte nel corso del giudizio sono ammissibili se non ampliano l’ambito della tutela e non estendono l’oggetto del brevetto oltre il contenuto della domanda, e il brevetto riformulato, se valido, resta opponibile ai terzi nel testo limitato.

L’ordine al terzo di esibire la chiave crittografica necessaria per accedere al codice sorgente acquisito in sede di descrizione non è coercibile, e il rifiuto della convenuta di consentire prove tecniche sul prototipo, lecita scelta processuale, può indurre un sospetto di interferenza ma non conferisce gravità sufficiente alla prova presuntiva della contraffazione, che non può desumersi dalla generica denominazione con cui il macchinario è promosso.

Integra mendacio concorrenziale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., da inibire, la diffusione anche in un solo episodio, in una fiera di settore, di una brochure che vanti come brevettato un prodotto privo di privative e attribuisca al fondatore dell’impresa la paternità del primo prodotto della categoria, in realtà introdotto in Italia da un’altra società; non ricorre invece l’appropriazione di pregi quando il pregio della brevettazione non appartenga esclusivamente al prodotto del concorrente, né costituisce mendacio rilevante la velocità di lavoro mostrata in un video promozionale. Non vanno disposte la penale per l’inosservanza dell’inibitoria, quando la reiterazione sia del tutto astratta, né la pubblicazione della sentenza, in difetto di prova di una significativa diffusione del materiale; esclusa la contraffazione, le spese del parere tecnico di parte che la affermava non possono essere poste a carico del convenuto.

Il passaggio di dipendenti o collaboratori da un’impresa a un’altra non è di per sé sufficiente a integrare l’illecito di cui all’art. 2598, n. 3, c.c., costituendo espressione dei principi di rilevanza costituzionale di libera circolazione del lavoro e di libertà d’iniziativa economica; lo storno è illecito soltanto se attuato con l’intento di disgregare l’altrui organizzazione produttiva, da desumere da elementi oggettivi quali la quantità e la posizione dei soggetti stornati, la dimensione dell’impresa concorrente, la non agevole sostituibilità dei lavoratori, l’induzione a violare gli obblighi di fedeltà e l’impiego di mezzi contrari alla correttezza professionale, e va escluso quando le dimissioni siano plausibilmente maturate per l’insoddisfazione derivante dalla riorganizzazione e dal ridimensionamento della sede decisi dallo stesso datore di lavoro.

Costituisce concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. lo sviamento di clientela posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti dell’ex datore di lavoro, acquisite nel corso del pregresso rapporto e non destinate a essere divulgate al di fuori dell’azienda, a prescindere dai requisiti di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i.; integra tale illecito, quale disegno unitario diretto alla sottrazione della clientela, la condotta dell’ex dirigente che, il giorno stesso delle dimissioni, giri sul proprio account personale la corrispondenza aziendale relativa agli ordini in corso e dirotti presso il nuovo datore di lavoro gli ordini già conferiti dai clienti, ponendoli davanti al fatto compiuto. Dell’illecito concorrenziale commesso dal dipendente risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c. l’imprenditore che ne abbia tratto vantaggio, sussistendo il rapporto di occasionalità necessaria, quando abbia acquisito i clienti in epoca coeva o di poco successiva all’assunzione avendo contezza della loro provenienza.

Il danno da sviamento di clientela si liquida secondo la logica differenziale, quale margine lordo di contribuzione – ricavi meno costi di diretta imputazione – perso sul pacchetto di clienti sviati, e non quale margine operativo lordo desunto dal bilancio dell’intera gestione aziendale; l’uso improprio negli atti di parte del termine MOL per indicare il margine di contribuzione, frequente nelle controversie industrialistiche, non determina la nullità della consulenza tecnica per violazione del contraddittorio né giustifica la rimessione in termini dei convenuti. Il tempo trascorso dall’illecito e la sua mancanza di attualità giustificano il diniego della pubblicazione della sentenza ex art. 2600 c.c.

Il consenso prestato dai titolari del marchio acché la società (già licenziataria del marchio) possa continuare ad approvvigionarsi dalla nuova licenziataria, non vincola quest’ultima, in assenza di un accordo relativo al riassortimento e/o di un contratto di fornitura tra tali due società.

Sussistendo la contraffazione del marchio, i titolari di quest’ultimo hanno motivo legittimo per opporsi – in via di eccezione rispetto al cosiddetto principio di esaurimento - all’ulteriore commercializzazione, nei confronti del contraffattore, dei prodotti contraddistinti dal marchio. Non incorre, quindi, in inadempimento contrattuale la licenziataria del marchio che rifiuti di dare corso alla fornitura nei confronti del contraffattore, su impulso dei titolari del marchio.

Sebbene siano astrattamente compatibili e cumulabili la tutela dei segni distintivi prevista dal codice della proprietà industriale e quella prevista dal codice civile in tema di concorrenza sleale, la medesima condotta può integrare sia la contraffazione della privativa industriale sia la concorrenza sleale per l’uso confusorio di segni distintivi solo se la condotta contraffattoria integri anche una delle fattispecie rilevanti ai sensi dell’art. 2598 c.c.

Ne consegue che va esclusa la concorrenza sleale se il titolare della privativa industriale si sia limitato a dedurre la sua contraffazione e se le due condotte consistano nel medesimo addebito integrante la violazione del segno, poiché dall’illecito contraffattorio non discende automaticamente la concorrenza sleale, che – dunque – deve constare di un quid pluris rispetto alla pura violazione del segno, cioè di una modalità ulteriore afferente il fatto illecito.

Non è possibile dare corso alla liquidazione equitativa del danno laddove non venga fornito al giudice alcun valido criterio in base al quale procedere in tal senso.

Laddove le finalità – di prevenzione e risarcitorie – cui la misura della pubblicazione è preordinata siano già state realizzate mediante l’ordine di pubblicazione disposto con l’ordinanza cautelare pronunciata in corso di causa, la richiesta di pubblicazione della sentenza, ex art. 126 c.p.i. non può trovare accoglimento, in quanto del tutto incompatibile con il principio di proporzionalità previsto dall’art. 124 c.p.i.

La misura della pubblicazione della sentenza è discrezionale e non è finalizzata al risarcimento del danno; ha invece natura di sanzione autonoma diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto leso allo scopo di realizzare una sorta di restitutio in integrum.

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione di diritti di proprietà industriale, ai sensi dell’art. 126, comma 1, C.p.i., costituisce una misura discrezionale non collegata all’accertamento del danno, trattandosi di sanzione autonoma diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, analogamente a quanto previsto dall’articolo 2600 c.c. in materia di concorrenza sleale. La pubblicazione della sentenza che accerta la contraffazione su segni distintivi ha funzione tanto preventiva, in quanto diretta a prevenire ulteriori pregiudizi portando l’atto di contraffazione a conoscenza degli operatori del mercato, quanto riparatoria in forma specifica del danno, ed è disposta sulla base di una ponderazione degli interessi contrapposti delle parti. La sanzione della pubblicazione del provvedimento deve applicarsi secondo un regime di proporzionalità, talché, per farne applicazione, occorre considerare, inter alia, le dimensioni, anche potenziali, del fenomeno contraffattivo.

Ai fini della sussistenza del valore economico delle informazioni riservate, la mera datazione dei disegni e l’eventuale mancata evoluzione tecnologica non ne escludono il valore, qualora essi continuino a essere utilizzati per la realizzazione dei prodotti.
Parimenti, il fallimento della società non costituisce un indizio di dispersione delle informazioni laddove vi sia stata una cessione onerosa di tutto il know how. Le domande relative alla concorrenza sleale, se fondate sui medesimi fatti che integrano la violazione degli articoli 98 e 99 c.p.i., restano assorbite.

Non può essere accolta la richiesta di pubblicazione del dispositivo della sentenza su quotidiani a tiratura nazionale se la vicenda non ha una rilevanza tale da giustificarne la pubblicazione.

L’istituto della retroversione degli utili, disciplinato dall’art. 125, co. 3 c.p.i., rappresenta un rimedio “sui generis”, che non è (totalmente) ascrivibile né a una logica meramente risarcitoria (tant’è vero che gli utili da “restituire” – o meglio, si potrebbe dire “da consegnare” – ben potrebbero essere di importo superiore alle somme da corrispondersi a titolo di risarcimento del danno), né a un approccio puramente restitutorio, com’è quello dell’azione generale di arricchimento (in tal caso, infatti, la misura massima dell’indennizzo è pur sempre la “correlativa diminuzione patrimoniale” del danneggiato: cfr. art. 2041, co. 1, c.c.), né, infine, a una logica strettamente sanzionatoria (stante l’irrilevanza dell’elemento soggettivo).

L’istituto della retroversione degli utili pare ispirato a una logica composita, in parte compensatoria e in parte dissuasiva/deterrente, che si affianca alla tutela risarcitoria classica, sia pur nella sua declinazione speciale prevista in materia di proprietà industriale.

Deve senz’altro escludersi che la domanda di retroversione degli utili sia qualificabile come azione di condanna al risarcimento di danni derivanti da fatto illecito; il che, a ben vedere, è di per sé sufficiente per escludere, altresì, che il relativo termine di prescrizione sia quinquennale, in luogo di quello ordinario (decennale).

E’ solo in seguito alla fatturazione che, in concreto, avviene il pagamento, dal quale derivano, tra l’altro, gli utili da restituire (e quindi sorge il relativo diritto).

In linea di principio, la prova delle anteriorità di fatto distruttive della novità deve essere rigorosa e, quindi, riscontrabile oggettivamente; il che pare difficilmente compatibile con un mezzo istruttorio quale la testimonianza, estremamente esposta alla soggettività del dichiarante e, tanto più inattendibile, quanto maggiore è il tempo trascorso dal verificarsi dei fatti da provare.

L’ordine di pubblicazione pare svolgere, nel complessivo sistema delle sanzioni accessorie previste dal codice, anche una funzione, latu sensu, sanzionatoria-deterrente; con la conseguenza che, nonostante la scadenza del brevetto, la domanda in esame può essere accolta.

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione dei diritti di proprietà industriale, ai sensi dell’art. 126, co. 1, c.p.i., costituisce una misura discrezionale non collegata all’accertamento del danno, trattandosi di una sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, analogamente a quanto previsto dall’art. 2600 c.c. in materia di concorrenza sleale. In particolare, la pubblicazione della sentenza che accerta la contraffazione su segni distintivi ha funzione tanto preventiva, in quanto diretta a prevenire ulteriori pregiudizi portando l’atto di contraffazione a conoscenza degli operatori del mercato, quanto riparatoria in forma specifica del danno, sulla base di una ponderazione degli interessi contrapposti delle parti. Tale sanzione deve applicarsi, peraltro, secondo un regime di proporzionalità, dovendosi considerare le dimensioni, anche potenziali, del fenomeno contraffattivo.

La pubblicazione della sentenza come da essa autorizzata non esaurisce la pubblicità che la parte vittoriosa può dare alla sua vittoria, salvi i limiti della continenza e della correttezza, trascesi i quali può configurarsi un abuso rilevante ex art. 2598 c.c.

La pubblicazione on line dell’annuncio enfatizzante la condanna del concorrente, con rinvio al proprio sito internet per più completa conoscenza, costituisce un atto di concorrenza sleale se eccede i limiti stabiliti dalla sentenza entro i quali l’esatto contenuto del suo dispositivo poteva essere portato alla cognizione del pubblico generale ed indifferenziato [Nel caso di specie i prodotti delle parti e quelli oggetto della sentenza non erano destinati al grande pubblico, ma alla più ristretta e specifica platea degli operatori dell’edilizia].