Uso del marchio da parte dell’ex licenziatario dopo la scadenza della licenza e tutela cautelare

Sussiste il fumus boni iuris della violazione dei diritti sul marchio quando l’ex licenziatario continua a utilizzare, dopo la scadenza del contratto di licenza, il marchio che ne era oggetto, anche in una diversa versione grafica, e adotta un restyling del medesimo segno, perché l’uso non può ritenersi effettuato con il consenso del titolare che, dopo la scadenza, abbia intimato per iscritto la cessazione dell’uso del marchio [curatela del fallimento della società titolare di un marchio complesso registrato e di una sua variante grafica non registrata; ex licenziataria che commercializza capsule di caffè, tè e tisane su piattaforme di commercio elettronico dopo la scadenza della licenza].

Sussiste il rischio di confusione tra segni connotati da identità fonetica e verbale e da somiglianza grafica, figurativa e concettuale quando gli elementi dominanti, destinati a essere ricordati dal pubblico di riferimento, sono costituiti in tutti i segni dalle medesime parole associate ai medesimi elementi figurativi, mentre non sono decisive le minime differenze grafiche e di forma.

Il fumus boni iuris del diritto sul marchio non registrato, costituito da una diversa versione grafica del marchio registrato, può essere desunto dalla prova dell’utilizzo del segno, risalente nel tempo, sul sito internet appartenente alla società titolare e poi alla procedura concorsuale.

La richiesta di misure idonee a ottenere l’oscuramento delle inserzioni online, motivata dalla scarsa collaborazione dell’autore della violazione, non può essere accolta nel procedimento cautelare a tutela del marchio, perché attiene all’esecuzione del provvedimento.

Accertata in sede cautelare la violazione dei marchi da parte dell’ex licenziatario, l’inibitoria si estende all’uso dei segni anche tramite siti web propri o di terzi, l’ordine di ritiro dal commercio riguarda, anche presso terzi, i prodotti immessi in commercio dopo la scadenza della licenza, e possono essere fissate penalità per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione e per ogni prodotto messo in commercio in violazione dell’inibitoria, commisurate alla natura delle violazioni e agli interessi coinvolti, al fine di conferire maggiore efficacia ed effettività al provvedimento.

Nella tutela cautelare del marchio il periculum in mora sussiste quando l’utilizzo dei segni senza il consenso del titolare danneggia i suoi diritti di privativa e ne compromette l’affidabilità commerciale, perché tale danno non è completamente eliminabile ex post ed è comunque di difficile quantificazione nel successivo giudizio di merito.