Confondibilità tra marchi di fantasia, presunzione di colpa superata e prova del danno da contraffazione
Ai fini del giudizio di confondibilità tra marchi denominativi di fantasia, non può applicarsi alcuna precisa regola di pronuncia, perché il consumatore, percependoli come nomi di fantasia, può optare liberamente tra le diverse pronunce possibili; non rileva quindi la tesi secondo cui uno dei segni evocherebbe una parola straniera o andrebbe letto come acronimo, quando nessun elemento di immediata evidenza induca il consumatore a percepirlo in tal senso [nella specie, «WYCON» e «WIQO», per prodotti cosmetici e dermocosmetici].
Il diritto di esclusiva attribuito dalla registrazione del marchio copre anche i prodotti affini, quando possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico: è sufficiente che i prodotti siano ricercati e acquistati in forza di motivazioni identiche o strettamente correlate, tali che l’affinità funzionale induca il consumatore a ritenere che provengano dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dall’uniformità dei canali di commercializzazione.
La presunzione di colpa dell’art. 2600 c.c. in materia di concorrenza sleale è superata quando l’autore della condotta abbia svolto una ricerca di anteriorità prima della registrazione dei propri marchi, abbia adito per primo il giudice per l’accertamento negativo della contraffazione e abbia creato un’organizzazione di pubblicità e distribuzione del tutto autonoma e priva di riferimenti, anche indiretti, ai prodotti del titolare del marchio anteriore. In tal caso, accertata la contraffazione, il giudice può disporre il ritiro dei prodotti dal mercato entro un termine che consenta di riorganizzare la produzione con un marchio diverso e può negare la pubblicazione della sentenza, che non consegue obbligatoriamente all’accertamento della contraffazione ed è rimessa alla sua discrezionalità.
Il danno da contraffazione e da concorrenza sleale non è in re ipsa e va provato secondo i principi generali sul risarcimento da fatto illecito, sicché soltanto la dimostrazione della sua esistenza consente il ricorso al criterio equitativo per la liquidazione. Le richieste istruttorie sulla documentazione contabile e commerciale del contraffattore, pur utili a liquidare il lucro cessante, presuppongono la prova che dalla contraffazione sia derivato uno sviamento di clientela o un agganciamento parassitario; anche il danno all’immagine deve essere provato.
In tema di tutela del marchio, l’apprezzamento sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti va compiuto in via globale e sintetica, con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione d’impressione condotta con riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, raffrontando il marchio che il consumatore guarda con il mero ricordo mnemonico dell’altro.
