Uso del patronimico nell’attività commerciale, marchio patronimico anteriore, preclusione per coesistenza e preuso

Il patronimico, per la sua elevata capacità distintiva dovuta al difetto di correlazione contenutistica con i servizi prestati, costituisce marchio forte, rispetto al quale sono insufficienti modifiche o aggiunte per impedire che la clientela sia tratta in errore. L’utilizzazione commerciale del nome patronimico deve essere conforme ai principi della correttezza professionale e, quindi, non può avvenire in funzione di marchio, cioè distintiva, ma solo descrittiva, in ciò risolvendosi la preclusione normativa per il titolare del marchio di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica del loro nome; ne consegue che sussiste la contraffazione quando il marchio accusato contenga il patronimico protetto, pur se accompagnato da altri elementi.

In tema di marchi d’impresa, la “preclusione per coesistenza”, che rappresenta un’ipotesi del tutto particolare, in cui viene meno il requisito essenziale del pericolo di confusione tra i segni distintivi di cui all’art. 20, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 30 del 2005, richiede l’accertamento della prolungata coesistenza dei marchi ed anche della buona fede del titolare del marchio posteriore (si è inoltre chiarito che non può assumere rilievo il fatto che chi ha per primo registrato abbia acconsentito all’utilizzo del marchio identico o simile in un ambito strettamente locale). La buona fede va esclusa in difetto di accordi volti a legittimare il contemporaneo utilizzo e a fronte della volontà dell’utilizzatore posteriore di avvantaggiarsi della notorietà del segno altrui.

La tutela del preuso ai sensi degli artt. 2571 c.c. e 12, lett. a), c.p.i. presuppone che il segno, nel momento in cui è stato usato per la prima volta, soddisfacesse i requisiti di protezione: l’uso di un identico marchio di fatto, a partire da un’epoca antecedente, da parte del soggetto che lo ha poi registrato fa venire meno la novità e, con essa, il diritto dell’utilizzatore successivo di continuare a usare il segno in ambito locale.

L’art. 125 c.p.i. non costituisce una deroga alla regola ordinaria sul risarcimento del danno e sul relativo onere probatorio, ma una semplificazione probatoria che presuppone pur sempre un indizio della sussistenza dei danni e la prova del nesso di causalità tra l’illecito e i pregiudizi allegati; in presenza della prova positiva dell’assenza di danno non sono invocabili né la retroversione degli utili, in difetto di elementi che consentano di distinguere i profitti causalmente riconducibili all’uso abusivo del marchio, né la liquidazione equitativa, inammissibile per sopperire all’inerzia del danneggiato.