Sentenze con tag: preuso locale

La registrazione di un marchio confondibile con un segno distintivo preusato con notorietà puramente locale non è invalida, ma dà luogo, nell’ambito del preuso, a un regime di duopolio nel quale il preutente può continuare a usare il segno e il titolare del marchio registrato non può far valere nei suoi confronti il diritto di esclusiva, dovendo anzi integrare o modificare il proprio segno nella zona del preuso in modo da scongiurare il rischio di confusione. Il preuso costitutivo di un diritto esclusivo sul marchio di fatto richiede invece una diffusione in un ambito significativo del territorio nazionale, con carattere intensivo e per un apprezzabile periodo, che non è dimostrata da isolate campagne pubblicitarie su quotidiani nazionali.

In caso di trasferimento di azienda per atto tra vivi il trasferimento dell’insegna, al pari di quello della ditta, richiede una distinta manifestazione di volontà, che in mancanza di espressa menzione nel contratto può essere ricostruita con i criteri interpretativi degli artt. 1362 ss. c.c., anche alla luce del comportamento complessivo delle parti e del collegamento con altri contratti stipulati contestualmente.

L’istanza di revoca o modifica del provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 669-decies c.p.c. presuppone mutamenti sopravvenuti delle circostanze e non consente di contestare la concedibilità ab origine della misura, neppure da parte di chi si assuma terzo leso da un provvedimento reso inter alios.

Il preuso di un marchio di fatto anteriore alla domanda di registrazione del marchio altrui consente all’utilizzatore di ottenere, anche in via d’urgenza ai sensi dell’art. 120, comma 6-bis, c.p.i., l’accertamento che l’uso del segno come marchio, denominazione, nome a dominio e account social non costituisce contraffazione del marchio registrato, quando il periculum risulti dalla diffida all’uso ricevuta e dall’ostacolo all’attività derivante dal mancato accesso ai propri canali di comunicazione.

Ai sensi dell’art. 12, primo comma, lett. a), c.p.i. il preuso di un marchio non registrato che non importi notorietà, o ne importi una puramente locale, non esclude la novità del marchio successivamente registrato, ma conferisce al preutente il diritto di continuare a usarlo per lo stesso genere di prodotto nell’ambito dell’uso fattone, senza il diritto di vietare al titolare del marchio registrato di farne anch’egli uso nella zona di diffusione locale, secondo un regime di duopolio. Spetta al preutente che chieda l’inibitoria provare la notorietà non solo locale del marchio di fatto, e la registrazione in mala fede è esclusa quando il preutente abbia riconosciuto, con un contratto di licenza, i diritti esclusivi del registrante sul marchio.

La natura cautelare e la cognizione sommaria tipiche del procedimento cautelare adottato non consentono alcun accertamento pieno in ordine alla validità o alla nullità del marchio registrato, dovendo quindi verificarsi unicamente – sulla base delle allegazioni e delle produzioni documentali – se sussista il fumus boni iuris della tutela invocata ai sensi dell’art. 20 c.p.i. o se tale tutela sia impedita dalla ricorrenza di elementi tali da ritenere a livello prognostico esistente un profilo di legittimità del preuso e/o di nullità del marchio.

La tutela del preuso ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a) c.p.i. deve essere valutata tenendo conto che il preuso con notorietà puramente locale non esclude la novità del marchio, che resta suscettibile di registrazione, ma ne consente l’utilizzo, mentre l’assenza di notorietà del preuso non è idonea a legittimare la continuazione dell’utilizzazione del marchio tenuto conto del disposto dell’art. 20 c.p.i.

La tolleranza nel consentire l’utilizzo del marchio negli ultimi anni non elide il profilo del periculum in mora, alla luce dell’assenza di prova della piena consapevolezza dell’uso del marchio.

Il comma III dell’art. 138 RMUE, sancendo che il titolare del marchio UE non può opporsi all’esercizio di un diritto anteriore di portata locale, definisce un limite intrinseco ai diritti derivanti dalla registrazione del marchio UE: non riserva al titolare di un diritto anteriore di portata locale il rilievo di tale situazione né prevede che la manifestazione di volontà di tale soggetto sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, situazioni in cui deve escludersi la rilevabilità d’ufficio.

L’insegna è segno distintivo del luogo in cui l’imprenditore svolge la sua attività ed acquisisce particolare importanza nelle imprese in cui lo stabilimento costituisce il punto di incontro tra imprenditore e clientela, assumendo, quindi, rilevanza eminentemente locale, come rilevanza eminentemente locale assume il conflitto tra insegne, in quanto idoneo a creare confusione in ambito locale, ovvero ove si produce l’incontro tra imprenditore e cliente che possa essere sviato.

In tema di conflitto tra insegne confondibili, non può avere rilevanza la questione della legittima coesistenza tra segno preusato in ambito meramente locale e segno registrato in ambito nazionale o la cui notorietà qualificata sia stata acquisita nel medesimo ampio contesto territoriale in ragione dell’uso continuativo e significativo di esso, questione rilevante, invece, nel caso di conflitto tra marchi.

L’insegna deve reputarsi privativa industriale non titolata, secondo il disposto dell’art. 1 D.Lgs. n. 30/2005, con il conseguente compendio di tutele, anche cautelari, approntate dal diritto industriale, oltre che dagli artt. 2564 comma 1 cc e 2568 cc. Consegue che il periculum in mora deve essere valutato secondo la disciplina dell’art. 131 D.Lgs. n. 30/2005, essendo rivolta la richiesta a far cessare la condotta illecita confusoria, pur secondo le modalità specificamente previste dall’art. 2564 comma 1 cc, ovvero mediante imposizione di integrazione o modificazione dell’insegna interferente, od anche con la totale eliminazione del cognome confondibile.

In caso di conflitto tra insegne patronimiche, ove il cognome costituisca cuore del segno, il Giudice può anche disporre la totale eliminazione del cognome confondibile dall’insegna usata per seconda.

Il titolare di un marchio di fatto non può invocare l’art. 20 c.p.i., che regola unicamente i diritti del titolare del marchio registrato. La regolamentazione del marchio non registrato contenuta nella legge (art. 2571 c.c. e art. 12, co. 1, lett. a, c.p.i.) attiene unicamente (altro…)