Sentenze con tag: contraffazione di marchio

Il contratto avente a oggetto l’ideazione e la realizzazione grafica di etichette e la proposta di denominazioni per prodotti destinati al commercio non comprende, in assenza di una specifica pattuizione, l’obbligazione di verificare preliminarmente l’esistenza di diritti anteriori di terzi su segni simili o confondibili né quella di garantire che i segni proposti non violino tali diritti, perché si tratta di accertamenti complessi, di natura giuridica, estranei al contenuto tipico dei contratti di progettazione di loghi o di altro materiale grafico, sicché l’inidoneità del segno a essere legittimamente utilizzato sul mercato a causa di un marchio anteriore non integra inadempimento dello studio grafico, tanto più quando il committente ha autonomamente selezionato la denominazione tra più proposte [studio di graphic design incaricato di ideare il packaging e le denominazioni di cinque vini, al quale il produttore, ritenuto responsabile della contraffazione di un marchio UE anteriore composto dalle medesime parole e dall’immagine di una mezza luna, chiedeva la restituzione del corrispettivo e il risarcimento dei costi di etichettatura e di rimozione delle etichette; accertamento della contraffazione con inibitoria, retroversione degli utili e penale, rigetto delle domande verso lo studio grafico].

Il destinatario dell’ordine cautelare di inibitoria assistito da penale ha l’obbligo di adempiere senza ritardo e l’onere di verificare, con il supporto della propria difesa, quali attività siano necessarie per conformarsi al provvedimento, compresa la rimozione dei contenuti promozionali pubblicati sui propri profili social, sicché la penale per ogni giorno di ritardo matura dalla notificazione dell’ordinanza fino all’ultima data in cui è documentata la permanenza online dei contenuti, senza che rilevi la mancata richiesta stragiudiziale di adempimento da parte del titolare del marchio.

Nel giudizio di merito sulla contraffazione di marchio, quando le esigenze probatorie sottese al sequestro risultano integralmente soddisfatte e la funzione preventivo-interdittiva è adeguatamente assicurata dall’inibitoria, i prodotti sequestrati possono essere restituiti al contraffattore previa rimozione e distruzione, a sua cura e spese, delle sole etichette recanti il segno contraffattorio.

Ai fini della retroversione degli utili ai sensi dell’art. 125 c.p.i., i prodotti contraffatti non rinvenuti in sede di sequestro e dei quali non è nota la destinazione possono ritenersi verosimilmente venduti, con un abbattimento prudenziale per i possibili impieghi diversi dalla vendita, quali regalie, autoconsumo e utilizzo nell’attività di ristorazione, e gli utili possono essere determinati applicando ai ricavi il criterio intermedio del prezzo mediano, al netto dei costi unitari di produzione.

Il danno non patrimoniale è risarcibile alla persona giuridica solo quando il fatto lesivo incide su situazioni giuridiche equivalenti ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, come il nome, la reputazione, l’identità e l’immagine, sicché lo svilimento e l’annacquamento del marchio contraffatto, la sua associazione a un uvaggio specifico o a un’indicazione geografica tipica, la limitazione delle scelte imprenditoriali del titolare e la perdita di appetibilità del segno nei rapporti di cessione o di licenza attengono al danno patrimoniale o comunque fuoriescono dal perimetro di tali diritti.

Non sussistono i presupposti per ordinare la pubblicazione della sentenza che accerta la contraffazione del marchio quando la commercializzazione dei prodotti contraffatti è risalente nel tempo, si è protratta per meno di un anno e ha riguardato un modesto volume di vendite, perché i diritti del titolare sono sufficientemente tutelati dalle altre statuizioni.

La sezione specializzata in materia di impresa è competente anche sulla domanda di garanzia impropria proposta dal contraffattore nei confronti del soggetto incaricato di ideare il segno, perché ai sensi dell’art. 134 c.p.i. è sufficiente una connessione anche impropria con le domande relative a diritti di proprietà industriale.

Il giudizio di confondibilità tra marchio e segno si svolge in via globale e sintetica, e non analiticamente su ciascun elemento, con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi e all’impressione d’insieme, in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti e confrontando il marchio che il consumatore osserva con il mero ricordo dell’altro, sicché la sostituzione della mezza luna presente nel marchio registrato con una luna piena affiancata dalle fasi lunari non vale a differenziare un segno composto dalle medesime parole.

Costituisce contraffazione ai sensi dell’art. 20, lett. b) e c), c.p.i. l’adozione, da parte di un’impresa operante nel medesimo settore, di una denominazione sociale, di segni distintivi e di un nome a dominio che replicano il cuore denominativo dei marchi anteriori notori del titolare, quando gli elementi di differenziazione siano marginali e inidonei a escludere il rischio di confusione sulla provenienza dei prodotti o comunque il convincimento del pubblico circa un collegamento tra le imprese, specie se i segni siano accostati, anche sui profili social, all’offerta di prodotti identici. Ne conseguono l’inibitoria dell’uso della denominazione sociale, del nome a dominio e dei segni simili, l’ordine di eliminarne ogni riferimento dalla denominazione, dal sito web e dai social network e la fissazione di una penale.

L’attualità della condotta contraffattiva e la pervicacia nel protrarla anche dopo la diffida integrano il periculum in mora, rappresentato dal rischio che gli effetti dannosi dell’attività contraffattiva e anticoncorrenziale si protraggano nel tempo necessario al giudizio di merito; non lo esclude la mera allegazione, non provata, della cessazione di fatto dell’attività del resistente.

Non può essere disposto il sequestro delle scritture contabili del contraffattore quando non sia verosimile il rischio che esse vengano distrutte o sottratte, né la pubblicazione del provvedimento cautelare quando essa non risulti proporzionata alla scarsa notorietà del resistente.

La domanda di risarcimento del danno da contraffazione di marchio proposta ai sensi dell’art. 125 c.p.i. presuppone, sia pure in via incidentale, l’accertamento della contraffazione, anche quando questa sia già stata accertata in precedenti provvedimenti favorevoli all’attore, e rientra pertanto nella materia riservata alla sezione specializzata in materia di impresa, che giudica in composizione collegiale ai sensi dell’art. 50 bis, comma 1, n. 3, c.p.c. Ne consegue l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 702 ter, comma 2, c.p.c., della domanda proposta con ricorso per procedimento sommario di cognizione, che l’art. 702 bis c.p.c. consentiva soltanto nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica.

L’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. proposto in materia riservata alla trattazione collegiale non è sanata dalla conversione del rito sommario in rito ordinario, perché il mutamento del rito, che attiene alla fase della trattazione e dell’istruzione, presuppone la rituale introduzione del procedimento nella ricorrenza dei presupposti di legge; tale interpretazione, imposta dalla lettera della norma, non viola i principi di strumentalità e di effettività della tutela giurisdizionale, ed evita l’applicazione di un rito semplificato a controversie connotate da specifica tecnicità e devolute al collegio.

Non integra contraffazione né concorrenza sleale l’uso da parte di un concorrente dell’espressione che compone il marchio altrui non come segno distintivo dei propri prodotti, ma come locuzione descrittiva della tipologia di prodotto offerto e delle sue modalità di preparazione, come l’impiego in un’attività di ristorazione, anche in forma di hashtag, dell’espressione «salumi di mare» per indicare pesce lavorato secondo le tecniche proprie dei salumi; diversamente, si attribuirebbe al titolare l’uso esclusivo di parole comuni e di una forma di cucina.

Il marchio composto dall’accostamento di due parole di uso comune concettualmente legate al prodotto è debole, ma non privo di capacità distintiva quando l’abbinamento sia particolare e inusuale, come quello che applica al pesce il concetto di salume, tipicamente associato alla carne. La licenza d’uso del marchio è a forma libera e può essere provata per presunzioni o testimoni, e il licenziatario è legittimato ad agire a tutela del segno.

In tema di concorrenza sleale per imitazione servile e agganciamento, il fenomeno del c.d. look-alike rileva solo ove la combinazione degli elementi del prodotto sia idonea a generare un concreto rischio di confusione nel consumatore medio, da valutarsi in base all’impressione complessiva, dovendosi invece escludere l’illecito qualora gli elementi riprodotti siano privi di carattere distintivo e largamente diffusi nel settore, non risultando la somiglianza eccedente quella fisiologica tra prodotti concorrenti; inoltre, in materia di contraffazione di marchio e concorrenza sleale, il danno non è in re ipsa e deve essere specificamente allegato e provato, non essendo sufficiente la mera dimostrazione dell’illecito né la violazione dell’inibitoria o l’uso illecito del segno distintivo, anche mediante nome a dominio, mentre la liquidazione equitativa attiene al quantum e presuppone comunque la prova dell’an debeatur.

Integra contraffazione del marchio e concorrenza sleale confusoria l’adozione, come insegna di un punto vendita contiguo a quello del titolare e destinato alla vendita dei medesimi prodotti, di un segno che riproduce la struttura del marchio anteriore, composto da un nome proprio di persona seguito da un termine descrittivo del settore merceologico, ancorché con un nome diverso, quando la somiglianza concettuale e strutturale dei segni, l’identità dei prodotti e l’esposizione dei medesimi marchi dei fornitori ingenerino nel pubblico un rischio di associazione tra le due imprese.

Il rivenditore che detiene e pone in commercio prodotti contraddistinti da un segno simile al marchio registrato altrui compie un uso vietato ai sensi dell’art. 20, comma 2, c.p.i. e può essere destinatario dell’inibitoria e del sequestro insieme al produttore, senza che rilevino la sua buona fede nell’acquisto o la modesta entità dell’attività di rivendita; la sede del rivenditore nel circondario radica, per connessione, la competenza territoriale del tribunale adito anche nei confronti del produttore avente sede altrove.

Il marchio figurativo che combina elementi generici ed evocativi della tradizione culinaria italiana [gesto della mano «a cuoppo» e spaghetto] è un marchio d’insieme debole, rispetto al quale anche lievi modificazioni o aggiunte escludono la contraffazione; non integra pertanto contraffazione né concorrenza sleale confusoria il segno che rappresenta diversamente il medesimo gesto e lo accompagna con una parte denominativa prominente e concettualmente autonoma, anche quando il solo pittogramma sia usato su supporti interni al locale, se resta assorbito dalla preminente presenza dell’insegna.

Nel procedimento cautelare la parte straniera può produrre anche nel corso del giudizio gli atti pubblici esteri muniti di apostille che attestano la sua esistenza e i poteri del rappresentante, perché il rito cautelare non è soggetto alle preclusioni del giudizio a cognizione piena; l’obbligo di apostille riguarda soltanto gli atti pubblici stranieri, mentre i documenti privati stranieri sono prove liberamente apprezzabili, e la mancanza di traduzione non determina nullità.

L’uso come segno distintivo del proprio patronimico, già compreso in un marchio anteriore registrato da altri per servizi identici o affini, non è conforme alla correttezza professionale, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. a), c.p.i., quando non risponda a una reale esigenza descrittiva dell’attività [segno adottato dopo la registrazione del marchio anteriore e coincidente con il suo nucleo dominante]; anche quando il patronimico valga a comunicare al pubblico una tradizione familiare, in presenza di un marchio anteriore forte chi lo adotta successivamente deve almeno inserirlo in un segno complesso nel quale abbia rilievo secondario rispetto ad altri elementi, denominativi o figurativi, dotati di sufficiente capacità distintiva.

Sebbene l’art. 131 c.p.i. ammetta l’inibitoria anche per evitare il proseguimento o la ripetizione delle violazioni in atto, anche in materia industriale non può prescindersi da un apprezzabile grado di pericolo che renda attuale e perdurante il rischio di pregiudizio per il ricorrente. Il periculum in mora difetta quando il resistente, pur contestando la fondatezza della pretesa, abbia rimosso il segno contestato subito dopo la notifica del ricorso cautelare e il ricorrente non alleghi elementi concreti da cui desumere un pericolo di reiterazione, sicché non vi è più alcuna violazione in atto né un concreto rischio di ripetizione [marchio figurativo riprodotto sul sito internet del resistente per contraddistinguere prodotti vegani; unica diffida inviata in periodo di chiusura aziendale e rimasta inosservata, seguita dal deposito del ricorso].

Quando il contratto di licenza di marchio sia al tempo stesso un accordo di partenariato per il lancio, lo sviluppo, la promozione e la commercializzazione dei prodotti a marchio congiunto, e in considerazione della collaborazione commerciale promessa dal concedente siano fissati gli obiettivi minimi di vendita e le royalties minime garantite, l’obbligo di collaborazione del concedente entra a far parte del sinallagma al pari della concessione della licenza, a prescindere dalla sua natura di obbligazione di mezzi o di risultato. Il licenziatario può pertanto opporre al concedente, che non provi di aver adempiuto agli obblighi di collaborazione, l’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. rispetto al pagamento delle royalties, sicché la successiva risoluzione del contratto non può ritenersi imputabile al suo inadempimento [contratto denominato trademark licensing and partnership agreement, che prevedeva la risoluzione anche per violazione degli obblighi di collaborazione del concedente].

Non integra contraffazione del marchio, e non giustifica la tutela inibitoria, l’uso del marchio congiunto da parte dell’ex licenziatario per la commercializzazione e la promozione delle scorte di prodotti, quando sia compatibile con il periodo di smaltimento che il contratto riconosce al licenziatario in caso di risoluzione non dovuta a suo inadempimento [periodo contrattuale di sei mesi per la liquidazione delle scorte della collezione già realizzata].

Le modifiche estetiche di mero dettaglio, talmente insignificanti da passare inosservate al consumatore medio di riferimento, non escludono l’identità tra la forma del prodotto contestato e il marchio tridimensionale registrato per la medesima categoria di beni, ai fini della cosiddetta doppia identità di cui all’art. 9, lett. a), del Reg. UE n. 1001/2017; né la esclude la mancanza nel prodotto contestato di una caratteristica che non incide sulla somiglianza nella visione d’insieme [borse con manici di diversa lunghezza, linguette della cerniera e anello della tracolla di forma diversa, non pieghevoli a differenza dei prodotti del titolare].

In caso di doppia identità sono irrilevanti la qualità inferiore dei prodotti contestati, il loro minor prezzo e la diversa platea dei destinatari, perché il titolare può vietare l’uso del segno che comprometta una qualsiasi delle funzioni del marchio e non soltanto la funzione di indicazione d’origine, di cui il rischio di confusione rappresenta il diretto pregiudizio. Tra queste rientra la funzione di investimento, intesa come idoneità del segno ad attrarre la clientela e a indurre all’acquisto.