Contraffazione del marchio rinomato «Costa Smeralda» mediante denominazione sociale e nome a dominio
Costituisce contraffazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. a), c.p.i. e dell’art. 9, par. 2, lett. a), reg. UE 2017/1001 l’adozione, come denominazione sociale e come segno distintivo di un’impresa turistica, di un segno che riproduce un marchio forte e notorio registrato anche per servizi alberghieri e di ristorazione, perché l’aggiunta di termini descrittivi dei servizi offerti costituisce un elemento di differenziazione marginale, che lascia immutato il nucleo ideologico del marchio e anzi accresce il rischio di confusione, e la doppia identità di segni e servizi rende superflua la prova della confondibilità; il confronto merceologico va condotto tra i servizi per i quali il marchio è registrato e quelli per i quali il segno è usato, e non tra le attività concretamente svolte dalle imprese, ed è irrilevante che queste operino in aree geografiche diverse, perché il marchio nazionale ha efficacia in tutto il territorio dello Stato e quello dell’Unione in tutti gli Stati membri [segno «Costa Smeralda» accompagnato dai termini «hotel», «club» e «residence» e usato da un villaggio turistico calabrese].
La registrazione e l’uso di un nome a dominio che riproduce o contiene il marchio altrui costituiscono contraffazione, perché consentono di ricollegare l’attività a quella del titolare del marchio sfruttandone la notorietà e traendone un indebito vantaggio; quando il titolare usi il marchio anche come ditta o insegna non trova applicazione il principio che ammette l’inserimento nella ditta o nell’insegna di una parola facente parte del marchio registrato da altro imprenditore.
La contraffazione del marchio può integrare anche concorrenza sleale per appropriazione di pregi ai sensi dell’art. 2598, n. 2, c.c., la cui tutela è cumulabile con quella del marchio perché ha natura personale e presupposti diversi, quando l’uso del segno notorio, che contraddistingue da anni prodotti e servizi di elevata qualità, sia idoneo a ingenerare nel pubblico la convinzione che l’impresa abbia i medesimi pregi del titolare; il rapporto di concorrenza sussiste quando entrambe le imprese operano nel settore del turismo e il marchio è registrato anche per i servizi alberghieri.
Il danno da contraffazione del marchio non è in re ipsa, perché il criterio del giusto prezzo del consenso previsto dall’art. 125, comma 2, c.p.i. introduce una tecnica di semplificazione probatoria riferita al solo ammontare del danno, che non esonera il titolare dalla prova, anche indiziaria o presuntiva, della sua esistenza, quale un calo del fatturato o una lesione dell’immagine o della reputazione; in difetto di qualunque allegazione sul pregiudizio subito la domanda risarcitoria va respinta.
La pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 126 c.p.i. è misura discrezionale non collegata all’accertamento del danno, con funzione preventiva e latamente riparatoria, e può essere disposta anche quando la domanda risarcitoria sia respinta, specie se la contraffazione si è protratta per anni nonostante le diffide; la penale prevista dagli artt. 131, comma 2, c.p.i. e 614-bis c.p.c. può essere commisurata alle dimensioni e al capitale sociale dell’impresa contraffattrice.
