Sentenze con tag: contraffazione del marchio

Il periculum in mora che giustifica l’inibitoria cautelare della contraffazione di marchio, strumentale al giudizio di nullità del marchio registrato dal concorrente, presuppone la recente conoscenza dell’uso del segno asseritamente contraffattorio; qualora il titolare ne abbia avuto conoscenza da lungo tempo [avendo diffidato l’uso del segno anni prima e poi tollerato la presenza sul mercato dei locali che lo adottavano], l’urgenza di provvedere risulta esclusa dalla sostanziale tolleranza, e la domanda cautelare va rigettata senza necessità di esaminare il fumus boni iuris. Il periculum non è infatti in re ipsa nella condotta contraffattoria e non può fondarsi sul generico richiamo a un danno economico risarcibile derivante da condotte in atto da tempo.

Integra contraffazione del marchio UE ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. b), reg. UE 2017/1001 l’uso, per prodotti identici o affini [articoli per la prima infanzia], di un segno che riproduca l’elemento verbale dominante del marchio anteriore nel medesimo carattere grafico, con l’aggiunta di un termine meramente descrittivo [«organics», riportato in caratteri molto più piccoli], perché il consumatore medio, che percepisce il marchio come un tutt’uno, concentra l’attenzione sull’elemento dominante e può ritenere che i prodotti costituiscano una linea della stessa impresa. La medesima condotta integra anche concorrenza sleale confusoria e, ove il segno sia adottato come nome a dominio per un’attività affine, un conflitto equiparato alla violazione del marchio.

La violazione attuale di un diritto di proprietà industriale fa presumere, salvo prova contraria a carico del contraffattore, il periculum in mora, che è comunque integrato dalla prosecuzione dell’uso del segno nonostante il rigetto della sua registrazione da parte dell’ufficio marchi e del giudice di un altro Stato membro e nonostante la diffida del titolare.

Il modello non registrato di [un ciondolo raffigurante un oggetto tipico della tradizione popolare] presenta i requisiti di novità e di carattere individuale richiesti dagli artt. 5 e 6 reg. CE n. 6/2002 quando, pur essendo presenti sul mercato altri prodotti che raffigurano il medesimo soggetto, se ne distingue per elementi formali assenti nei prodotti anteriori [quali un intreccio a spirale lungo l’intero corpo dell’oggetto], idonei a caratterizzarne l’impressione generale agli occhi dell’utilizzatore informato. La valutazione del carattere individuale va infatti condotta mediante il confronto con disegni o modelli anteriori precisi, individuati e determinati, e non con un insieme di elementi tratti da modelli diversi.

La tutela del modello non registrato opera, ai sensi dell’art. 11 reg. CE n. 6/2002, per tre anni dalla sua prima divulgazione al pubblico, sicché, contestato il requisito, ne restano esclusi i modelli che risultino divulgati in epoca anteriore. Per i modelli divulgati entro il triennio e dotati di novità e carattere individuale, la commercializzazione da parte del concorrente di prodotti sostanzialmente identici integra anche concorrenza sleale confusoria ex art. 2598, comma 1 n. 1 c.c., perché idonea a ingenerare confusione nella clientela.

Non integra contraffazione di marchio la vendita, da parte del concorrente, di prodotti [ciondoli di piccole dimensioni] sui quali il segno altrui sia apposto in caratteri così ridotti da non essere leggibile a occhio nudo, quando non risulti che i prodotti siano stati presentati alla clientela come recanti quel marchio [mediante confezioni, insegne o materiale pubblicitario]. Occorre infatti che l’apposizione del segno da parte del concorrente, non titolare né licenziatario, sia visibile alla clientela, perché solo in tal caso può ritenersi effettivo l’uso del marchio e idoneo ad attrarre i consumatori all’acquisto del prodotto in quanto riconducibile a quel marchio.

Risolto il contratto di franchising per inadempimento dell’affiliato, il suo perdurante uso del marchio dell’affiliante come insegna, nelle vetrofanie e sui portali immobiliari viola l’obbligo contrattuale di cessarne l’utilizzazione e integra al tempo stesso un illecito extracontrattuale, che il licenziatario esclusivo del marchio è legittimato a far valere erga omnes, perché con la risoluzione è venuto meno il titolo che autorizzava l’uso.

L’uso illegittimo del marchio altrui genera un pregiudizio tendenzialmente irreparabile, perché l’effetto confusorio prodotto dal contraffattore è difficilmente recuperabile anche quando resti limitato all’ambito locale e perché nel giudizio di merito sarebbe impossibile determinare con esattezza il pregiudizio arrecato all’immagine e agli interessi del titolare. L’inibitoria, misura anticipatoria che non richiede l’instaurazione del giudizio di merito, può quindi essere concessa con la fissazione di una penale per ogni violazione e giorno di ritardo. La distruzione del materiale promozionale e di vendita recante il marchio va invece negata quando il ricorrente non fornisca elementi che ne consentano l’esatta individuazione e non sia dimostrato che il materiale sia ancora nella disponibilità del contraffattore e da lui utilizzato.

Il foro del luogo di commissione dei fatti previsto dall’art. 120, comma 6, c.p.i. è alternativo e concorrente rispetto a quello generale del convenuto e può essere scelto dall’attore in modo discrezionale ma non arbitrario, con una prospettazione chiara e non artificiosa del collegamento territoriale: la nozione di “fatti” comprende non solo le condotte illecite in senso stretto, ma anche le loro conseguenze pregiudizievoli sul mercato, poiché un’interpretazione restrittiva, che guardasse solo al luogo della condotta, coinciderebbe di regola con la sede del convenuto e svuoterebbe la norma, come quando l’imbottigliatore veneto commercializzi vini con la medesima denominazione d’origine nel territorio di produzione e di elezione del Primitivo di Manduria, dove ha sede il titolare del marchio.

Il giudizio di confondibilità tra marchi va condotto non in via analitica ma globale e sintetica, secondo l’impressione complessiva suscitata nel consumatore medio, che opera per ricordo mnemonico e “colpo d’occhio”; nel settore vitivinicolo l’indicazione numerica in etichetta può essere percepita non come descrittiva dell’età del vitigno ma come abbreviazione del nome del prodotto. Per il marchio forte e rinomato, divenuto tale per la diffusione e i riconoscimenti ottenuti, basta che il terzo tragga indebito vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua rinomanza, senza che occorra il rischio di confusione. La tutela del marchio contenente un numero non si estende tuttavia a tutti i numeri della stessa decina, sicché la contraffazione va verificata in concreto per ciascun segno, potendo essere affermata per «66/Sessantasei», per la somiglianza complessiva dell’etichetta, e negata per «Sessantuno» rispetto al marchio «Sessantanni».

La commercializzazione di un vino con la medesima denominazione d’origine e un’etichetta fortemente somigliante a quella di un prodotto pluripremiato e presente sul mercato da oltre un decennio, a un prezzo sensibilmente inferiore, integra concorrenza sleale confusoria, con presunzione di colpa ex art. 2600, comma 3, c.c., e può concretare appropriazione di pregi e imitazione servile. La retroversione degli utili ex art. 125, comma 3, c.p.i. non richiede la prova della colpa del contraffattore e va commisurata al margine di profitto, al netto dei costi di produzione e distribuzione; è inammissibile la domanda di nullità per difetto di novità riferita a segni del convenuto non registrati.

La qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.

La qualificazione del segno distintivo come marchio debole non preclude la tutela nei confronti della contraffazione in presenza dell'adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, non potendosi, invero, limitare la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all'identità, cioè di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente.

In tema di tutela cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., il requisito del periculum in mora è incompatibile con il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra il momento della pretesa violazione e quello della reazione giudiziaria, poiché tale inerzia lascia presumere, se non la tolleranza verso l'illecito, quantomeno la tollerabilità delle sue conseguenze, evidentemente non ritenute bisognose di immediata riparazione. Tale presunzione è rafforzata ove il ricorrente, dopo il rigetto – confermato in sede di reclamo – di un precedente ricorso cautelare avente ad oggetto condotte analoghe, non abbia neppure instaurato il giudizio di merito.

Con riguardo alla sottrazione e all'utilizzo illecito di dati aziendali riservati da parte di un ex dipendente, la domanda cautelare non può trovare accoglimento ove presenti ampie lacune probatorie in ordine: a) al contenuto delle informazioni asseritamente sottratte; b) all'effettivo utilizzo di tali informazioni da parte del concorrente; c) al vantaggio illecito che ne sarebbe derivato, trattandosi di accertamenti riservati alla cognizione piena del giudizio di merito.

In tema di contraffazione di marchio di fatto e condotte confusorie, difetta il fumus boni iuris ove manchi qualsivoglia prova della notorietà del marchio di fatto e risulti dubbia la confondibilità tra i segni in conflitto, diversi per forma e caratteri grafici e aventi in comune unicamente un termine descrittivo privo di autonoma capacità distintiva.

La produzione documentale nuova in sede di reclamo cautelare, riguardante temi già oggetto dell'originaria domanda e non fatti sopravvenuti, è inammissibile ove effettuata successivamente alla pronuncia dell'ordinanza reclamata, in assenza di allegazione e prova dei presupposti per la rimessione in termini.

La disciplina in materia di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. si applica quando sia il soggetto attivo sia il soggetto passivo dell’atto di concorrenza siano imprenditori e per imprenditore deve intendersi, quanto meno, un soggetto che di fatto svolga un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

L’art. 1 della legge 740/1912 in materia di protezione dell’emblema della Croce Rossa vieta genericamente l’uso non autorizzato dei segni di Croce Rossa e prevede una sanzione aggravata per il caso in cui i segni siano usati come marchi di fabbrica o di commercio o come insegna o come contrassegno in qualsiasi modo applicato a scopo di lucro. Se ne deve desumere che non sia vietato solo l’uso dei segni quali simboli di neutralità, ma anche ogni uso dei segni quali elementi distintivi di attività e prodotti commerciali.

Ai fini della contraffazione, deve valutarsi in primo luogo la distintività del marchio azionato: la tutela sarà infatti tanto più ampia quanto maggiore sarà la capacità distintiva del marchio contraffatto. Deve poi esaminarsi la confondibilità tra segni, tramite una valutazione complessiva dell’insieme dei segni che compongono il marchio, che non può prescindere dall’individuazione degli elementi svolgenti una funzione specificamente individualizzante e differenziatrice. Nell’individuare tali elementi occorre aver riguardo alle somiglianze grafiche, fonetiche, concettuali.

In ogni caso, occorre tener conto che il paramento di valutazione è quello del consumatore medio di riferimento, ovvero il consumatore parte del mercato dei prodotti contraddistinti dai segni a confronto, consumatore o utente che, proprio in ragione della tipologia di prodotto contrassegnato, può avere maggiore o minore attenzione nell’acquisto o nell’approccio al prodotto medesimo, anche quando i prodotti siano destinati a soddisfare identici o analoghi bisogni. Inoltre, nel giudizio di comparazione occorre tenere conto in concreto di tutti i fattori pertinenti nel caso di specie; rileva, in particolare, l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati, cosicché, un tenue grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i prodotti e viceversa.

Circa la prima valutazione, la distinzione fra marchio “debole” e marchio “forte”, propria solo del diritto interno, è frutto di una lunga elaborazione giurisprudenziale. Si considera marchio “debole” quel segno dotato di attenuata capacità distintiva, solitamente composto da parole del linguaggio comune, che aderisce semanticamente o anche concettualmente al prodotto/servizio contraddistinto; si considera, invece, marchio “forte” quel segno caratterizzato dalla non-aderenza semantica o concettuale al prodotto/servizio contraddistinto al quale è solitamente riconosciuta un’elevata capacità distintiva. La differenza tra i due tipi di marchi si riverbera sulla relativa ampiezza e intensità della tutela: al marchio forte si riconosce una tutela intensa, tanto che saranno considerate illegittime tutte le modificazioni, anche rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale.
Nel caso del marchio debole, invece, anche una piccola modifica del segno può essere considerata tale da fugare il rischio di confusione, con i limiti che saranno infra precisati. Il carattere distintivo del marchio va valutato non solo con riferimento al momento della registrazione e alle caratteristiche intrinseche dello stesso, ma anche attraverso l’uso che ne è stato fatto. Al fine di valutare l’acquisto di carattere distintivo occorre tenere conto di una serie di fattori pertinenti, quali la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità ed estensione geografica e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati per promuoverlo.

Per la concessione della tutela inibitoria i due requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora possono concorrere in diverso grado, nel senso che un alto grado di periculum in mora può giustificare l'erogazione di una cautela a presidio di un diritto assistito solo da un sufficiente grado di fumus, oppure un altro grado di fumus può accompagnarsi ad un modesto, ma certamente non insussistente, tasso di periculum.

L'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotto.

Perché un certo segno designante una collezione assurga a marchio di fatto è innanzitutto necessario che sia stato usato come tale e non sia adoperato come mera designazione di una linea di prodotti aventi particolari caratteristiche ed offerti sotto l’ombrello del marchio distintivo generale apposto sempre sugli stessi; parimenti non si deve escludere che, di fatto, un segno usato per una certa collezione di prodotti possa raggiungere presso il pubblico capacità distintiva di tale categoria o collezione assumendo così dignità di marchio, sempre a condizione che il marchio stesso sia utilizzato come tale [Nel caso di specie il giudice ha ritenuto che l’uso del segno “Sculpt”, sempre accostato al marchio “Yamamay”, non era stato adoperato in funzione distintiva ma come segno di mera designazione di una collezione e in funzione descrittiva di una sua caratteristica]

L’utilizzo da parte di un terzo, come marchio speciale non registrato, di una sola porzione della componente denominativa di un marchio registrato altrui non integra la contraffazione del segno azionato se la sillaba considerata è priva di un carattere distintivo autonomo, perché utilizzata con valenza descrittiva delle caratteristiche del prodotto [Nella controversia decisa il marchio figurativo registrato azionato era costituito, nel suo elemento denominativo, dal termine “YamamaySculpt”, mentre il marchio di fatto contestato era costituito dalla solla sillaba “Sculpt”, apposto da entrambe le parti sulle proprie linee di collant]

Il titolare del marchio registrato ha il diritto di fare uso esclusivo dello stesso e, quindi, di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

L’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto dal giudice di merito — le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate — non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all’insieme degli elementi salienti — grafici, fonetici e visivi —nonché tenendo conto che, ove si tratti di marchio “forte” (in quanto frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività, rispetto a quella dei marchi “deboli”, poiché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante.

L'uso del marchio può ritenersi non conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, in particolare quando: avvenga in modo tale da far pensare che esiste un legame commerciale tra i terzi e il titolare del marchio; pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; causi discredito o denigrazione di tale marchio; il terzo presenti il suo prodotto come un’imitazione o una contraffazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è il titolare..

Un segno distintivo costituito da un nome anagrafico validamente registrato come marchio non può essere, di regola, adottato, in settori merceologici identici o affini, né come marchio, né come denominazione sociale, salvo il principio della correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, in quanto, nell'ambito dell'attività economica e commerciale, il diritto al nome subisce una compressione ove sia divenuto oggetto di registrazione ad opera di altri.

Il marchio costituito dall’uso di un patronimico non può essere considerato debole anzi risultando impossibile negarne il carattere forte di esso tanto più in relazione al grado diffusione del nome. Conseguentemente, si ritiene che l’inserimento del medesimo patronimico in altro marchio o in altra ragione sociale non possa considerarsi né legittimo né lecito.

Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla (art. 2564 co. 1 c.c.). Tale previsione si applica anche all’insegna (art. 2568 c.c.).

Anche se la disciplina del marchio e dell’insegna sono differenti e se per l’insegna è consentita, come per la ditta, l’utilizzazione di segni altrui con integrazioni o modifiche idonee a differenziarla, in forza del combinato disposto dell’articolo 2564, comma 1, c.c. e dell’articolo 2568 c.c., tale facoltà è comunque subordinata all’adozione di misure idonee, come integrazioni o modifiche, volte ad evitare l’effetto confusorio.

Non costituisce un’adeguata misura di differenziazione il mero utilizzo di un font diverso nella scritta “Ferrari” posta sull’insegna della Resistente rispetto a quello utilizzato nel marchio dalla Ricorrente, dato che un negozio viene comunemente identificato attraverso la porzione denominativa dominante dell’insegna, piuttosto che tramite elementi grafici.