Sentenze con tag: nullità del brevetto

Nella conversione della domanda di brevetto per invenzione in domanda di modello di utilità, la modifica della rivendicazione che sostituisce la collocazione di un componente, originariamente rivendicata in modo specifico, con un’indicazione più generica non estende l’oggetto del titolo oltre il contenuto della domanda iniziale ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. c), c.p.i. quando, secondo il test a tre criteri indicato dalle Linee guida dell’Ufficio europeo dei brevetti, la caratteristica sostituita non è indicata come essenziale nella domanda originaria, l’esperto del ramo riconosce direttamente e inequivocabilmente che essa non è indispensabile per l’efficacia dell’invenzione alla luce del problema tecnico da risolvere e la sostituzione non richiede la modifica di altri elementi caratterizzanti, mentre il mancato soddisfacimento anche di uno solo dei tre criteri comporta l’introduzione di materia nuova [saldatrice elettronica a resistenza alimentata a batteria per la riparazione di lamiere di carrozzeria, nella quale la batteria ricaricabile, collocata nell’impugnatura secondo la parte caratterizzante della domanda di brevetto originaria, è stata rivendicata in sede di conversione come presente nel corpo macchina; rigetto della domanda di nullità del modello e delle domande di contraffazione e concorrenza sleale, nullità del brevetto successivo dell’impresa concorrente].

La divulgazione idonea a privare l’invenzione del requisito della novità consiste in una comunicazione o diffusione che porti il trovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone, poste in grado di apprenderne gli elementi essenziali e caratteristici così da poterlo riprodurre, e il grado di approfondimento della comunicazione varia a seconda della tipologia e della complessità dell’invenzione, sicché l’esposizione del prodotto a un evento fieristico aperto al pubblico, accompagnata dall’illustrazione ai visitatori delle modalità di funzionamento e dall’apertura dell’apparecchio per mostrarne i componenti interni, costituisce predivulgazione distruttiva della novità della domanda di brevetto depositata successivamente dalla stessa impresa che ha esposto il prodotto, quando la struttura e il funzionamento del trovato non richiedono un esame tecnico particolarmente approfondito.

Ai sensi dell’art. 46, comma 3, c.p.i. è compreso nello stato della tecnica il contenuto delle domande di brevetto italiane di data anteriore pubblicate dopo il deposito della domanda successiva, sicché il brevetto è nullo quando una domanda di brevetto per invenzione anteriore, ancorché successivamente convertita in domanda di modello di utilità, ne anticipa integralmente le caratteristiche della rivendicazione indipendente.

I limiti della protezione conferita dal brevetto sono determinati dalle rivendicazioni ai sensi dell’art. 52 c.p.i., mentre il titolo e la descrizione servono a interpretarle senza delimitare il contenuto dell’invenzione, sicché la modifica del titolo intervenuta in sede di conversione della domanda di brevetto in domanda di modello di utilità, che rende più preciso un titolo originario generico, non integra estensione dell’oggetto oltre il contenuto della domanda iniziale quando entrambi i titoli corrispondono all’oggetto del trovato e ne riflettono i caratteri e lo scopo.

Non è nullo per insufficiente descrizione il titolo di privativa nel quale il materiale di un componente è indicato con l’avverbio «preferibilmente», perché tale formula esprime il carattere opzionale della caratteristica e l’esperto del ramo, sulla base delle proprie conoscenze e dello stato della tecnica, è in grado di scegliere il materiale più adatto a realizzare il trovato secondo lo scopo dichiarato.

Non sussiste contraffazione, né letterale né per equivalenti, del modello di utilità quando il dispositivo contestato impiega, in luogo dell’elemento caratterizzante rivendicato, un componente che non ne svolge la specifica funzione, come un microcontrollore con regolazione predefinita dal costruttore in luogo di un microprocessore atto a modulare energia e potenza in base ai parametri selezionati dall’utilizzatore, perché la caratteristica che contribuisce alla particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego del trovato non può essere ridotta a mera possibilità operativa attraverso un’interpretazione della rivendicazione che renderebbe il modello anticipato dallo stato della tecnica.

Ai fini della novità del modello di utilità, la sostituzione dell’alimentazione via cavo con un’alimentazione a batteria ricaricabile in un apparecchio noto costituisce una trasformazione innovativa volta a renderlo più funzionale, sicché il brevetto anteriore relativo a un apparecchio alimentato via cavo, privo delle caratteristiche riferibili alla batteria ricaricabile, non anticipa il modello.

Non integra concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., per sfruttamento degli investimenti in ricerca e innovazione del concorrente, la commercializzazione di un prodotto che non presenta le caratteristiche innovative del titolo di privativa di cui il concorrente è titolare.

La concorrenza sleale per appropriazione di pregi ai sensi dell’art. 2598, n. 2, c.c. ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, quali medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti o virtù, da essi non posseduti ma appartenenti ai prodotti o all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori.

La domanda proposta con la comparsa di costituzione e risposta e non riproposta negli atti successivi né in sede di precisazione delle conclusioni si intende rinunciata.

Quando l’attore ha tempestivamente allegato il motivo di nullità del brevetto per difetto di attività inventiva, il consulente tecnico d’ufficio può fondare la propria valutazione su un’anteriorità che la parte non ha specificamente indicato [brevetto statunitense la cui esistenza emergeva dalla decisione della Commissione di ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti prodotta dai convenuti], senza violare il principio dispositivo, perché il fatto principale è già stato allegato e l’individuazione del documento che ne prova la fondatezza può essere rimessa al giudice e al consulente, che del giudice è ausiliario. Il consulente non può invece individuare autonomamente un profilo di nullità che la parte interessata non abbia mai allegato.

Il consulente tecnico d’ufficio può reperire il testo di un documento pubblico [brevetto anteriore liberamente accessibile in una banca dati brevettuale] la cui esistenza emerga dai documenti già tempestivamente prodotti in causa, perché sarebbe irragionevole che, potendo ricevere ai sensi dell’art. 121, V comma, c.p.i. documenti inerenti ai quesiti non ancora prodotti in causa, anche dopo le preclusioni istruttorie, egli non possa acquisirlo direttamente.

Le decisioni della Divisione di opposizione e della Commissione di ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti che confermano la validità del brevetto europeo non sono vincolanti nel giudizio di nullità della frazione italiana, sicché il consulente tecnico d’ufficio può discostarsene indicando le ragioni delle sue diverse conclusioni.

Non comporta attività inventiva la scelta di un intervallo dimensionale delle particelle da trattare che non risolve alcun problema tecnico e non determina alcun effetto tecnico inaspettato, quando l’apparecchio descritto nell’anteriorità è già implicitamente adatto a trattare particelle di quelle dimensioni [perché provvisto dell’involucro di protezione dalle condizioni atmosferiche che, secondo le rivendicazioni del brevetto, consente il trattamento di particelle nell’intervallo rivendicato]. Ai fini della brevettabilità non basta infatti che l’invenzione sia nuova, perché essa deve rappresentare un progresso tecnico non ovvio per la persona esperta del ramo.

Il consulente tecnico d’ufficio può utilizzare i disegni di un brevetto anteriore per giungere alla più esatta comprensione del suo contenuto [verificando che il flusso di particelle sia separato in base alle dimensioni, benché le rivendicazioni facciano riferimento al peso], senza con ciò ridurre la portata delle rivendicazioni.

Non costituisce concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. pubblicizzare un prodotto come protetto da una domanda di brevetto che lo ha effettivamente protetto, anche se il brevetto è poi decaduto per mancato pagamento dei diritti di mantenimento, perché tale circostanza non rileva nei rapporti con il concorrente che non alleghi in che termini la condotta abbia concretamente danneggiato la sua attività.

Lo svolgimento, da parte del consulente tecnico d’ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall’ambito oggettivo del quesito non determina la nullità della consulenza se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire [nella specie, il consulente aveva espressamente invitato le parti a prendere posizione sulla nuova anteriorità].

Qualora il dispositivo in asserita contraffazione di una privativa nazionale sia prodotto in Italia e fornito a un terzo stabilito in altro Stato membro dell’Unione europea, la descrizione può estendersi, ai sensi dell’art. 130 co 4 cpi, agli oggetti che si trovano presso tale terzo, anche se non identificati nel ricorso, perché viene in rilievo una condotta lesiva di un diritto esclusivo nazionale ex art. 66 c.p.i. Il provvedimento di descrizione rientra tra i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un’autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito, sicché è riconosciuto ed esecutivo negli altri Stati membri senza necessità di procedure particolari né di dichiarazione di esecutività ai sensi degli artt. 2 lett. a), 36 e 39 del Reg. UE 1215/2012.

In tema di esecuzione all’estero della descrizione ai sensi del Reg. UE 1215/2012, la notifica o comunicazione al convenuto prescritta dal Regolamento ha ad oggetto il provvedimento cautelare. L’attestato di cui all’All. I, che è il modulo fornito dal richiedente all’autorità incaricata dell’esecuzione nell’altro Stato membro, è validamente notificato al terzo, unitamente al ricorso e al decreto autorizzativo, all’atto dell’accesso ai suoi locali, in conformità anche all’art. 130 co 5 cpi.

Nel procedimento di sola descrizione, che ha finalità esclusiva di acquisizione della prova della contraffazione, le eccezioni di nullità del brevetto per usurpazione ex art. 118 co 3 cpi o per difetto di novità e di altezza inventiva, il cui esame richiede un approfondito accertamento istruttorio anche di carattere tecnico, sono riservate al giudizio di merito. La privativa titolata è infatti sorretta da presunzione di validità ed è onere di chi la impugna provare la nullità del titolo (art. 121 cpi).

Sussiste il periculum per la descrizione quando il dispositivo in asserita contraffazione costituisce un elemento accessorio installato negli impianti e con essi venduto, perché non può essere agevolmente reperito sul mercato ed è esposto al rischio concreto di rimozione e quindi di dispersione della prova.

La descrizione è un mezzo di ricerca e salvaguardia della prova della violazione di privativa industrialistica e della sua entità in vista del futuro giudizio di merito, e il relativo fumus boni iuris è affievolito rispetto a quello richiesto per le altre misure cautelari, esaurendosi nella ragionevolezza della richiesta o nella non pretestuosità della domanda. È sufficiente che la parte fornisca elementi diretti a individuare i diritti di privativa della cui violazione si duole e offra elementi che inducano a sospettare lecitamente di detta violazione, la cui prova non possa essere acquisita diversamente, restando esclusa la cautela unicamente nel caso in cui il ricorso sia strumentalmente emulativo o abbia finalità del tutto esplorative.

È nulla ai sensi dell’art. 52 c.p.i., perché indefinita, la rivendicazione di tipo «omnibus» che estende la protezione a quanto «in tutto o in parte sostanzialmente come descritto, illustrato e per gli scopi suesposti», perché lascia incerta la portata della protezione.

Il brevetto per un metodo di fabbricazione è nullo per difetto di novità quando, prima del deposito della domanda, siano stati prodotti e commercializzati prodotti ottenuti con il medesimo metodo [in forza di licenza concessa dall’inventore di un procedimento coincidente con le rivendicazioni], senza che rilevino le differenze di forma dei prodotti che non attengano al metodo rivendicato.

Nel giudizio di nullità del brevetto per difetto di novità, la prova dell’anteriorità invalidante può essere fornita anche per testimoni, perché dall’art. 121 c.p.i. non si ricava alcun limite all’impiego dei mezzi di prova previsti dai codici. La mancanza di riscontri documentali dell’attività anteriore costituisce soltanto uno degli elementi alla cui luce valutare le deposizioni, e non ne esclude l’attendibilità la circostanza che i testimoni siano dipendenti, collaboratori o clienti della parte che deduce l’anteriorità, perché sono proprio costoro, di regola, a conoscere le modalità di realizzazione e di divulgazione del prodotto.

La cessione, nel corso del giudizio, della quota di contitolarità del brevetto di cui è chiesta la nullità non incide sulla regolazione delle spese secondo soccombenza, perché in assenza di estromissione il processo prosegue tra le parti originarie ai sensi dell’art. 111 c.p.c., e il disinteresse manifestato dal cedente per l’esito della lite non esclude la sua oggettiva soccombenza.

È nullo per insufficiente descrizione, ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. b), c.p.i., il brevetto la cui rivendicazione indipendente, pur avendo ad oggetto un prodotto, comprenda tra le caratteristiche essenziali un parametro funzionale relativo agli effetti del dispositivo in uso [distribuzione di almeno l’80% dell’energia impulsiva entro un intervallo di microsecondi] senza che la descrizione indichi il metodo per misurarlo. Ciò accade quando le diverse configurazioni sperimentali, tutte astrattamente plausibili, conducono a risultati divergenti, perché il tecnico del ramo non è allora in grado di riprodurre l’invenzione con una sperimentazione di routine né di verificare se un dispositivo rientri nell’ambito di tutela.

La sufficienza della descrizione va valutata sul brevetto nel suo complesso – descrizione, rivendicazioni e disegni – e deve coprire anche le caratteristiche funzionali. Se il testo brevettuale non indica alcun protocollo di prova, la riproducibilità dell’invenzione può essere accertata mediante verifiche sperimentali condotte in contraddittorio dal consulente tecnico d’ufficio.

La valutazione dei requisiti per la conversione del brevetto per invenzione nullo in brevetto per modello di utilità, ai sensi dell’art. 76, terzo comma, c.p.i., va condotta sul brevetto come risultante dalla limitazione richiesta dal titolare e non sul testo originario, perché con la limitazione il titolare rinuncia definitivamente alla tutela delle rivendicazioni escluse e la conversione non può servire a far rivivere retroattivamente l’ambito di protezione originario, in violazione dell’affidamento dei terzi; la volontà ipotetica del richiedente rilevante per la conversione è quella espressa con la domanda di limitazione. L’effetto retroattivo della limitazione vale a sanare le violazioni commesse in precedenza per le rivendicazioni rinunciate o emendate, ma non può essere invocato per estendere retroattivamente l’ambito di tutela.

Il modello di utilità deve possedere, in forza del rinvio dell’art. 86, primo comma, c.p.i. alle norme sui requisiti dei brevetti, non soltanto la novità ma anche un’attività inventiva non rinvenibile nelle comuni competenze del tecnico del settore; non può essere convertito in modello di utilità il trovato che costituisca una nuova soluzione, pur priva di originalità, del problema tecnico, e non una forma nuova che conferisca a un prodotto esistente una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego.

La domanda di conversione del brevetto nullo può essere proposta in ogni stato e grado ai sensi dell’art. 76, terzo comma, c.p.i., in deroga alle preclusioni processuali del giudizio di primo grado e di quello di appello.

È nullo, ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. c), c.p.i., il brevetto il cui oggetto si estende oltre il contenuto della domanda originaria. Ciò accade quando, in sede di replica alle obiezioni dell’esaminatore, il richiedente introduce elementi inventivi nuovi (un nuovo scopo, una nuova modalità di utilizzo, una nuova funzionalità di un componente) non ricavabili in modo chiaro e inequivocabile dalla descrizione e dai disegni della domanda iniziale: tali modifiche integrano una nuova invenzione, per la quale avrebbe dovuto essere depositata una nuova domanda.

Il brevetto, pur se sufficientemente descritto, è nullo se il suo oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale ai sensi degli artt. 76 comma 1 lett. C) e 79 cpi.

La modifica della domanda, nei termini più rispondenti agli interessi della parte rispetto alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, potrebbe essere ammessa se la domanda modificata è implicitamente contenuta nella originaria o a questa connessa per alternatività (Cass. SU. 12310/2015; Cass. SU. 22404/2018). Tuttavia, restando il disposto dell’art. 183 CPC e dovendo in ogni caso garantire non soltanto ad una parte di perseguire al meglio i suoi interessi, ma anche all’altra parte di difendersi ugualmente al meglio, la domanda modificata deve sempre scaturire dai medesimi fatti allegati in giudizio con la domanda originaria, talché la sentenza chiesta dopo la modifica rappresenti la migliore e più completa risposta giudiziale alla vicenda socio-economica di fondo.

La sola, sostanziale coincidenza di due prodotti, nella loro composizione chimica, non è sufficiente ad affermare la nullità del brevetto di uno, poiché, non essendo l’altro tutelato da registrazione brevettuale, occorrerebbe l’ulteriore dimostrazione della sua predivulgazione.

La divulgazione di un prodotto implica che esso sia ben definito e individuato; correlativamente, è escluso che possa essere divulgato qualcosa che non è ancora stato compiutamente inventato, ossia tradotto da uno stadio di ideazione o progetto ad un risultato finale replicabile.

Non è affetta da nullità la condotta della parte che alleghi un parere tecnico di parte alle proprie osservazioni alla bozza di relazione trasmessa dal CTU, né quella del CTU che, sulla base di tali osservazioni, modifichi le valutazioni esposte nella bozza, quando il parere si limiti a fornire una ricostruzione alternativa fondata sulla documentazione già prodotta, esaminata e discussa dalle parti, senza introdurre documenti o fatti nuovi. Il mutamento di orientamento del CTU è del tutto fisiologico e conforme alla dialettica che lo scambio della bozza di relazione e delle osservazioni delle parti prima del deposito della relazione finale intende valorizzare ai sensi dell’art. 195, co. 3, c.p.c., e non comprime il contraddittorio quando la parte interessata abbia potuto controdedurre negli scritti conclusionali.

La consulenza di parte è un mero atto difensivo, a prescindere dalla natura tecnica del documento, sicché le censure che attengono al contenuto delle deduzioni dell’ausiliare del giudice, costituendo mere argomentazioni difensive, non incontrano alcuna barriera preclusiva; le contestazioni che concernono il procedimento della consulenza tecnica sono invece assoggettate alla disciplina delle nullità relative di cui all’art. 157, co. 2, c.p.c.

Le osservazioni critiche alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio possono essere svolte per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, perché per la corretta esplicazione del contraddittorio è sufficiente la possibilità della controparte di controdedurre nella memoria di replica, salvo il potere del giudice di rimettere la questione all’esame del CTU, con le conseguenti statuizioni sull’imputazione delle relative spese.

La limitazione della rivendicazione formulata in termini approssimativi [quanto all’orientamento delle bandelle di una spazzola rispetto all’asse di rotazione], con riferimento a una figura schematica, non costituisce aggiunta di materia nuova e può al più porre problemi di chiarezza dell’enunciato, che non ne impediscono l’ammissibilità quando siano agevolmente risolvibili dal tecnico del ramo attraverso la considerazione dei disegni compresi nei testi brevettuali.

È ammissibile ai sensi dell’art. 79, co. 3, c.p.i. la limitazione realizzata mediante la fusione di una rivendicazione indipendente con una rivendicazione dipendente soltanto da essa, anche se ne deriva la combinazione delle relative caratteristiche con quelle delle rivendicazioni intermedie, quando tale combinazione trovi supporto nelle informazioni contenute nella descrizione della domanda originaria, come comprensibili dal tecnico del ramo al di là della mera combinazione letterale delle rivendicazioni.

Quando il titolare abbia emendato il brevetto italiano sulla falsariga del brevetto europeo che ne rivendica la priorità, portando entrambi a concessione con rivendicazioni simili, e le differenze rimaste tra i testi siano di natura sostanzialmente formale e non tali da indurre valutazioni diversificate sui requisiti di novità e attività inventiva, l’esame tecnico può essere condotto considerando i due titoli sostanzialmente equivalenti, con valutazioni riferibili a entrambi.

Difetta di attività inventiva la rivendicazione il cui oggetto il tecnico del ramo avrebbe ottenuto in modo ovvio combinando con l’anteriorità più prossima un altro documento che risolve il medesimo problema tecnico oggettivo, anche se gli elementi descritti in quest’ultimo hanno una struttura diversa, quando il tecnico del ramo conosca tutte le alternative tecniche disponibili e il documento indichi espressamente la caratteristica idonea a conseguire l’effetto perseguito [la forma triangolare rastremata delle estremità delle bandelle per attenuare la rumorosità della spazzola].

La dichiarazione di nullità parziale del brevetto assorbe la domanda di contraffazione quando il prodotto contestato non interferisca con le residue rivendicazioni non colpite dalla pronuncia di nullità.