Sentenze con tag: nullità del brevetto

Nel giudizio di nullità del brevetto per difetto di novità, la prova dell’anteriorità invalidante può essere fornita anche per testimoni, perché dall’art. 121 c.p.i. non si ricava alcun limite all’impiego dei mezzi di prova previsti dai codici. La mancanza di riscontri documentali dell’attività anteriore costituisce soltanto uno degli elementi alla cui luce valutare le deposizioni, e non ne esclude l’attendibilità la circostanza che i testimoni siano dipendenti, collaboratori o clienti della parte che deduce l’anteriorità, perché sono proprio costoro, di regola, a conoscere le modalità di realizzazione e di divulgazione del prodotto.

La cessione, nel corso del giudizio, della quota di contitolarità del brevetto di cui è chiesta la nullità non incide sulla regolazione delle spese secondo soccombenza, perché in assenza di estromissione il processo prosegue tra le parti originarie ai sensi dell’art. 111 c.p.c., e il disinteresse manifestato dal cedente per l’esito della lite non esclude la sua oggettiva soccombenza.

È nullo per insufficiente descrizione, ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. b), c.p.i., il brevetto la cui rivendicazione indipendente, pur avendo ad oggetto un prodotto, comprenda tra le caratteristiche essenziali un parametro funzionale relativo agli effetti del dispositivo in uso [distribuzione di almeno l’80% dell’energia impulsiva entro un intervallo di microsecondi] senza che la descrizione indichi il metodo per misurarlo. Ciò accade quando le diverse configurazioni sperimentali, tutte astrattamente plausibili, conducono a risultati divergenti, perché il tecnico del ramo non è allora in grado di riprodurre l’invenzione con una sperimentazione di routine né di verificare se un dispositivo rientri nell’ambito di tutela.

La sufficienza della descrizione va valutata sul brevetto nel suo complesso – descrizione, rivendicazioni e disegni – e deve coprire anche le caratteristiche funzionali. Se il testo brevettuale non indica alcun protocollo di prova, la riproducibilità dell’invenzione può essere accertata mediante verifiche sperimentali condotte in contraddittorio dal consulente tecnico d’ufficio.

La valutazione dei requisiti per la conversione del brevetto per invenzione nullo in brevetto per modello di utilità, ai sensi dell’art. 76, terzo comma, c.p.i., va condotta sul brevetto come risultante dalla limitazione richiesta dal titolare e non sul testo originario, perché con la limitazione il titolare rinuncia definitivamente alla tutela delle rivendicazioni escluse e la conversione non può servire a far rivivere retroattivamente l’ambito di protezione originario, in violazione dell’affidamento dei terzi; la volontà ipotetica del richiedente rilevante per la conversione è quella espressa con la domanda di limitazione. L’effetto retroattivo della limitazione vale a sanare le violazioni commesse in precedenza per le rivendicazioni rinunciate o emendate, ma non può essere invocato per estendere retroattivamente l’ambito di tutela.

Il modello di utilità deve possedere, in forza del rinvio dell’art. 86, primo comma, c.p.i. alle norme sui requisiti dei brevetti, non soltanto la novità ma anche un’attività inventiva non rinvenibile nelle comuni competenze del tecnico del settore; non può essere convertito in modello di utilità il trovato che costituisca una nuova soluzione, pur priva di originalità, del problema tecnico, e non una forma nuova che conferisca a un prodotto esistente una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego.

La domanda di conversione del brevetto nullo può essere proposta in ogni stato e grado ai sensi dell’art. 76, terzo comma, c.p.i., in deroga alle preclusioni processuali del giudizio di primo grado e di quello di appello.

È nullo, ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. c), c.p.i., il brevetto il cui oggetto si estende oltre il contenuto della domanda originaria. Ciò accade quando, in sede di replica alle obiezioni dell’esaminatore, il richiedente introduce elementi inventivi nuovi (un nuovo scopo, una nuova modalità di utilizzo, una nuova funzionalità di un componente) non ricavabili in modo chiaro e inequivocabile dalla descrizione e dai disegni della domanda iniziale: tali modifiche integrano una nuova invenzione, per la quale avrebbe dovuto essere depositata una nuova domanda.

Il brevetto, pur se sufficientemente descritto, è nullo se il suo oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale ai sensi degli artt. 76 comma 1 lett. C) e 79 cpi.

La modifica della domanda, nei termini più rispondenti agli interessi della parte rispetto alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, potrebbe essere ammessa se la domanda modificata è implicitamente contenuta nella originaria o a questa connessa per alternatività (Cass. SU. 12310/2015; Cass. SU. 22404/2018). Tuttavia, restando il disposto dell’art. 183 CPC e dovendo in ogni caso garantire non soltanto ad una parte di perseguire al meglio i suoi interessi, ma anche all’altra parte di difendersi ugualmente al meglio, la domanda modificata deve sempre scaturire dai medesimi fatti allegati in giudizio con la domanda originaria, talché la sentenza chiesta dopo la modifica rappresenti la migliore e più completa risposta giudiziale alla vicenda socio-economica di fondo.

La sola, sostanziale coincidenza di due prodotti, nella loro composizione chimica, non è sufficiente ad affermare la nullità del brevetto di uno, poiché, non essendo l’altro tutelato da registrazione brevettuale, occorrerebbe l’ulteriore dimostrazione della sua predivulgazione.

La divulgazione di un prodotto implica che esso sia ben definito e individuato; correlativamente, è escluso che possa essere divulgato qualcosa che non è ancora stato compiutamente inventato, ossia tradotto da uno stadio di ideazione o progetto ad un risultato finale replicabile.

Nell'ambito della valutazione del requisito della adeguata descrizione dell'invenzione, richiesta dall'art. 76, comma 1°, lett. b), c.p.i., a pena di nullità del brevetto, il requisito della sufficiente descrizione va valutato con riferimento all'indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell'utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, la cui mancanza non può essere colmata ex post, dalla parte o dal consulente tecnico, a seguito della contestazione sulla validità del brevetto. Il problema della sufficienza o meno della descrizione del brevetto si pone nel senso che deve ritenersi sufficiente quella descrizione che sia tale da consentire l'attuazione del trovato senza chiedere, da parte dell'utilizzatore, alcuna opera integrativa di sperimentazione; si verifica pertanto nullità per difetto di descrizione quando essa non consenta ad un esperto del settore dotato di tecnica media di attuare l'invenzione senza ulteriori ricerche e sperimentazioni. Il requisito della sufficiente descrizione richiede che il tecnico del ramo sia in grado di attuare l'invenzione senza ricorrere ad ulteriori ricerche, ben potendo anche utilizzare la sua competenza professionale per integrare le indicazioni fornite dal brevetto, a condizione che tali elementi di integrazione possano essere agevolmente ricavabili in base ad una comune esperienza tecnica.
La descrizione deve evidenziare lo scopo dell'invenzione o il problema tecnico che l'invenzione si prefigge di risolvere, definisce il contenuto dell'invenzione dal quale trarre tutte le indicazioni per attuare l'invenzione stessa.
Secondo le linee guida dell’UIBM “Un'invenzione è reputata sufficientemente descritta quando, attraverso l'esame del testo della domanda e dei documenti allegati, un tecnico esperto del settore è in grado di riprodurre il prodotto o il procedimento oggetto dell'invenzione senza dover ricorrere ad alcun ulteriore sforzo inventivo".
Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento attuativo del CPI, il contenuto della descrizione deve “esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi”.

Ai sensi dell'art. 46 c.p.i. l'invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica. In materia di brevetti, per la sussistenza del requisito della novità intrinseca dell'invenzione non è richiesto un grado di novità ed originalità assoluto rispetto a qualsiasi precedente cognizione, ma è sufficiente che essa riguardi nuove implicazioni e nuovi usi di elementi già noti, associati o coordinati in modo da ottenere un risultato industriale nuovo, economicamente utile.
Escludono la novità le anteriorità e le pre-divulgazioni, elementi da valutare al momento del deposito della domanda di brevetto (principio del c.d. twhole day). Si ha assenza di novità solo in caso di coincidenza totale tra l'invenzione ed una delle anteriorità: per la valutazione del requisito di novità non possono essere combinate tra loro differenti anteriorità.

Ai sensi dell'art. 48 c.p.i. “Un’invenzione è considerata implicante attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”. L'originalità, da valutare anch'essa al momento del deposito della domanda, riflette il principio fondamentale per il quale il monopolio brevettuale si giustifica alla luce del contributo al progresso tecnico fornito dall'inventore e divulgato tramite la brevettazione:
L'originalità si specifica con riferimento ad un'idea nuova che incida su un meccanismo od una forma già noti, conferendogli nuova utilità mediante soluzioni ed accorgimenti che vadano oltre la mera applicazione di regole ovvie ed elementari e attribuiscano a macchine, strumenti, utensili ed oggetti, un incremento di efficienza 0 di comodità d'impiego.
Il giudizio di evidenza dell'invenzione implica che, a differenza del giudizio di novità, le anteriorità non vengano considerate isolatamente, per essere comparate con l'invenzione, ma si compongano “in un mosaico”. Il tecnico medio deve valutare a tale fine se l'invenzione discende in modo evidente dall'insieme delle anteriorità costituenti lo stato della tecnica, retrodatando il giudizio alla data del deposito del brevetto o della priorità rivendicata. Il tecnico del ramo deve limitarsi ai collegamenti ovvi tra la anteriorità rilevanti, senza porre in essere attività creativa .

Ai sensi dell'art. 79 c.p.i. il titolare di un brevetto ha il diritto di limitare le rivendicazioni, anche modificando la documentazione o la descrizione, purchè le richieste ausiliarie avanzate rientrino nell'ambito di protezione conferita dal brevetto. Secondo la ricostruzione dell'istituto più accreditata in dottrina, la limitazione di un brevetto (già concesso) è nella sostanza una rinuncia parziale al diritto di brevetto (ius poenitendi) e costituisce diritto potestativo del titolare del brevetto.
Ai sensi dell'art. 79, 3° comma, CPI “In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso”.
Sulle concrete modalità di esercizio di tale diritto nel corso del giudizio di nullità, recentemente la giurisprudenza di merito ha specificato che la facoltà di riformulazione “non può essere esercitata in modo abusivo e reiterato, ma deve esserlo sempre secondo i canoni del giusto processo, anche al fine di evitare e scongiurare il più possibile un'eccessiva durata dello stesso, rendendo necessari continui ed iterativi accertamenti peritali sulle riformulazioni via via avanzate” (cfr. Tribunale di Milano, Sezione Specializzata In Materia D'impresa - A -, 17/1/2017, n. 490). Si è anche precisato che la facoltà di riformulazione, che va quindi esercitata secondo buona fede, deve tradursi in una riformulazione delle rivendicazioni precisa in ogni suo punto, non potendosi risolvere in una proposta di alternative diverse volte a rimettere al giudice o al CTU la scelta della formulazione corretta.
Con riferimento alla data di efficacia delle riformulazioni, onde contemperare le opposte esigenze di tutela dell'esclusività del titolo brevettuale con il principio della certezza giuridica, è stato evidenziato che, “se dal terzo può pretendersi una diligente lettura tutte le potenziali riscritture del brevetto che il titolare potrebbe effettuare sulla base di dettagli contenuti nella descrizione e nei disegni ... Pertanto, ove il brevetto formi oggetto di numerose riformulazioni in corso di causa, non potrà essergli accordata tutela pleno iure ab origine. Con la conseguenza che la contraffazione del brevetto (come riformulato) e il risarcimento del danno dovranno circoscriversi temporalmente al periodo successivo alla riformulazione delle rivendicazioni” (cfr. Tribunale di Milano, Sezione Specializzata In Materia D'impresa - A, 24/1/2017, n. 887).
Va poi osservato che la limitazione ex art. 79, comma 3, c.p.c. va intesa quale precisa scelta del titolare del brevetto, espressione del potere di disposizione del diritto sostanziale sulla privativa industriale che comporta la rinuncia ad altre domande, siano esse svolte in via principale o subordinata, circa la validità del medesimo brevetto: in altri termini, come acutamente e recentemente osservato “tale ius poenitendi, di ordine sostanziale e non meramente processuale, non può prescindere dall’ ottenere una successiva conferma giudiziale mediante una pronuncia di ordine determinativo del diverso contenuto brevettuale che tenga conto delle ambiguità di suddette “limitazioni” (cfr. Tribunale di Milano, Sezione Specializzata In Materia D'impresa - A -, 24/1/2017, n. 887).

Nell'ipotesi in cui il contratto di licenza avente ad oggetto l’invenzione non sia più in corso di esecuzione, può essere immediatamente proposta la domanda di equo compenso ex art. 77 c.p.i. unitamente alla domanda di dichiarazione di nullità del brevetto, potendo semmai l’eventuale riconoscimento giudiziale dell’equo compenso essere condizionato nella sua efficacia al passaggio in giudicato della sentenza sulla nullità del brevetto.

La limitazione del brevetto è opponibile ai terzi ex tunc (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto sia ammissibile che dotata di sufficiente altezza inventiva una limitazione di brevetto operata dall’attrice ai sensi dell’art. 79 c.p.i., cosa che, previo rigetto della riconvenzionale di accertamento della nullità formulata dalla convenuta ed accoglimento della domanda attorea di accertamento della contraffazione, ha permesso al Collegio di riconoscere un risarcimento commisurato all’intero periodo di durata della contraffazione).

Il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa e non può essere utilizzato laddove il danneggiato abbia offerto validi e ragionevoli criteri per procedere alla liquidazione del lucro cessante o ad una valutazione comunque equitativa più consistente.

La retroversione degli utili è diretta, più che a reintegrare il patrimonio leso del titolare della privativa, ad evitare l’arricchimento senza causa lecita del contraffattore, esprimendo principalmente una funzione di deterrenza della contraffazione (sia pure coordinata con il risarcimento del lucro cessante, del quale costituisce una alternativa); pertanto, il contraffattore va condannato alla retroversione degli utili anche laddove non siano stati forniti elementi atti a individuare un mancato guadagno del titolare della privativa in conseguenza della condotta contraffattiva, purché, però, l’arricchimento sia collegato causalmente con la violazione della privativa.

Le diverse conclusioni cui il CTU sia pervenuto nella sua seconda relazione non conferiscono alla prima relazione depositata nella fase di descrizione alcuna caratteristica di pretesa “erroneità” ove la più compiuta analisi svolta successivamente sia stata resa possibile solo qualora la parte abbia integrato la propria precedente (insufficiente e lacunosa) produzione documentale, assolvendo così in maniera più compiuta al proprio onere probatorio specificamente definito dal comma 1 dell’art. 121 c.p.i. che – tra l’altro – impedisce al CTU di svolgere accertamenti e valutazioni su documenti diversi da quelli prodotti dalla parte che allega la nullità del titolo.

Il requisito dell’attività inventiva o novità intrinseca ha la funzione di selezionare tra ciò che è nuovo ciò che si differenzia in maniera qualificata dallo stato della tecnica. Tale requisito segna il confine tra ciò che appartiene al divenire normale del settore e che potrebbe essere realizzato da qualsiasi operatore (e quindi non merita la privativa) e ciò che è frutto di una idea che supera le normali prospettive di evoluzione del settore e che, non essendo alla portata dei tanti che (altro…)