Contraffazione di marchio notorio in sede cautelare e registrazione del segno in mala fede

Qualora in sede cautelare si lamenti la contraffazione di marchi la cui notorietà non sia contestata dal resistente, il fumus boni iuris sussiste in forza della tutela rafforzata riconosciuta al marchio notorio, che prescinde dalla necessità di accertare un rischio di confusione tra i segni, essendo sufficiente la somiglianza tra i marchi e il segno contestato.

La registrazione del marchio in mala fede, causa di nullità ai sensi dell’art. 19, comma 2, c.p.i., ricorre anche quando il soggetto pregiudicato non vanti la titolarità di un segno anteriore ma soltanto la legittima aspettativa di accedere alla registrazione, frustrata da chi, conoscendo o ignorando colpevolmente le attività preparatorie altrui, ne ostacoli il progetto imprenditoriale depositando a proprio nome il segno; la disposizione si applica anche a chi registri un marchio la cui notorietà è in fieri o di cui conosca l’altrui titolarità su altri mercati.

In caso di contraffazione di privative industriali il periculum in mora è in re ipsa, derivando dallo stesso uso del marchio altrui e del corrispondente nome a dominio, a maggior ragione quando l’evento in cui si farebbe uso dei segni contestati sia imminente e il pregiudizio risulti perciò irreparabile.