Il fallimento del debitore, dichiarato dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione del bilancio, è un fatto successivo che di norma indica che la perdita del credito esisteva già alla data di riferimento del bilancio e deve essere recepito, secondo il principio di competenza, nella valutazione del credito al presumibile valore di realizzo ai sensi dell’art. 2426, n. 8, c.c. L’iscrizione del credito al valore nominale, motivata con l’intento di attendere l’esito della verifica del passivo, viola le norme che governano la redazione del bilancio e lo rende non veritiero.

Gli amministratori che [approvato un bilancio che, per l’omessa svalutazione di un credito, occulta la perdita del capitale sociale] proseguono l’attività d’impresa in via ordinaria, assumendo nuovi debiti e compiendo operazioni non conservative, anziché convocare senza indugio l’assemblea ai sensi dell’art. 2447 c.c. o accertare la causa di scioglimento di cui all’art. 2484, n. 4, c.c., violano l’art. 2486, comma 1, c.c. e rispondono in solido dell’aggravamento del dissesto ai sensi dell’art. 2486, comma 2, c.c.

Della predisposizione del bilancio di esercizio rispondono tutti i componenti del consiglio di amministrazione. I consiglieri privi di deleghe, tenuti ad agire in modo informato ai sensi dell’art. 2381 c.c., rispondono della prosecuzione illegittima dell’attività quando dall’esame delle scritture contabili avrebbero potuto e dovuto riscontrare anomalie qualificabili come segnali d’allarme sull’inattendibilità del bilancio e hanno omesso di intervenire ai sensi dell’art. 2392, comma 2, c.c.

I sindaci che rilasciano una relazione favorevole sul bilancio nonostante l’omessa svalutazione di un ingente credito verso un debitore fallito, senza rilevare la perdita del capitale sociale né segnalare agli amministratori la necessità di provvedere ai sensi dell’art. 2447 c.c. e il venir meno della continuità aziendale, rispondono in solido con gli amministratori, ai sensi dell’art. 2407 c.c., del danno da prosecuzione dell’attività, perché la convocazione dell’assemblea (artt. 2406 e 2447 c.c.) o il ricorso al tribunale per la nomina del liquidatore (art. 2487, comma 2, c.c.) avrebbero evitato quella prosecuzione.

Il danno da prosecuzione dell’attività dopo il verificarsi della causa di scioglimento si liquida con il criterio della differenza dei netti patrimoniali di cui all’art. 2486, comma 3, c.c., confrontando il bilancio rettificato dell’esercizio in cui la causa di scioglimento si è verificata e la situazione patrimoniale [redatta all’accesso alla procedura concorsuale], resi omogenei nei criteri di valutazione anche quanto alla svalutazione delle immobilizzazioni in prospettiva liquidatoria, e detraendo i costi sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità, determinabili in via presuntiva.

Il pregiudizio derivante da singole operazioni di gestione compiute nel periodo considerato è già compreso nel danno liquidato con il criterio della differenza dei netti patrimoniali, sicché i relativi addebiti restano assorbiti.

Il credito risarcitorio verso gli amministratori e i sindaci è un credito di valore, da liquidare in moneta attuale con gli interessi compensativi. Della transazione conclusa da uno dei condebitori solidali si tiene conto riducendo il debito residuo dei non transigenti dell’importo pagato, imputato prima agli interessi e poi al capitale, se il transigente ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, e altrimenti in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto.

Le dimissioni degli amministratori che, sommandosi a quelle precedenti, fanno venir meno la maggioranza del consiglio di amministrazione hanno effetto, ai sensi dell’art. 2385 c.c., solo dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato nominato.

Gli amministratori privi di deleghe nelle società per azioni hanno l’obbligo, dettato dall’art. 2381 c.c., di agire in modo informato e, quindi, da un lato devono informarsi, esercitando i loro poteri di vigilanza senza rimettersi alle sole segnalazioni degli amministratori delegati, dall’altro, laddove vengano a conoscenza, o siano tenuti a conoscere, condotte irregolari degli amministratori delegati, devono attivarsi per prevenirne o limitarne le conseguenze.

In tema di responsabilità dei sindaci per omesso controllo dello svolgimento di attività dannose da parte degli amministratori di società di capitali, non disponendo i sindaci di poteri di veto o di sostituzione rispetto all’organo amministrativo, il concetto di mancata produzione del danno, di cui all’art. 2407 c.c., va inteso nel senso che l’attività di vigilanza dei sindaci deve essere sempre improntata alla tempestiva segnalazione agli organi competenti del pericolo di danno derivante dalla condotta degli amministratori, in modo da porre in essere le condizioni legali per l’eliminazione preventiva, o comunque l’attenuazione, dei danni conseguenti alla cattiva condotta gestoria.

Il criterio legale del valore presumibile di realizzazione dei crediti iscritti in bilancio deve essere esercitato dagli amministratori alla stregua del canone generale della ragionevolezza della valutazione (o svalutazione) operata, con prudente apprezzamento della situazione patrimoniale ed economica del debitore e della sua solvibilità, sicché essi sono tenuti a formulare una prognosi ex ante circa il grado di probabilità del futuro adempimento, pieno e tempestivo, del debitore; il valore nominale dei crediti costituisce soltanto un parametro, da correggere prudenzialmente tenendo conto di tutti i suoi caratteri e latere debitoris, senza che assuma rilievo quanto attiene alla sfera giuridica del creditore.

Nell’azione sociale di responsabilità, di natura contrattuale, grava sull’attore la prova del danno e del nesso di causalità con la condotta inadempiente degli amministratori, mentre spetta a questi ultimi provare la diligenza nella specifica operazione; nell’azione dei creditori sociali, di natura extracontrattuale, grava sull’attore la prova di tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, della responsabilità.

Il fallito può agire in proprio per far valere rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento, in deroga all’art. 43 l.f. (ora art. 143 c.c.i.), solo in caso di inerzia degli organi della procedura. Quando l’azione risarcitoria è promossa ex novo nei confronti di terzi, la prova dell’inerzia grava sul fallito, che deve almeno allegare di essersi rivolto al curatore, al comitato dei creditori o al giudice delegato per sollecitare l’iniziativa giudiziale senza ricevere riscontro; in mancanza, l’azione non può essere proseguita per difetto di legittimazione.

L’inerzia degli organi della procedura assume rilevanza solo in presenza di un obbligo di agire. La scelta di promuovere un’azione risarcitoria è rimessa alla valutazione discrezionale del curatore e degli altri organi fallimentari, e una loro valutazione negativa preclude ogni ulteriore iniziativa del fallito, perché altrimenti il principio dell’art. 43 l.f. a tutela della massa dei creditori verrebbe aggirato.

I soci di una società che detiene una partecipazione in un’altra società per azioni sono legittimati ad agire ai sensi dell’art. 2395 c.c. nei confronti degli amministratori della partecipata nella veste di terzi. Il danno da diluizione della partecipazione della società nel capitale della partecipata [conseguente a un aumento di capitale con conferimento in natura asseritamente sopravvalutato] costituisce tuttavia un pregiudizio riflesso del danno subito dalla società, che l’azione ex art. 2395 c.c. non consente di risarcire, perché questa richiede un danno che sia conseguenza immediata e diretta della condotta degli amministratori.

Il risarcimento del danno subito dalla società fallita può essere chiesto soltanto dal curatore, nell’interesse della massa, con l’azione sociale volta a reintegrarne il patrimonio. I soci della società fallita non possono agire in surroga di questa ai sensi dell’art. 2900 c.c., sia per la riserva di legittimazione stabilita dall’art. 43 l.f., sia quando non deducano neppure di esserne creditori.

Integra responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. l’introduzione, con manifesta imprudenza, di una lite costruita in palese contrasto con orientamenti consolidati delle Sezioni Unite e proseguita anche dopo la decisione sfavorevole resa in un parallelo giudizio promosso dagli stessi attori; la somma dovuta può essere parametrata alla metà dei compensi liquidati a titolo di spese.

Qualora una società di capitali subisca, per effetto dell’illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l’illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l’incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell’illecito. Il risarcimento ottenuto dalla società elimina ogni danno per il socio, che può essere direttamente danneggiato solo dal comportamento degli organi sociali che non si attivino per ottenerlo.

L’amministratore di s.p.a. revocato può ottenere l’accertamento dell’invalidità della deliberazione di revoca soltanto in presenza di vizi formali o quando la deliberazione sia stata assunta con abuso della maggioranza, al solo scopo di danneggiare il socio di minoranza, ovvero in situazione di conflitto tra l’interesse perseguito dal socio di maggioranza e quello della società, perché all’assemblea è attribuita un’amplissima discrezionalità nella scelta dell’organo amministrativo, in ragione del rapporto fiduciario che deve sussistere tra i due organi.

La mancanza di giusta causa non integra un vizio della deliberazione di revoca dell’amministratore, che resta valida, perché l’art. 2383, comma 3, c.c. la considera soltanto come elemento che esclude il diritto al risarcimento del danno. La società dispone quindi di un potere sostanziale di recesso ad nutum, anche immotivato, dal rapporto con l’amministratore nel quale non ripone più fiducia, ed è tenuta all’indennizzo del pregiudizio che l’amministratore dimostri di aver subito per la brusca e inattesa rottura del vincolo quando la revoca sia avvenuta in difetto di una giusta causa espressa e illustrata nella deliberazione.

La giusta causa di revoca dell’amministratore ai sensi dell’art. 2383, comma 3, c.c. è integrata da circostanze sopravvenute, provocate o meno dall’amministratore, obiettivamente idonee a minare la fiducia riposta dalla società e dai soci nelle sue attitudini e capacità gestionali. Essa comprende una categoria di circostanze più ampia dell’inadempimento ai doveri della carica o delle irregolarità di gestione, estesa anche a eventi estranei alla sfera dell’amministratore e a condotte che, pur senza costituire atti di mala gestio o illeciti, siano idonee a incrinare la fiducia nella sua avvedutezza e diligenza professionale.

Costituisce giusta causa di revoca la condotta degli amministratori che, informati della volontà della maggioranza di revocarli, deliberino di anticipare la distribuzione ai soci di riserve straordinarie rispetto alle scadenze già fissate dal consiglio e comunicate ai soci per accettazione, disponendo il pagamento nell’imminenza dell’assemblea chiamata a deliberare la revoca, perché tale comportamento è idoneo a compromettere la fiducia in loro riposta.

Affinché una deliberazione assembleare costituisca abuso della regola di maggioranza, annullabile ai sensi dell’art. 2377 c.c., è necessario che non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società, perché il voto è ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale, oppure che sia il risultato di un’intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a ledere i diritti di partecipazione e gli altri diritti patrimoniali dei soci di minoranza uti singuli. L’onere di provare l’abuso grava sul socio di minoranza che impugna la deliberazione, il quale deve dimostrare lo specifico intento del socio di maggioranza di lederlo.

La mancata produzione dell'originale di un contratto posto a fondamento della pretesa giudiziale per fatto non imputabile alla parte che se ne vuole avvalere non impedisce di dimostrarne l'esistenza, il contenuto e la riferibilità mediante i mezzi ordinari di prova. Tali circostanze possono essere accertate sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, ivi comprese la consulenza tecnica grafologica espletata sulla copia del documento, le prove testimoniali nonché la condotta processuale delle parti rilevante ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

È nulla ai sensi dell’art. 2479 ter, comma 3, c.c. la delibera dell’assemblea di s.r.l. adottata in assenza dei soci ai quali l’avviso di convocazione, pur spedito nel termine statutario, sia pervenuto soltanto il giorno stesso dell’adunanza e a poche ore dal suo inizio [nella specie, meno di due ore], senza precedenti tentativi di consegna. La presunzione di regolare costituzione dell’assemblea derivante dalla spedizione tempestiva dell’avviso è infatti vinta quando il destinatario dimostri di averlo ricevuto, per causa a lui non imputabile, così tardi da non poter partecipare all’adunanza; né rileva il preannuncio informale dell’assemblea dato dall’amministratore al difensore dei soci.

Qualora la delibera di approvazione dei bilanci impugnata dal socio sia sostituita da una successiva delibera di nuova approvazione dei medesimi bilanci, non impugnata, viene meno l’interesse ad agire per l’annullamento della prima, perché la delibera sostitutiva, ancorché eccepita come invalida, resta efficace nell’ambito endosocietario finché non sia annullata. Nel giudizio relativo alla prima delibera non possono pertanto essere esaminate le censure relative all’invalidità della delibera sostitutiva, e il giudice deve limitarsi a verificare l’effettiva portata sostitutiva della seconda delibera. Il rinnovo integrale del bilancio da parte dell’assemblea è sempre ammissibile quando si sia verificato un vizio che ne implica l’invalidità.

Quando la sostituzione della delibera impugnata interviene dopo la notificazione della citazione, i motivi di impugnazione vanno esaminati ai fini del regolamento delle spese ai sensi dell’art. 2377, comma 8, c.c., che vanno poste a carico della società se le censure sarebbero state fondate.

Il potere-dovere di controllo del notaio previsto dall’art. 2436 c.c., applicabile alle s.r.l. per il rinvio dell’art. 2480 c.c., riguarda soltanto le delibere da lui verbalizzate soggette a iscrizione nel registro delle imprese, e non la delibera di approvazione del bilancio, che va soltanto allegata al bilancio, pubblicato mediante deposito ai sensi dell’art. 2435 c.c.; il rifiuto del notaio di chiedere l’iscrizione della delibera di aumento del capitale non incide pertanto sulle delibere di approvazione dei bilanci adottate nella medesima assemblea. Il vizio derivante dal mancato accoglimento della richiesta di rinvio dell’assemblea deve essere fatto valere dai soci mediante l’impugnazione delle delibere.

Non sussiste la responsabilità dell’emittente per il danno da investimento quando gli acquisti delle azioni siano stati effettuati dopo il disvelamento del vero in merito alle precedenti false comunicazioni sociali, perché le successive informazioni rese al mercato [nella specie, comunicati stampa sulla correzione degli errori contabili ai sensi dello IAS 8, prospetti pro forma allegati al bilancio con la contabilizzazione alternativa di operazioni in derivati, comunicazioni integrative ai sensi dell’art. 114, comma 4, TUF e relazione degli amministratori all’assemblea], pur senza correggere l’errore contabile, lo privano degli effetti ingannevoli e rendono conoscibile al mercato la reale situazione dell’emittente, con conseguente carenza del nesso causale ai sensi dell’art. 1223 c.c. tra le condotte censurate e il pregiudizio lamentato.

Quando l’emittente abbia reso informazioni complete e idonee a orientare le decisioni di investimento, ancorché connotate da elevata tecnicità, i rischi connessi restano a carico dell’investitore, la cui eventuale tutela va ricercata nel rapporto con l’intermediario.

Non è decettivo il prospetto di aumento di capitale che illustri il progressivo deterioramento della qualità del credito, i rischi connessi all’esito dell’esame della qualità degli attivi da parte dell’autorità di vigilanza e l’eventuale necessità di ulteriori interventi di patrimonializzazione con effetti diluitivi; le rettifiche di valore dei crediti deteriorati conseguenti all’introduzione, da parte degli organi ispettivi, di criteri vincolanti e automatici in luogo di criteri discrezionali non dimostrano di per sé la falsità delle precedenti valutazioni di bilancio, governate da una sensibile discrezionalità tecnica.

In applicazione del principio della ragione più liquida, la causa può essere decisa sulla base della carenza del nesso causale, assorbente rispetto alle questioni di legittimazione e di prescrizione, anche se logicamente subordinata.

La decisione del produttore di non rinnovare il contratto di distribuzione esclusiva alla scadenza e di affidare la distribuzione ad altri operatori costituisce boicottaggio primario, che non è di per sé illecito in quanto espressione di autonomia negoziale e integra l’illecito concorrenziale ex art. 2598, n. 3, c.c. soltanto quando provenga da un’impresa titolare di una posizione dominante sul mercato di riferimento. Spetta quindi all’attore allegare e provare il mercato rilevante, sotto il profilo del prodotto e geografico, e la posizione dominante del produttore; tale posizione va esclusa quando nel mercato operi una pluralità di produttori concorrenti, per alcuni dei quali lo stesso distributore escluso svolga attività di distribuzione.

La realizzazione di un illecito antitrust per abuso di posizione dominante presuppone che l’autore della condotta rivesta una posizione dominante nel mercato di riferimento e che la condotta rappresenti uno sfruttamento abusivo di tale posizione; entrambe le condizioni debbono essere oggetto di positivo accertamento. L’esistenza di una posizione dominante non è di per sé illecita, essendo vietato soltanto il suo abuso; sull’impresa che ne sia titolare grava una speciale responsabilità, che le impedisce di adottare comportamenti generalmente consentiti in un regime di libero mercato e le impone scelte atte a favorire lo sviluppo di una concorrenza assente o indebolita.

Non costituiscono segreti commerciali tutelabili ex art. 98 c.p.i. gli elenchi di strutture sanitarie, corredati dei nominativi dei medici e talvolta di recapiti telefonici o di posta elettronica, privi di dati sulle offerte formulate, sulle trattative in corso, sui contratti stipulati e sui prodotti forniti, perché non offrono informazioni commerciali qualificate idonee ad attribuire al concorrente un significativo vantaggio competitivo; né costituiscono know-how del distributore i dati sulle installazioni dei prodotti presso i clienti finali che il contratto di distribuzione gli imponeva di trasmettere al produttore.

L’imprenditore che si avvalga della collaborazione di un soggetto che abbia violato l’obbligo di fedeltà verso il precedente committente non compie per ciò solo atti di concorrenza sleale, perché occorre l’appropriazione, per il tramite del collaboratore infedele, di notizie riservate nell’esclusiva disponibilità del concorrente. La predisposizione di offerte di vendita per conto del concorrente da parte dell’ex collaboratore, non vincolato da patti di non concorrenza, rientra quindi nell’utilizzo lecito delle competenze e delle conoscenze proprie del suo patrimonio professionale, in mancanza della prova dello sfruttamento di informazioni qualificate o di trattative avviate dal precedente committente.

Non può considerarsi illecita l’utilizzazione del valore aziendale costituito esclusivamente dalle capacità professionali dell’ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona, perché altrimenti si vanificherebbe la libertà del lavoratore e si attribuirebbe al precedente datore di lavoro una rendita parassitaria. Integra invece concorrenza sleale l’appropriazione e l’utilizzo da parte dell’ex dipendente di un complesso organizzato e strutturato di informazioni aziendali che, pur non costituendo segreti commerciali, superi la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo e configuri una banca dati capace di fornire al concorrente un vantaggio competitivo.

L’art. 2598 c.c. non vieta a chi intenda operare sul medesimo mercato del precedente datore di lavoro di intrattenere relazioni commerciali con gli stessi interlocutori, mentre è illecito servirsi della rete commerciale e dei contatti del concorrente per intrattenere rapporti unicamente o in misura considerevole con i suoi fornitori e clienti. L’illiceità va desunta dalla manovra complessivamente attuata per danneggiare il concorrente o per approfittare sistematicamente del suo avviamento: è contraria alla correttezza professionale l’acquisizione sistematica dei clienti del precedente datore di lavoro resa possibile dalle conoscenze riservate acquisite, mentre è fisiologico che il nuovo imprenditore acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni di quei clienti.

La sottrazione di dati dagli archivi informatici di un concorrente contenenti un mero schedario nominativo dei clienti (mailing list), privo di altri dettagli utili e qualificanti per l’attività aziendale, e la rivelazione a terzi e l’utilizzo dei medesimi dati costituiscono condotte idonee ad attuare un contatto finalizzato a un eventuale storno di clientela, ma non attengono né interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale.

Non integra concorrenza sleale per storno di dipendenti il passaggio di lavoratori al concorrente quando i dipendenti dimissionari siano stati assunti da poco, privi di competenze specifiche e facilmente sostituibili, e le dimissioni siano motivate da giusta causa per ragioni imputabili al datore di lavoro [nella specie, mancato pagamento delle retribuzioni o spostamento della sede di lavoro], perché in tal caso la fuoriuscita del personale è inidonea a disgregare l’organizzazione aziendale dell’impresa che lamenta lo storno; spetta a quest’ultima allegare e provare che l’uscita dei dipendenti abbia reso impossibile il regolare adempimento delle obbligazioni assunte con i clienti o messo a repentaglio la continuità aziendale.

Grava sull’impresa che lamenta lo storno l’onere di provare l’effettivo passaggio dei dipendenti dimissionari alle dipendenze del concorrente o di un soggetto a esso correlato, che non risulta dai soli moduli di recesso dal rapporto di lavoro né dalla dichiarazione unilaterale di un professionista di parte; è priva di efficacia probatoria la serie di dichiarazioni di lavoratori di identico contenuto, dattiloscritte e soltanto sottoscritte, delle quali alcuni dichiaranti abbiano disconosciuto il contenuto.

L’atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. può essere compiuto da un terzo interposto che agisca per conto del concorrente; non occorre un pactum sceleris, essendo sufficiente l’esistenza di una relazione di interessi tra l’autore dell’atto e l’imprenditore avvantaggiato, in presenza della quale entrambi rispondono in solido a titolo di concorrenza sleale, mentre in sua mancanza l’attività del terzo può integrare soltanto un illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c. La mera coincidenza parziale tra i soci delle due società non basta a dimostrare tale relazione di interessi.

Il passaggio di lavoratori da un’impresa a una concorrente rientra nella fisiologica mobilità dei fattori della produzione, espressione dei principi di libera iniziativa economica e di libera circolazione dei lavoratori. Lo storno di dipendenti è illecito quando l’attività di sottrazione del personale sia posta in essere con modalità non giustificabili in rapporto ai principi di correttezza professionale se non supponendo nell’autore l’intento di disgregare in modo traumatico l’efficienza dell’organizzazione aziendale del concorrente e di procurarsi un vantaggio competitivo indebito, non bastando la consapevolezza di poter recare danno; rilevano, a tal fine, la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell’organigramma, le difficoltà di sostituzione e le modalità adottate per indurre i dipendenti al passaggio.

Non sussiste il fumus per la concessione della descrizione, né delle misure cautelari, rispetto all’attività di ricerca svolta da un’università nell’ambito di un progetto sperimentale destinato tutt’al più alla realizzazione e sperimentazione di un prototipo, anche se avente a oggetto l’invenzione brevettata, perché opera l’eccezione dell’art. 68, comma 1, lett. a-bis), c.p.i. Il discrimine tra attività sperimentale lecita e illecita non risiede negli scopi commerciali dello sperimentatore, impliciti in una certa misura nella ricerca, ma nell’idoneità astratta della sperimentazione a conseguire un progresso tecnico, salvi i diritti del titolare sulle invenzioni dipendenti; la mera eventualità che i risultati della ricerca siano in futuro utilizzati dall’impresa partner per realizzare prodotti contraffattori non giustifica un giudizio di illiceità.

Una volta brevettata, l’invenzione non può ritenersi segreta o riservata, perché la disciplina brevettuale si fonda sulla rivelazione della struttura dell’invenzione: le caratteristiche oggetto di brevettazione, a prescindere dalla validità del brevetto, non possono essere tutelate come segreti commerciali né essere soggette a vincoli di riservatezza tra le parti. Possono continuare a essere protette come know-how segreto soltanto specifiche tecniche ulteriori, non desumibili dal testo brevettuale né comprese nello stato della tecnica, delle quali il ricorrente deve allegare la sussistenza, il contenuto e la rilevanza ai sensi dell’art. 98 c.p.i.

Quando venga lamentata la violazione di segreti commerciali ex artt. 98 e 99 c.p.i., è onere del ricorrente depositare in giudizio sin dalla proposizione del ricorso, eventualmente in forma secretata, le informazioni costituenti il know-how segreto di cui assume l’illecita sottrazione o utilizzazione, con una sintetica descrizione dei requisiti dell’art. 98 c.p.i. L’assolvimento di tale onere è necessario per la delibazione delle domande cautelari, per la verifica dei presupposti di accesso alla descrizione e per il suo corretto espletamento, perché consente di accertare se le informazioni tutelabili si trovino effettivamente nella disponibilità del resistente o siano state da questo utilizzate in difformità dagli accordi, anche quando la conferma della descrizione si limiti al vaglio esterno dei documenti raccolti.

La nozione contrattuale di «informazioni proprietarie» contenuta in un accordo di riservatezza (NDA), che comprenda tutte le informazioni qualificate come tali dalla parte che le divulga, indipendentemente dall’adozione di ragionevoli misure di segretezza e senza garanzie sulla loro accuratezza e completezza, non coincide con quella di segreto commerciale tutelabile ex art. 98 c.p.i., perché vi rientrano informazioni la cui divulgazione rileva soltanto come inadempimento contrattuale. La genericità dell’NDA non consente quindi di individuare il know-how segreto per la cui tutela si chiede la descrizione.

La descrizione giudiziale ex art. 129 c.p.i. è un rimedio di istruzione preventiva finalizzato all’accertamento delle violazioni dei diritti di proprietà industriale, e non di violazioni riconducibili unicamente a inadempimenti contrattuali o ad atti di concorrenza sleale non interferente. L’accesso al rimedio richiede quindi un vaglio, sia pure sommario, della titolarità in capo al ricorrente delle privative e della loro violazione, perché la descrizione pone delicati problemi di tutela della riservatezza delle informazioni del resistente massivamente acquisite e consente un accesso privilegiato alla prova dell’illecito.

La clausola arbitrale contenuta nei contratti di fornitura tra le parti non esclude la giurisdizione del giudice ordinario sul ricorso per descrizione e misure cautelari, attesa la natura cautelare del procedimento e l’allegazione di violazioni non solo contrattuali ma anche extracontrattuali.

La descrizione giudiziale rappresenta un rimedio sia di istruzione preventiva, in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al giudizio di merito cui è direttamente strumentale, sia di natura cautelare, essendo la sua concessione subordinata all’allegazione di fatti e circostanze in base ai quali poter ritenere, sulla scorta di un giudizio ex ante e non ex post, ragionevole il sospetto circa i denunciati illeciti.

Nel procedimento cautelare per contraffazione di marchio non è fondata, alla stregua della valutazione sommaria propria di questa fase, l’eccezione di nullità dei marchi del ricorrente per registrazione in mala fede quando sia provata soltanto la conoscenza, da parte del registrante, della denominazione sociale del proprio fornitore estero, utilizzata esclusivamente nel paese d’origine, nell’ambito di un rapporto di distribuzione risalente, e manchi invece la prova dell’utilizzazione del segno nel territorio dell’Unione europea anteriormente alla registrazione, della preparazione della sua registrazione da parte del fornitore al momento del deposito, o di una notorietà in fieri del segno nell’Unione.

Il divieto di registrazione in mala fede presenta un elemento specializzante rispetto alla registrazione del non avente diritto, costituito dalla consapevolezza dell’imminenza del perfezionamento della fattispecie acquisitiva della privativa da parte di chi, avendo il merito del valore del segno, sia in procinto di registrarlo. La lesione dell’interesse altrui tale da giustificare la nullità ex art. 19, comma 2, c.p.i. può configurarsi anche quando la privativa sia conseguita su un segno la cui notorietà sia in fieri e che si accinga quindi a costituire un’anteriorità atta a precludere la registrazione ai sensi dell’art. 12, lett. a), c.p.i.: in tal caso è leso l’interesse del preutente al conseguimento dell’esclusiva, dipendente dal preuso non puramente locale del segno.

La mala fede del richiedente può essere affermata soltanto in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che, al momento del deposito, egli intendesse pregiudicare in modo non conforme alla correttezza professionale gli interessi di terzi, oppure ottenere un diritto esclusivo per scopi estranei alle funzioni del marchio, perché la buona fede del depositante è presunta. La circostanza che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza da molto tempo, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per prodotti identici o simili non è sufficiente, di per sé, a dimostrarne la mala fede.

In applicazione del principio di proporzionalità e gradualità delle misure cautelari dell’art. 124 c.p.i., accertato il fumus della contraffazione all’esito della descrizione, può essere disposta l’inibitoria dell’uso del segno assistita da penale, mentre possono risultare sproporzionati, allo stato e salvo il persistere della condotta, il sequestro, il ritiro dal commercio, la distruzione delle merci e la pubblicazione del provvedimento; il blocco doganale delle merci può essere revocato una volta rimossi i segni contraffattori dalle confezioni. Il periculum è integrato dall’idoneità dell’uso illecito del marchio a provocare un’alterazione irreversibile degli equilibri di mercato, con sviamento di clientela, specie quando il resistente abbia già contattato potenziali clienti e programmato ulteriori importazioni.

Nel caso di descrizione disposta con decreto inaudita altera parte, l’udienza per la conferma, la modifica o la revoca della misura ha essenzialmente lo scopo di valutare la legittimità del provvedimento alla luce delle difese del resistente e del risultato della descrizione, senza scendere nel merito della lesione del diritto sostanziale. La verifica degli esiti ha perciò carattere esclusivamente formale, limitata a un vaglio esterno della tipologia dei dati e dei documenti raccolti, e si arresta alla loro rilevanza e pertinenza senza estendersi all’indagine del loro contenuto.

Ai fini della conferma della descrizione il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova utile o necessaria nel futuro giudizio di merito e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale; esso consiste nella sussistenza di un ragionevole sospetto della violazione e nella non pretestuosità della domanda e può ritenersi soddisfatto da un indice di probabilità della violazione più ridotto rispetto a quello richiesto per il sequestro o l’inibitoria. Il periculum in mora consiste nel pericolo di dispersione della prova, anche mediante soppressione od occultamento delle cose, dei documenti e delle informazioni di cui è richiesta la protezione.

Ai fini della conferma della descrizione chiesta a tutela di segreti commerciali, il ricorrente deve provare che le informazioni asseritamente sottratte fossero sottoposte a misure di protezione ragionevolmente adeguate, di carattere sia fisico sia giuridico; in difetto di tale prova, che non può essere sostituita dalle sole consulenze di parte, il decreto concesso inaudita altera parte va revocato. Non esonera il ricorrente da tale onere la circostanza che le informazioni siano state acquisite dal concorrente tramite un’agenzia investigativa o per effetto della trasmissione erroneamente effettuata dal consulente tecnico d’ufficio di un precedente procedimento, perché le modalità di acquisizione non dimostrano la segretezza delle informazioni [nella specie, la consulenza tecnica d’ufficio non aveva potuto valutare l’adeguatezza delle misure per mancanza di informazioni specifiche].

Spetta al ricorrente che invoca la tutela delle informazioni riservate ex art. 98 c.p.i. la prova delle condizioni cui la legge la subordina: che le informazioni siano soggette al legittimo controllo del detentore, sia esso l’ideatore o chi sia autorizzato a utilizzarle con il consenso del titolare; che siano segrete, nel senso che la loro acquisizione, quando possibile, richieda sforzi non indifferenti, superiori a quelli necessari per un’accurata ricerca; che abbiano valore economico, in quanto la loro acquisizione abbia richiesto uno sforzo economico che sarebbe presumibilmente necessario anche per duplicarle; che siano sottoposte a misure di segregazione, consistenti sia in una protezione fisica, assicurata da sistemi adeguati, sia in una protezione giuridica, assicurata da un’informazione adeguata ai terzi che vengono in contatto con le informazioni sul loro carattere riservato e sulla necessità di mantenerlo.

La mera conoscenza, da parte del registrante, della ragione sociale del proprio fornitore estero, nella quale compare il segno poi registrato come marchio, non è di per sé sufficiente a integrare la mala fede ex art. 19, comma 2, c.p.i., quando manchi la prova che il fornitore utilizzasse il segno come marchio, anche di fatto, o compisse attività preparatorie alla sua registrazione, e quindi la prova della consapevolezza del registrante di ledere un’altrui legittima aspettativa sul segno. Ai fini della mala fede rilevano soltanto gli elementi e i comportamenti esistenti al momento del deposito, sicché è irrilevante la domanda di registrazione o di annullamento presentata dal terzo molti anni dopo [nella specie, il segno era diffuso nel paese d’origine come nome comune di un prodotto e come parte di un cognome].

Il lungo rapporto commerciale tra il titolare del marchio e il fornitore estero, nel corso del quale quest’ultimo non si sia mai opposto all’uso del segno né abbia rivendicato diritti su di esso, manifesta la conoscenza e l’acquiescenza del fornitore alla titolarità del marchio in capo al registrante, più che la mala fede di questi. Il contratto di licenza con cui il titolare abbia concesso al fornitore l’uso del marchio rileva in sede cautelare quale elemento indiziario dell’uso prolungato e dell’acquiescenza, a prescindere dalla sua efficacia, perché non viene in considerazione per le obbligazioni che ne derivano.

Si configura la registrazione di marchio in mala fede quando il depositante, già a conoscenza dell’altrui scelta di registrare un marchio, preceda l’interessato nel perfezionamento della fattispecie acquisitiva del diritto, ledendone non la posizione giuridica, che ancora non esiste, ma la legittima aspettativa verso un segno il cui valore è ascrivibile a un soggetto diverso dal registrante. La mala fede costituisce un’autonoma causa di nullità, che abbraccia le ipotesi in cui si intenda consapevolmente ledere la legittima aspettativa di altri sul segno in una prospettiva anticoncorrenziale, nonché quelle di accaparramento dei marchi volto a creare intralcio ai concorrenti; la semplice conoscenza del segno altrui non è decisiva, occorrendo tener conto delle specifiche circostanze in cui è avvenuta la registrazione.

La mala fede non si presume e deve essere provata da chi ne invoca l’esistenza, mediante indizi gravi, precisi e concordanti della consapevolezza del registrante della concreta volontà del terzo di utilizzare e sfruttare il segno come marchio d’impresa, quali il compimento di attività preparatorie alla registrazione o di investimenti per il miglioramento e la diffusione del segno nel pubblico.

La legittimazione a proporre l’azione di nullità del marchio ex art. 122 c.p.i. spetta a chiunque vi abbia interesse, ma non si estende alla generalità dei consociati, perché non è prevista un’azione popolare di nullità dei titoli di privativa: occorre un interesse di natura commerciale, normalmente riscontrabile negli operatori economici del settore cui la privativa si riferisce, interessati a non essere ostacolati dalla presenza di un marchio nullo. Tale interesse sussiste in capo al diretto concorrente del titolare, che operi nel medesimo segmento di mercato e intenda utilizzare il segno.

Il vizio della procura alle liti rilasciata all’estero, priva della legalizzazione consolare richiesta per gli atti formati in uno Stato non aderente alla Convenzione dell’Aja del 1961, è sanabile ai sensi dell’art. 182 c.p.c. con il successivo deposito della procura legalizzata nel termine assegnato dal giudice.

La notificazione del ricorso per reclamo cautelare alla parte personalmente, anziché al procuratore costituito, non è inesistente ma nulla, e la nullità è sanata dalla tempestiva costituzione della parte destinataria ai sensi degli artt. 156, comma 2, e 291, comma 1, c.p.c.