Sentenze con tag: penale

La protezione provvisoria conferita dalla domanda di brevetto europeo sorge ex lege dalla data della sua pubblicazione e, una volta depositata o notificata la traduzione italiana delle rivendicazioni ai sensi dell’art. 54 c.p.i., opera con effetti retroattivi da quella data, perché la traduzione non determina la nascita del diritto ma ne condiziona soltanto l’azionabilità davanti al giudice italiano. Ne consegue che integra contraffazione anche la condotta [di fabbricazione e commercializzazione] posta in essere dopo la pubblicazione della domanda e prima del deposito della traduzione.

Il diritto di esclusiva derivante dalla domanda di brevetto pubblicata è opponibile a chiunque dalla data della pubblicazione, perché la conoscibilità della domanda impone all’operatore diligente di verificare la propria libertà di attuazione; l’ignoranza della domanda da parte del contraffattore può rilevare, al più, ai fini della quantificazione del danno o dell’elemento soggettivo in sede penale, ma non esclude la configurabilità dell’illecito civile di contraffazione.

La penale prevista dall’art. 124 c.p.i. può essere disposta anche quando la violazione si sia esaurita in un solo atto [la vendita di un unico macchinario], perché essa ha la funzione di assicurare l’osservanza futura dell’inibitoria e la cessazione di ogni attività illecita.

L’opera cartografica è protetta dal diritto d’autore quando consista in una rielaborazione originale e personale degli elementi geografici presenti sul territorio [carta panoramica delle Dolomiti, caratterizzata da colori vivaci, da una particolare scelta prospettica e da uno stile volto ad accentuare la percezione tridimensionale della catena montuosa]. Ne costituisce riproduzione illecita la stampa dell’immagine su oggetti souvenir, senza che rilevino, ai fini della riconoscibilità dell’opera, l’aggiunta di scritte in rilievo o la diversa tonalità dei colori dovuta al tipo di stampa e al supporto utilizzato.

In sede cautelare la titolarità dei diritti di sfruttamento economico dell’opera può ritenersi provata sulla base delle pubblicazioni del titolare che la riproducono e delle autorizzazioni all’utilizzo concesse a terzi, quando il resistente si limiti a contestarne la rilevanza senza fornire prova contraria [il resistente aveva ricevuto il file dell’immagine per una stampa autorizzata dal titolare in favore di un terzo].

La somma dovuta per ogni violazione o inosservanza dell’inibitoria ai sensi dell’art. 156, comma 1, l.d.a. ricalca la misura dell’astreinte e funge da strumento di coazione indiretta all’adempimento di obblighi infungibili di fare o di non fare; essa deve essere idonea a rendere economicamente svantaggiosa l’inottemperanza e, al tempo stesso, rapportata all’interesse del titolare all’adempimento, anche in considerazione delle conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e non patrimoniali, dell’inadempimento. Non è invece proporzionato, in sede cautelare, l’ordine di ritiro dal commercio dei prodotti già ceduti a terzi.

Ai fini dell’inibitoria prevista dall’art. 2599 c.c. è sufficiente la potenziale attitudine della condotta a danneggiare l’impresa concorrente, senza necessità di provare che l’illecito sia ancora in atto; il comando deve però essere determinato nel suo contenuto, perché possa fondare l’esecuzione anche indiretta, e quando i supporti informatici acquisiti nel procedimento di descrizione non siano più disponibili può essere circoscritto all’uso dei disegni tecnici individuati negli elenchi allegati alla confessione dell’ex dipendente infedele.

Gli opportuni provvedimenti per eliminare gli effetti della concorrenza sleale previsti dall’art. 2599 c.c. costituiscono una sanzione atipica, che può comprendere anche misure previste per la tutela della proprietà industriale, da adottarsi secondo un criterio di rigorosa proporzionalità analogo a quello dell’art. 124, sesto comma, c.p.i. L’ordine di distruzione dei manufatti presuppone la prova, a carico del danneggiato, che essi siano ancora nella disponibilità del destinatario, e non può estendersi a elaborati derivati non individuabili a priori, mentre la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 2600, secondo comma, c.c. prescinde dalla prova del danno.

Il danno da concorrenza sleale va provato secondo le regole ordinarie e non è dimostrato dal prospetto del fatturato realizzato dal concorrente con i clienti comuni, in mancanza della contabilità del danneggiato da cui ricavare la flessione del fatturato o della clientela; la liquidazione equitativa non può supplire all’inerzia probatoria del danneggiato, e il danno all’immagine non può essere affermato in re ipsa.

La responsabilità dell’ex dipendente per concorrenza sleale può essere affermata anche in assenza di un patto di non concorrenza quando siano commesse pratiche commerciali scorrette, idonee a realizzare uno sviamento della clientela dell’ex datore di lavoro mediante condotte abusive e a procurare un illecito vantaggio competitivo, come la rappresentazione ai clienti, facendo leva sulla fiducia acquisita, di un mutamento della strategia commerciale e della logistica dell’ex datore di lavoro, per indurli a ritenere che il prodotto di un’altra impresa, fornito con diversa etichetta, sia identico al suo.

In tali casi la tutela risarcitoria successiva non è adeguata a contenere il pregiudizio, perché l’illecito espone l’ex datore di lavoro al rischio concreto di un calo delle vendite, della riduzione della quota di mercato e dell’annacquamento della capacità attrattiva del proprio prodotto, lesioni di difficile quantificazione e reintegrazione; l’inibitoria può imporre all’ex dipendente di contattare i clienti solo con modalità che esplicitino chiaramente l’interruzione del rapporto e l’estraneità dei nuovi prodotti.

Ai fini dell’obbligo di risarcimento previsto dall’art. 94, secondo comma, del reg. CE n. 2100/1994 non rileva lo stato soggettivo di buona o mala fede, essendo sufficiente la negligenza dell’autore della violazione, da valutarsi secondo la diligenza media dell’operatore del settore. L’imprenditore che commercia sementi è tenuto a verificare preventivamente, anche tramite le banche dati pubblicamente accessibili agli operatori, se la varietà che intende riprodurre o commercializzare sia protetta, e non vale a escludere la negligenza il fatto che il venditore non abbia segnalato tale circostanza.

In forza dell’art. 97, primo comma, del reg. CE n. 2100/1994, che rinvia alla legislazione nazionale per il rimborso del vantaggio ottenuto dall’autore della violazione, il titolare della privativa comunitaria per varietà vegetale può ottenere ai sensi dell’art. 125 c.p.i. la restituzione degli utili conseguiti dal contraffattore nella misura in cui eccedano il risarcimento del lucro cessante.

La transazione conclusa dal licenziatario non esclusivo con alcuni dei contraffattori non è opponibile al titolare che non vi abbia partecipato, perché la solidarietà attiva tra più creditori sussiste solo se espressamente prevista da un titolo negoziale e la medesima condotta può ledere interessi distinti del titolare del diritto di esclusiva e del licenziatario; ai sensi dell’art. 104 del reg. CE n. 2100/1994 la legittimazione ad agire spetta al titolare, mentre il licenziatario non esclusivo ha soltanto il diritto di intervenire nelle cause da questi promosse.

Non può essere accordato al titolare un ulteriore risarcimento a titolo di concorrenza sleale quando la condotta prospettata coincida con quella contraffattoria già integralmente risarcita, per evitare duplicazioni risarcitorie.

L’uso pacifico da parte di una società del marchio registrato da un terzo, ancorché partecipe dell’attività sociale, può far presumere una licenza d’uso, ma non un trasferimento della titolarità del marchio alla società; non può pertanto essere inibito l’uso del marchio alla diversa società cui il titolare lo abbia successivamente ceduto.

Integra concorrenza sleale, in quanto condotta non conforme ai principi di correttezza professionale, la concatenazione di comportamenti in mala fede di soci, dipendenti e titolare del marchio volti a svuotare in poco tempo l’attività della società, trasferendo il marchio a una nuova società da essi costituita, contattando i clienti per presentarla come nuova società di riferimento, trattenendo parte della merce e modificando le credenziali informatiche e l’intestazione del dominio aziendale, perché crea confusione nella clientela e ostacola l’esecuzione dei contratti stipulati quando l’uso del marchio era legittimo. Tali condotte non sono giustificate dalle contestazioni rivolte all’amministratore della società per distrazioni di denaro, contro le quali l’ordinamento offre specifici strumenti giudiziari, e la pubblicazione del provvedimento, avente funzione prevalentemente sanzionatoria, non è disposta in sede cautelare.

Integra contraffazione ai sensi dell’art. 20, primo comma, lett. b), c.p.i. l’uso, per promuovere prodotti affini a quelli delle imprese licenziatarie, di un segno che riproduce in modo identico la componente figurativa di un marchio concesso in licenza alle sole imprese che rispettano determinati standard, anche con l’aggiunta di una scritta, perché il pubblico è indotto a ritenere che sussista un legame commerciale con il titolare o che i prodotti provengano da imprese licenziatarie. Resta irrilevante l’ignoranza dell’appartenenza del marchio al titolare, perché l’azione di contraffazione ha natura reale e la responsabilità del contraffattore è indipendente da connotazioni soggettive.

La rimozione spontanea dei contenuti contraffattivi dal sito internet non determina la cessazione della materia del contendere, permanendo l’interesse del titolare all’inibitoria al fine di evitare possibili reiterazioni. Il periculum è integrato dal rischio di danno all’immagine del titolare, che seleziona le licenziatarie secondo rigidi parametri qualitativi, e di diluizione del marchio, mentre l’oscuramento o il sequestro del sito web è misura sproporzionata quando l’inibitoria dell’uso del marchio sia idonea a tutelarne le ragioni.

Difetta il presupposto della concorrenzialità, e con esso la tutela ex art. 2598 c.c., tra il titolare di un marchio che non commercializza i prodotti contraddistinti ma si limita a concederlo in licenza e l’impresa che ne fa uso non autorizzato, perché il rapporto di concorrenza sussiste soltanto con le licenziatarie, le sole legittimate a far valere la concorrenza sleale.

Risolto il contratto di franchising per inadempimento dell’affiliato, il suo perdurante uso del marchio dell’affiliante come insegna, nelle vetrofanie e sui portali immobiliari viola l’obbligo contrattuale di cessarne l’utilizzazione e integra al tempo stesso un illecito extracontrattuale, che il licenziatario esclusivo del marchio è legittimato a far valere erga omnes, perché con la risoluzione è venuto meno il titolo che autorizzava l’uso.

L’uso illegittimo del marchio altrui genera un pregiudizio tendenzialmente irreparabile, perché l’effetto confusorio prodotto dal contraffattore è difficilmente recuperabile anche quando resti limitato all’ambito locale e perché nel giudizio di merito sarebbe impossibile determinare con esattezza il pregiudizio arrecato all’immagine e agli interessi del titolare. L’inibitoria, misura anticipatoria che non richiede l’instaurazione del giudizio di merito, può quindi essere concessa con la fissazione di una penale per ogni violazione e giorno di ritardo. La distruzione del materiale promozionale e di vendita recante il marchio va invece negata quando il ricorrente non fornisca elementi che ne consentano l’esatta individuazione e non sia dimostrato che il materiale sia ancora nella disponibilità del contraffattore e da lui utilizzato.

L’imitazione servile consiste nella riproduzione pedissequa della forma esteriore del prodotto del concorrente idonea a ingenerare confusione, e deve ricadere sulle caratteristiche individualizzanti che ricollegano il prodotto a una determinata impresa; le forme imitate devono essere arbitrarie e dotate di originalità e capacità distintiva, e non funzionali, restando escluse le forme comuni o standardizzate che non abbiano acquistato valore individualizzante. Il rischio di confusione va valutato con un giudizio sintetico, dal punto di vista del consumatore di riferimento e in rapporto al mercato in cui operano i concorrenti; quando le calzature sono vendute soltanto online, le differenze di pellame o di colore non sono percepibili dall’acquirente, e la confusione è accresciuta dalla presentazione del prodotto come identico all’originale.

Integra contraffazione del marchio altrui, ai sensi dell’art. 20, primo comma, lett. a) e b), c.p.i., l’uso del marchio rinomato del concorrente nel titolo delle offerte in vendita dei propri capi e come chiave di ricerca nel proprio sito di commercio elettronico, perché induce il consumatore a ritenere che si tratti di prodotti del titolare o che vi sia un legame commerciale con esso.

La dichiarata cessazione della commercializzazione dopo la notifica del ricorso non esclude il periculum in mora, che sussiste quando la condotta fosse attuale al momento del deposito e vi sia pericolo di ripetizione, e consiste nell’indebolimento della capacità distintiva del marchio; l’inibitoria può essere assistita da penale per ogni prodotto venduto in violazione e dalla pubblicazione del provvedimento, anche sul sito del contraffattore e in lingua inglese quando l’offerta sia rivolta al mercato estero.

L’ordinanza di rigetto di un’istanza cautelare non forma un “giudicato cautelare” opponibile in un diverso procedimento e non preclude una successiva domanda d’urgenza fondata su fatti nuovi e reiterati, tanto più quando le posizioni processuali e sostanziali delle parti risultino invertite rispetto al giudizio precedente.

La tutela del marchio di fatto, che ha per oggetto il segno che contraddistingue il servizio e non il format dell’intrattenimento, presuppone l’accertamento in concreto della sua effettiva utilizzazione e dell’acquisizione di un ruolo distintivo: un uso limitato nel tempo e nello spazio può consolidare al più un preuso locale, inidoneo a invalidare il marchio successivamente registrato da altri, e non consente di invocare la nullità per registrazione in mala fede ex art. 19, comma 2, c.p.i., norma di chiusura riservata alle ipotesi residuali di chi anticipi il deposito per sottrarlo a chi aveva già manifestato l’intento di registrarlo o usurpi un segno la cui notorietà sia in fieri.

Accertata la contraffazione del marchio registrato, l’inibitoria va limitata tenendo conto del consenso implicito all’uso prestato dal titolare per un determinato ambito territoriale, come per il marchio figurativo «Señorita» per serate a tema, riprodotto dai resistenti con la stessa lettera S corsiva e la stessa tilde o in una versione solo «modernizzata», priva di novità, e inibito salvo che per gli eventi nel territorio di Soverato, dove il titolare aveva collaborato con loro; la passata tolleranza non esclude il periculum, che si desume anzi dalla prosecuzione dell’uso anche fuori stagione, con penale per ogni violazione, mentre il numero esiguo e la dimensione locale degli eventi escludono la pubblicazione del provvedimento.

Nel procedimento cautelare in materia industriale, la dichiarazione di adempiere o la spontanea cessazione della condotta contestata dopo la proposizione del ricorso non fanno venir meno automaticamente il periculum in mora, poiché il resistente potrebbe riprendere la condotta senza incorrere in sanzioni; il giudice deve compiere una valutazione prognostica sull’attuale persistenza del pericolo alla luce delle circostanze del caso, e può dichiarare cessata la materia del contendere sulle domande cautelari diverse dalla descrizione quando il rivenditore, non produttore del prodotto contestato, si impegni in udienza a non commercializzarlo e a distruggerne le giacenze, con la promessa di una penale per ogni futura violazione di importo pari a quello richiesto nel ricorso.

All’udienza di conferma della descrizione disposta inaudita altera parte ai sensi dell’art. 129 c.p.i., il giudice valuta la legittimità del provvedimento alla luce delle difese del resistente e del risultato della descrizione, senza entrare nel merito della lesione del diritto: la verifica degli esiti ha carattere formale, limitata alla rilevanza e pertinenza degli elementi acquisiti e alla loro astratta idoneità a fondare nel giudizio di merito la prova della violazione, e il periculum rilevante non è quello incombente sul diritto sostanziale, ma quello di dispersione delle prove nelle more del giudizio di merito. La descrizione va confermata quando il suo esito ne riveli il carattere non esplorativo, tanto più se il resistente non si opponga; il giudice autorizza i soli difensori, con esclusione della parte ricorrente, ad accedere ai documenti acquisiti e a estrarne copia nel rispetto del segreto professionale.

Integra contraffazione ai sensi dell’art. 20, primo comma, lett. b), c.p.i. l’uso, nel menù di un locale per contrassegnare un panino vegano, di un segno figurativo che riproduce il marchio concesso in licenza, dietro pagamento di royalties, ai soli operatori che aderiscono agli standard di certificazione dell’Associazione Vegetariana Italiana, divergendone solo per l’inserimento in un cerchio. Il rischio di confusione discende dall’ampia diffusione sul mercato di un marchio associato al rispetto di determinati standard qualitativi, perché il segno simile ingenera nel consumatore l’affidamento che la qualità dei prodotti sia stata previamente verificata dal soggetto accreditato a certificarne la conformità.

Il periculum in mora è ravvisabile nello svilimento del marchio, pregiudizio non adeguatamente ristorabile per equivalente. L’inibitoria può essere assistita da una penale commisurata all’entità delle royalties, con un termine per il ritiro del materiale contraffattorio, e la natura anticipatoria della misura impone la liquidazione delle spese secondo la soccombenza.